發明專利申請
臺北高等行政法院(行政),訴字,91年度,3368號
TPBA,91,訴,3368,20031204,1

並未揭示或教導系爭案可更平均分配兩匯流排負載之技術特徵，相較於該先前技 藝80C51 CPU，系爭案確具進步性云云。訴願決定意旨除指出原處分引證之技術 8051 IC係來自金華（「全華」之誤寫）科技圖書股份有限公司八十年十月再版 之「8051/8052系列原理介紹與產品設計」附錄第八一三頁至八一六頁（即引證 資料）外，並以系爭案之技術特徵在於匯流排可個別程式化來只傳送位址、只傳 送資料、傳送位址及資料或既不傳送位址亦不傳送資料，而引證資料80C51 CPU 所具有的匯流排已具有同樣的技術；訴願理由所一再訴稱系爭案有更均等的負載 分配提供完全相同的位址／資料在不同匯流排乙節，實已揭示於引證資料之 80C51 CPU資料中；又80C51的EA等於0，和EA等於一，其位址範圍從0000H至 0FFFH是一樣的；一使用外部記憶體，一使用內部記憶體，一樣使用不同的內外 匯流排，達到均等的負載分配；系爭案與之相較，係屬運用申請前既有之技術或 知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，業據被告九十一年五月一日（九一 ）智專三（二）０四０五九字第Ｚ0000000000號訴願答辯書論明在卷 。從而，被告所為系爭案應不予專利之處分，洵無違誤，應予維持。至原告訴稱 系爭案在美國之相應案已獲准專利乙節，查各國專利法制及審查基準不一，尚難 以此比附援引等語為由，駁回其訴願。原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及 其爭點均如事實欄所載。
三、本院查：
㈠被告制訂之「專利審查基準」載明「判斷進步性之基本原則」，包括「申請專利 範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」（1-2-20頁參 照），並提示「審查上應注意事項」，包括「判定發明不具進步性時，原則上審 查委員應引證具體的既有之技術、知識資料」，如「該既有之技術、知識為習知 或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者」，雖「不在此限」，惟審定書內 仍需充分說明（1-2-27頁參照）。被告於審查時從未具體指出據以核駁之引證技 術之出處，其於八十八年七月二十二日以智專（八）○四○三○字第一二四八九 六號再審查案核駁理由先行通知書提到引證技術時，僅約略記載「依圖二、圖三 之方塊圖，data Bus和位址Bus係共用，此點和一般8088、8051之cpu係同樣技術 」，有通知書影本附本院卷準備程序筆錄後可稽，其中所謂「圖二、圖三之方塊 圖」應係指系爭案之圖示。迨被告於九十一年一月三日以（九一）智專三（二） ０四０五九字第０九一八七０００００四號專利再審查核駁審定書（即原處分） ，為應不予專利之處分時，亦僅約略介紹引證技術「8051 IC」之特徵，有如前 述，且未就系爭案之四個請求項（參見原處分卷第一○九至一一一頁）各別判斷 其進步性，顯然違背上開審查基準，有理由不備之瑕疵。 ㈡按理由不備（違反程序或方式規定）之行政處分，依行政程序法第一百十四條第 一項第二款，固得於事後記明理由而補正之，但依同法條第二項規定，此補正僅 得於訴願程序終結前為之。本件原處分既有理由不備之瑕疵，被告卻於訴願答辯 時僅引述原處分理由（參見訴願卷第三十七頁），仍未具體指出據以核駁之引證 技術之出處及充分說明其技術內容，並與系爭案之四個請求項逐一比對，致原告 到訴願程序終結前仍無從獲得充足資訊以便提出申復、修正或答辯，換言之，被 告此一未提供具體引證資料之行為，使得原告無法於審查階段及訴願階段適時提



出任何實質及有效之防禦方法，致遭核駁及訴願駁回之不利結果，違反了行政程 序法第一百零二條至一百零八條所規範之當事人參與原則。迨訴願決定作成時， 始由訴願機關於駁回理由中，依據被告檢送之原處分卷所附之資料，具體指出原 處分所引證之技術資料來自「金華科技圖書股份有限公司」八十年十月再版之「 8051/8052系統原理介紹與產品設計」附錄第八一三頁至八一六頁，惟其所載「 金華」科技圖書股份有限公司乃「全華」科技圖書股份有限公司之誤寫，使得原 告依此誤寫之「金華」名稱仍無從自行檢索到具體之引證技術內容，迨行政訴訟 階段始由被告機關處取得該引證資料（其過程詳見原告九十二年一月七日之起訴 補充理由狀及本院準備程序筆錄），可見被告至行政訴訟階段始充分揭露具體引 證資料，就此而言無異對原告形成突襲，實質上已違反前揭專利法第四十條第二 項所定「不予專利之情事，在審定前應先通知申請人，限期申復」之規定。 ㈢末按被告制訂之「專利審查基準」載明：「下位概念發明之公開，使上位概念發 明不具新穎性。上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但 藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，則不在此 限。」「由於選擇發明係選擇已知上位概念發明之下位概念的技術內容而作為構 成要件之發明，所以其構成要件之全部或部分，係涵蓋於已知發明之上位概念內 ，因此在一般觀念中，皆認為此選擇發明與已知發明係屬於同一發明；惟就選擇 發明選擇之下位概念的技術內容在已知發明中並未有具體揭示而言，事實上熟習 該項技術者參酌當時之技術、知識，亦未必能從已知發明之上位概念而導出該下 位概念之技術內容，以完成此選擇發明，如果此選擇發明所達成之功效，又比已 知發明之功效更為顯著，或能產生已知發明所未能預知之突出的技術特徵時，則 視為熟習該項技術者非能輕易完成者。」（1-2-6,1-2-24,1-2-25頁）查原告主 張引證技術8051是一種微處理器可以組裝在各個不同的系統內，要了解PORT的技 術確實定義仍必須參酌使用手冊或規格書，然後才可以實際組裝，不同公司生產 微處理器的命名可能不一樣，其細部的功能有可能不一樣；且8051是上位概念， 80C51是下位概念，其具體產品型號可能是80C51-1或80C51-2等等，例如INTEL 所生產的有8051、8052、80C51；被告所引的教科書資料也有80C51BH-1、-2等語 ，此為被告訴訟代理人於本院審查時所不爭執，並有Intel Corporation 1994年 二月出版之「MCS○51 MICROCONTROLLER　FAMILY USER'S MANUAL」、全華科技 圖書股份有限公司八十年十月再版之「8051/8052系統原理介紹與產品設計」 附錄第八一三頁至八一六頁在卷可稽。足見引證技術8051 IC係一上位概念之技 術範疇，對設計電子電路IC、CPU的電子技藝者，雖係習知技術，但對於下位概 念之發明，仍須引證具體之技術資料，始能精確地論證其是否具有新穎性，及是 否運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。原處分意 旨認系爭案所述之技術特性和8051 IC擁有的技術一樣，充其量僅能推論渠等應 用之上位概念相同而已。原告於行政訴訟中得悉原處分引證技術之具體內容後， 於九十二年一月七日以補充理由狀及圖表詳述系爭案如何與引證案不同而具有可 專利性等語在卷，被告未及於審定前依主管機關中立客觀之立場加以斟酌，自足 以影響其審定之結果。而本院審理之作用係基於司法審查之立場，事後回顧原處 分是否適法，包括其作成是否違反行政程序法，並非用以補正行政機關作成處分



時正當行政程序之欠缺，故本件自有使被告重為審查後再為處分之必要。四、綜上所述，被告就系爭案所為不予專利之處分，其踐行之程序既有如前述之瑕疵 ，妨害原告參與程序之權利，並足以影響到行政處分之形成，即難謂為適法之處 分，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不 合，應予准許。惟系爭申請案尚待被告依本院前述判決意旨，重新依具體之引證 資料及原告主張之理由詳細審查其是否符合專利要件，另為適法之處分，故原告 請求判決命被告即作成准予系爭案專利權之審定，並未達全部有理由之程度，依 行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告僅在請求命行政機關遵照本院判決之 法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。至兩 造其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。中　　華　　民　　國　　九十二　　　年　　　十二　　月　　　　四　　　　日 臺北高等行政法院 第三庭
審判長 法 官　姜素娥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　陳國成 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　九十二　　　年　　　十二　　月　　　　四　　　　日 書記官 余淑芬