述了系爭案質體的構築．．．又例如實例1 詳述了如何 培養CL83宿主細胞以及將系爭案的質體轉染進細胞中… …」、93年11月8 日行政訴訟補充理由狀第4 頁第㈡點 以下「被告於行政訴訟答辯書理由㈡宣稱『即使為習 用之步驟程序但需要高度繁複操作仍為【過度實驗】 』，這是其對『過度實驗』的錯誤解讀，與被告所公 布的生物相關發明審查基準對『過度實驗』的定義顯著 不同．．．」及94年8 月29日行政訴訟補充理由狀第9 頁第6 點以下「六、被告於再審查核駁審定書理由㈣中 所述『非經過度實驗無法取得微生物』之論點並無根據 」均一再說明根據系爭案說明書的揭示及引用的文獻， 那些製造系爭案微生物的方法對習於該項技術者而言是 可以瞭解其內容並可據以實施之技術理由。因此，系爭 案並無被告所稱「非經過度實驗無法取得」之情事。此 外，原告對於「該微生物為熟習該項技術者易於獲得」 已盡責使用大量文字進行解釋與說明並引用文獻證據支 持所述論點。但反觀被告之作為，其在原處分理由㈣中 卻僅以「非經過度實驗無法取得」等區區10個字且未提 供任何佐證支持其論點之前提下，即逕予核駁系爭案所 請。按行政訴訟法第136 條準用民事訴訟法第277 條規 定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證 之責任。」被告對於究竟為何「非經過度實驗無法取得 」乙事顯然未盡舉證之責任，而「非經過度實驗無法取 得」等區區10個字又豈可謂已備具理由，原處分認事用 法，實難令原告甘服。原處分中完全未提供任何「非經 過度實驗無法取得」之具體理由，故原處分顯屬理由不 備之違法。
⑶綜合前述說明，原處分並未提供為何「過於籠統廣泛」 、為何「不符實施例合理支持範圍」或為何「非經過度 實驗無法取得」之具體理由，原處分違反系爭案審查時 應適用之專利法第38條第2 項規定，顯屬理由不備之違 法。
㈡被告主張之理由：
1.原告起訴理由認為：「訴願階段所送修正本依經濟部經訴 字第88635436號訴願決定，有重行審酌之必要」，惟被告 於92年5月19日以核駁理由先行通知書，函請原告修正刪 除系爭案冷休克調控部分於引證案J.Bacteriol 178： 0000-0000,1996（Aug）及Genes Cells1：965-976,1996 （Nov）中揭示不具新穎性部分，原告於審定前92年7月17 日申復理由書中並未針對此點提出申復或修正（於該申復
理由㈠中雖指出該申復理由將於「近日內補呈」，然被告 經等待兩個月後，仍未見該補呈之理由，且與代理人聯絡 後，原告亦未有進一步之回覆，故依現有資料進行審查， 被告之審定並無違誤），而被告遲至訴願階段才另補送申 請專利範圍修正本，並刪除已揭示於引證案之相關申請專 利範圍第35項至61項，惟此次修正係於訴願階段提出，不 符專利法第44條之1之規定，參見最高行政法院92 判字第 431號判決，不得於訴願階段提修正，故起訴理由第1點為 無理由。
2.原告起訴理由認為：「再審查核駁理由含糊不明，難謂已 符專利法第38條第2項及行政程序法第5條之規定」，然被 告於92年5月19日核駁理由先行通知書中已告知原告應將 「第10至14項範圍合併至第1項中，以符系爭案技術特徵」 ，在92年11月20日審定書中再次告知，「不符實施例合理 支持範圍」已明確告知原告過廣之理由何在，原告於訴願 階段所提修正本主動合併第11、12項特徵至第1項，顯見 原告亦明白審定書所謂申請範圍過廣之理由何在及如何合 併修正，因此原告起訴理由為無理由。且有關微生物寄存 部分，原告認為已被熟習該項技藝者所習知並經常使用的 步驟應不視為需要「過度實驗」，然即使為習用之步驟程 序但需要高度繁覆操作仍為「過度實驗」，因此依審查基 準1-8-25頁中並無「例行的程序」一詞，而是「無須過度 實驗即可製得」則無須寄存，因此於92年5月19日核駁理 由先行通知書要求就有關微生物之申請依法必先予以寄存 ，若未寄存應刪除該請求項，並於92年11月20日審定書中 亦明白揭示系爭案質體等微生物是必須經過度實驗方可取 得者，非為易於獲得，應依法於申請前必須寄存，所以原 告起訴理由為無理由。
3.原告起訴理由認為：「應於審定前將理由清楚通知原告， 故違反專利法第40條第2 項」，但有關圖示說明部分，92 年11月20日審定書指明92年7 月17日修正說明書於修正後 ，「圖式說明」之圖1 至圖8 及圖17至圖19並未有相關說 明，且「圖式說明」為原告於說明書所揭示之標題，與第 8 至10頁之「圖式簡述」之標題明顯不同，原告應能就所 提說明書之標題明確辨識，故其不明所指為「圖式說明」 應非為被告未盡告知之責任，故審定理由並無不當；且此 點理由並非系爭案不予專利之理由，被告於審定書中僅係 併予指明。
4.針對原處分理由㈡，原告主張被告並未核駁任何一項申請 專利範圍之新穎性云云。然原處分理由㈡，已明確指出「
本案來函之申復書中並未申復，故本案不具新穎性，依法 應不予專利」，此乃因被告於92年5 月19日發函之（92） 智專3 （4）01102字第09220493800 號再審查案核駁理由 先行通知書中已說明其理由及應予刪除之項次，然原告於 92年7 月17日之來函針對此點新穎性問題並未有任何申復 。被告於該再審查核駁理由先行通知書中之理由第2 點已 敘明「本案說明書內容實施例1 至7 及實施例10至13之內 容及圖式1 至6 ，圖式9 至19等圖有關冷休克調控的部分 ，已於1996（Aug）J.Bacteriol 178：0000- 0000（如引 證附件1）及Genes Cells 1：965-976,1996（Nov）等 論 文中揭示（如引證附件2）已 不具新穎性，其相關內容及 申請專利範圍第35 至61 項所請方法及載體、宿主等內容 應予刪去。」，其中「其相關內容」所指為說明書中內容 應予修正刪去，且亦明確指出申請專利範圍第35至61項不 具新穎性應予以刪除，而原告於92年7 月17日申復時，雖 有備註「容後補呈」，但2 個月之後原告仍未補呈，被告 又電洽原告之代理人，是否將補呈針對新穎性問題之申復 理由或另提申請專利範圍之修正，惟原告之代理人回覆： 「申請人未有進一步之指示，請逕依92年7 月17日之申復 理由及說明書修正頁續行審查」，被告方於92年9 月30日 將相關資料發審予委員續行審酌，又於92年11月20日審定 不予專利。針對被告核駁理由先行通知書第㈡點不具新穎 性之質疑，查原告自被告92年5 月19日發出再審查案核駁 理由先行通知書至92年11月20日之原處分，於將近6 個月 之期間未有任何申復，足認原告對於系爭案之不具新穎性 之情事未有任何申復意見，被告乃依法核駁不予專利，故 審定意見之認事用法應無違誤。
5.申請專利範圍第35項為一獨立項，其為一種調節細菌冷衝 擊反應（cold shock responses）之方法，其包括使該細 菌轉形以過度製造部分或所有mRNA的5'未轉譯區域（ 5'UTR）， 該mRNA係由cspA，cspC，csdA所組成之冷衝擊 蛋白之群組中所選出，並使該細菌受到冷衝擊。構成此方 法項之申請專利範圍之主要技術特徵為使該細菌轉形以過 度製造部分或所有mRNA的5'未轉譯區域，且此mRNA是由 cspA，cspC，csdA所組成之冷衝擊蛋白之群組中所選出。 對照引證資料1 之中文摘要部分：「當cspA mRNA 5'端的 143 個未轉譯鹼基序列（5 ' UTR）的 區域被過度表現時 ，我們發現對冷衝擊的適應會被阻攔。在攝氏15度C 下過 度表現此UTR 導致不只是CspA，連其它的冷衝擊蛋白，諸 如CspB及CsdA的非短暫而是持續性的合成」，可明顯看出
，本獨立項之所有構成要件均為引證資料1 所揭示。而申 請專利範圍第36項為第35項之附屬項，其進一步界定該調 節之過度製造是一種使細胞生長的延滯期延長以及在冷衝 擊後持續冷蛋白質的合成，同理，於引證資料1 之中文摘 要部分：「過度表現此UTR 導致不只是CspA，連其它的冷 衝擊蛋白，諸如CspB 及CsdA 的非短暫而是持續性的合成 」，且附件一內文中亦提及當過度表現5'UTR 時會使細胞 生長的延滯期延長（引證資料1 原文版4919頁以螢光筆部 份標示之文句），因此申請專利範圍第36項亦已為引證資 料1 所揭示，不具新穎性。同理，於其他之附屬項如第 37-40 項，其僅再對於方法項中技術內容為進一步闡述， 並無增加實質且必要之技術特徵，仍無法克服其不具新穎 性。同理，申請專利範圍第41、42及其附屬項、61項所述 不論是方法、載體構築等，皆不脫引證資料1 所揭示之範 疇。舉例而言，申請專利範圍第50項，其為一DNA 構築體 ，其包含一起動子區域以及至少部份的一冷衝擊誘導基因 之5'未轉譯區域，其包含cspA之-145到+143間的核酸， 亦為引證資料1 中文摘要中：「當cspA mRNA 5'端的143 個未轉譯鹼基序列（5' UTR）的區域被過度表現時，我們 發現對冷衝擊的適應會被阻攔。」所揭示。因此，本案申 請專利範圍第35-61 項，已為引證資料1 所揭示，不具新 穎性。而引證資料2 所提及為LACE（low-temperature antibiotic effect of truncated cspA expression）可 於低溫下阻攔細胞生長，其或許可為一新穎之antibiotic 之方法。本引證為引證資料1 之輔助引證，說明本爭訟案 其發明之核心技術構思亦於申請前已被引證資料2 所揭示 。因此被告於比對新穎性仍遵守發明審查基準中新穎性判 斷單獨比對方式，將申請專利範圍分別與引證資料1 進行 比對，並無違誤。
6.針對原處分理由㈢，原告質疑被告核駁意見違反專利法第 40條第2 項之規定，未於審定前通知申請人申復。被告再 次強調於再審查案核駁理由先行通知書第㈢點中已明確告 知原告應將「申請專利範圍第10至14項範圍合併至第1 項 中，以符合本案技術特徵」，所述理由應已臻明確。而審 定理由乃是針對原告於92年7 月17日之來函並未將申請專 利範圍第10至14項之技術特徵併入申請專利範圍第1 項， 且申復並無理由，則申請專利範圍過於籠統廣泛而無法由 實施例合理支持，原處分內容僅再予說明，並無理由不備 而違反專利法第40條第2 項規定之情事；另被告於94年7 月20日所呈送之行政訴訟補充答辯書補充理由㈡中提及申
請專利範圍第2-9 項亦不符專利要件一事，所述重點僅係 陳明「該等附屬項條件雖進一步界定其他特徵，但因申請 專利範圍第1 項未將第10-14 項併入，故無法清楚確定系 爭案主要技術特徵而不具可專利性，則其附屬項基於第1 項未併入第10- 14 項 而無法完整呈現本案之技術特徵亦 當不具專利性」，僅在陳明被告之審定書對於申請專利範 圍第2-9 項並無未逐項審查之情事，並非如原告所稱為突 襲式之核駁理由。
7.針對原處分理由㈣，原告質疑所述「非經過度實驗無法取 得微生物」之論點並無根據，且主張已於92年7 月17 日 之申復說明書解釋為何系爭案之微生物係屬易於獲得。然 原告之申復主要係提出一參考文獻，並說明「由前述參考 文獻及實例1 、2 、9 及說明書第51-55 頁描述的材料方 法和質體構築，習於該項技術者可以不需要過度實驗而容 易的重覆本發明得到該微生物」。惟依系爭案審定時之專 利法第26條規定「申請有關微生物新品種或利用微生物發 明專利，原告應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關 指定之國內寄存機構，並於申請書上載明寄存機構、寄存 日期及寄存號碼。但該微生物為熟習該項技術者易於獲得 時，不須寄存」，故對於微生物寄存事項，原則上都須寄 存，僅例外時不須寄存，而原告於申復說明書中，雖陳明 「習於該項技術者可以不需過度實驗而容易的重覆本發明 」，惟由該申復理由中並無進一步之說明或證明，實無法 認定「該微生物為熟習該項技術者可以不需過度實驗而易 於獲得」，而原告於行政訴訟理由中，才補述證明「該微 生物為熟習該項技術者易於獲得」之相關資料，其並非於 被告做成原處分審定意見前提出，因此原處分並無違法不 當之處。
理 由
一、原告起訴主張：原處分之核駁理由未在審定前通知原告申復 ，致使原告無法適時提出任何申復或修正，其踐行的程序即 存有重大瑕疵，嚴重損害原告之程序利益，已非為適法之處 分；又原處分中僅以說明書部分內容不具新穎性而逕予認定 系爭案不具新穎性，違反專利法第20條第1 項第1 款新穎性 的判斷；又系爭案並無原處分中所稱「過於籠統廣泛」與「 非經過度實驗無法取得」之情事，且原處分並未提供「過於 籠統廣泛」、「不符實施例合理支持範圍」及「非經過度實 驗無法取得」之具體理由，顯有理由不備之違法，為此訴請 如聲明所示云云。
二、被告則以：系爭案申請專利範圍第1 項至第14項，過於籠統
廣泛，原告又於審定前未為修正，不符實施例合理支持範圍 ，第15項至34項，原告未依法寄存微生物；第35項至第61 項已為引證資料所揭示，不具新穎性，爰依法予以核駁，原 處分並無違誤，求為駁回原告之訴等語。
三、本件之爭執，在於
㈠被告以系爭案申請專利範圍第1 項至第14項，過於籠統廣泛 ，不符實施例合理支持範圍為由核駁，於法是否有據？？被 告就此部分之審查有無違反專利法第38條第2 項及第40條第 2 項？
㈡系爭案微生物是否為熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存 ？被告就此部分之審查有無違反專利法第40條第2 項？ ㈢系爭案申請專利範圍第35項至第61項是否於申請前已見於刊 物？
㈣原告於訴願階段提出之修正申請於法是否有據？四、關於系爭案申請專利範圍第1 項至第14項部分： ㈠按專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展。 亦即，對於新技術之發明，在「一定期間、一定條件」下， 提出專利之申請而獲准者，賦予專有排他之「專利權」，以 保護其發明；另一方面，在賦予專利權之同時，公開該發明 之技術內容，使第三者可藉由此項公開而得知該發明之技術 內容，而有利用該發明之機會，並可進而利用該發明以從事 新的發明。因此關於發明之保護及利用，係透過公開記載有 發明技術內容的說明書（技術文獻），及具有正確明示申請 專利範圍之專利證書以達成者。
㈡又按專利法第22條第3 項及第4 項規定：「第1 項之說明書 ，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發 明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭 解其內容並可據以實施。」「前項申請專利範圍，應具體指 明申請專利之標的、技術內容及特點。」是㈠所述之說明書 （技術文獻）及專利證書之使命，須藉說明書滿足專利法第 22條第3 項之「發明之說明」以及同條第4項規定之「申請 專利範圍」之記載要件，始能達成。
㈢查原處分及再審查案核駁理由先行通知書認申請專利範圍第 1 項所請方法過於籠統廣泛，應將第10至14項併入，以符合 其技術特徵，不符實施例合理支持範圍，應依法不予專利， ，核係依前揭之規定及說明，就未具體指明申請專利範圍之 技術內容及特點，且未載明有關發明之技術內容及特點，使 熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施之專利申請案予 以核駁，於法並無不合。
㈣至原告主張被告就此部分之審查有違反專利法第38條第2項
及第40條第2項之情事，並無可採，茲分別說明如下： 1.按專利法第38條第2 項規定：「經審定不予專利者，審定 書應備具理由。」查原處分理由㈢記載：「申請專利範圍 第1 項及其附屬項10至14項，過於籠統廣泛，不符實施例 合理支持範圍，應依法不予專利。」其理由即在於認定申 請專利範圍第1 項及其附屬項10至14項，「過於籠統廣泛 ，不符實施例合理支持範圍」，殊難謂其未備具理由。 2.查系爭案專利說明書之說明、圖式及實施例所支持者，係 一種用於在大腸桿菌中，使用自生理生長溫度降低溫度至 低於20℃使該細菌曝露於冷衝擊下之方法，使包含一個選 自UUG 、GUG 、AUG 、ACU 及UAC 之起始密碼子及一下游 匣的3'至起始密碼子之核苷酸序列之包含一個5'到起始密 碼子之未轉譯區域上游之Shine-Dalgarno區域之mRNA 過 度表現，該下游匣核苷酸序列係選自AUGACUGGUAUCGU（ SEQ ID NO ：2）、AUGACUCGUAU CGU（SEQ ID NO ：15） 、AUGACUGGUUUCGU（SEQ ID NO ：3）、AUGACUGGUUUAGU （SEQ ID NO ：4）、AUGAGUUA UGUAGA（SEQ ID NO ：5 ）及AUGGCGAAAAG AAU （SEQ ID NO ：6）， 且與該細菌 的16SrRN A的反下游匣（anti-dow nstreambox）互 補， 以及使得該mRNA融接（anneal）至該反下游匣，藉此結合 16SrRNA 並且抑制其他細菌mRNAs 的轉譯，此觀之系爭案 專利說明書及其圖式即明，惟系爭案申請案申請專利範圍 竟不就該冷衝擊方法為限定，亦不就mRNA之區域為限定， 亦未有其他宿主細胞係大腸桿菌以外細菌之實施例之支持 ，是其顯係違反專利法第22條第4 項所稱之「應具體指明 申請專利之技術內容及特點」，原處分以「籠統廣泛」一 語來描述該請求項之「不具體」，洵屬有據。
3.按專利法第40條第2 項規定：「經再審查認為有不予專利 之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」，本件 再審查案核駁理由先行通知書理由㈢記載：「申請專利範 圍第1 項所請方法過於籠統廣泛，應將第10至14 項併入 ，以符合本案技術特徵，且『包括』應修正為『由．．． 組成』以明確界定其內容。」又原處分理由㈢記載：「申 請專利範圍第1 項及其附屬項10至14項，過於籠統廣泛， 不符實施例合理支持範圍，應依法不予專利。」是被告已 就申請專利範圍第1 項過於籠統廣泛，應將第10至14項併 入修正意旨通知原告，原告於再審查案審定前執意不予修 正，專利法又不許被告得就申請專利範圍非過廣部分得部 分准許，是被告就申請專利範圍第1 項至第14項部分予以 核駁，並無違反前揭專利法第40條第2 項規定之處。
五、關於微生物寄存部分：
㈠按專利法第26條規定：「（第1 項）申請有關微生物新品種 或利用微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄 存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請書上載明 寄存機構、寄存日期及寄存號碼。但該微生物為熟習該項技 術者易於獲得時，不須寄存。（第2 項）申請人應於申請之 次日起三個月內檢送寄存證明文件，逾期未檢送者，視為未 寄存。……」蓋發明說明之記載係藉由文字佐以圖式而完成 ，但涉及微生物之發明時，通常係無法藉由文字本身達到專 利法上揭露充分而使熟習該項技術者可據以實施之要求，故 以上開規定以補充發明說明記載之不足。
㈡次按被告91年12月12日修訂之專利審查基準第8 章特定技術 領域第1 節生物相關發明3.3.規定：「屬於『熟習該項技術 者易於獲得』而無須寄存之微生物：（1）專利法第26條第1 項但書有關『熟習該項技術者易於獲得』而無須寄存之微生 物，包括在申請日前已符合下列情事之一者: （i）商業上 公眾可購得之微生物，例如麵包酵母菌、酒釀麴菌等。（ii ）申請前業已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由分讓 之微生物。……（iii）熟習該項技術者根據發明說明之揭 露而無需過度實驗即可製得之微生物。例如，將基因選殖入 載體而得到之重組載體等微生物，若熟習該技術者根據發明 說明之揭露而無需過度實驗即可製得，則無需寄存。反之， 藉由不具再現性之篩選、突變等方法所得到之微生物則需寄 存。」（3）有寄存微生物之必要者，茲舉例說明如下：（i ）有關利用微生物而得基因、載體、重組載體、轉形株、融 合細胞、重組蛋白質、單株抗體等之發明。應於發明說明中 描述生產該等產物之方法，以使熟習該技術者可以製得。此 外，該方法所用之微生物應予寄存，除非該微生物為熟習該 項技術者可容易獲得。（ii）有關基因、載體、重組載體、 轉形株、融合細胞、重組蛋白質等之發明，若在發明說明中 無法描述生產該等產物之方法至熟習該項技術者可以製得的 程度，則應將該載體、重組載體、或所製得之業已轉殖入基 因、載體，或重組載體之轉形株或融合細胞，予以寄存。… …」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發 明與創作，以促進產業發展」（專利法第1條參照）相符， 且與專利法第26條之規定並無牴觸，被告於審查系爭發明申 請案微生物應否寄存時資為依據與基準，依法自值尊重。 ㈢查系爭案申請專利範圍第15至23項RNA 構築體、第24至32項 DNA 構築體、第33項載運體、第34項轉形之細菌、第59項載 運體、第60項轉形之細菌均屬微生物範疇，原處分認上開各
項為DNA 、RNA 載體或細菌等微生物本身或其利用，依法應 於申請前寄存，且系爭案所揭示技術非經過度實驗無法取得 載體或細菌，非屬易於獲得之微生物，是原處分關於微生物 應否寄存之認定，核係依前揭之規定及說明而為審查，於法 尚無不合。
㈣至原告之主張，就此部分被告亦有違專利法第40條第2 項規 定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通 知申請人，限期申復」之規定，並非可採，茲說明如下： 1.查再審查案核駁理由先行通知書理由㈣記載：「申請專利 範圍第15至23項RNA 構築體及第24至32項DNA 構築體，第 33 項 載運體，第34項細菌，第59、60項及其附屬項均屬 微生物範疇，未於申請前寄存於國內指定之寄存機構應不 予專利，故應予刪去。」又原處分理由㈣記載：「申請 專利範圍第15至23項，24至32項，33項，34項，59項及60 項等為DNA 、RNA 載體或細菌等微生物本身或其利用，依 法應於申請前寄存，且本案所揭示技術非經過度實驗無法 取得載體或細菌，非屬易於獲得之微生物，故本案不符專 利法規定，應依法不予專利。」是被告已就申請專利範圍 第15至23項、第24至32項、第33項、第34項、第59、60項 及其附屬項均屬微生物範疇，未於申請前寄存於國內指定 之寄存機構，應不予專利之情事於再審案核駁理由先行通 知書內指明，而其法律依據雖未併予引述，然顯係依據專 利法第26條之規定，而該條規定已如前引，係以微生物寄 存為原則，以微生物為熟習該項技術者易於獲得時為必須 寄存之例外，被告於審查時如認系爭案之微生物為熟習該 項技術者易於獲得時，根本無就部分於再審查案核駁理由 先行通知書理由敘明，並請原告刪去之必要；俟經原告申 復後，被告仍認有寄存之必要，故將較完整之理由記載於 原處分理由㈣，先予指明。
2.原告主張該核駁理由先行通知書並未「明示或暗示」原處 分理由㈣之「本案所揭示技術非經過度實驗無法取得載體 或細菌，非屬易於獲得之微生物」，程序有重大瑕疵云云 ，惟查上開「本案所揭示技術非經過度實驗無法取得載體 或細菌，非屬易於獲得之微生物」一語，係自專利法及專 利審查基準而來，被告既就微生物寄存一節，通知原告申 復已如前述，則原處分就此部分所為核駁，自無違反專利 法第40條第2項規定之可言。
六、關於系爭案申請專利範圍第35項至第61項部分： ㈠按專利法第20條第1 項第1 款規定：凡可供產業上利用之發 明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一申
請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或 使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限 。」
㈡次按被告83年11月25日公告之專利審查基準第1-2-6 頁規定 ：「2.新穎性判斷之基本原則（1）作為新穎性判斷對象之 發明，為申請專利範圍之『請求項所載發明』。（2）申請 專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，但可不需對 每一請求項目各自逐項作成審定。（3）判斷發明有無新穎 性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項 技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具 新穎性。」核以上規定與專利法之立法目的相符，被告於審 查系爭案申請專利範圍第35至61項是否具有新穎性時資為依 據與基準，依法亦值尊重。
㈢查原處分及再審查案核駁理由先行通知書認系爭案說明書內 容實施例1 至7 及實施例10至13之內容及圖式1 至6 ，圖式 9 至19等圖有關冷休克調控的部分，已於引證資料等論文中 揭示，已不具新穎性，其相關內容及系爭案申請專利範圍第 35至61項所請方法及載體、宿主等內容應予刪去，而申復書 中並未就此申復，故系爭案申請專利範圍第35至61項不具新 穎性，核係依前揭之規定及說明而為審查，理由或係因原告 未就此部分申復而失之簡略，惟經核於法尚無不合。 ㈣至原告就此部分之主張，並無可採，茲說明如下： 1.查系爭案申請專利範圍第35項之內容，已見事實概要欄記 載，係一種調節細菌冷衝擊反應（cold shock responses ）之方法，與之對照引證資料1 之摘要部分第2 行至第5 行（原文及其中文譯本見本院卷第216 、215頁）：「當 cspAmR NA 5'端的143 個未轉譯鹼基序列（5 ' UTR）的 區域被過度表現時，我們發現對冷衝擊的適應會被阻攔。 在攝氏15度C 下過度表現此UTR 導致不只是CspA，連其它 的冷衝擊蛋白，諸如CspB及CsdA的非短暫而是持續性的合 成」，是被告認該獨立項之所有構成要件均為引證資料1 所揭示，核屬有據。而申請專利範圍第36項為第35項之附 屬項，其進一步界定該調節之過度製造是一種使細胞生長 的延滯期延長以及在冷衝擊後持續冷蛋白質的合成，同理 ，亦於引證資料1 之摘要部分第3 至5 行：「過度表現此 UTR 導致不只是CspA，連其它的冷衝擊蛋白，諸如CspB及 CsdA的非短暫而是持續性的合成」，且該引證資料內文中 亦提及當過度表現5'UTR 時會使細胞生長的延滯期延長（ 引證資料1 第4919頁右半部第9 行以螢光筆部份標示之文 句），是被告認申請專利範圍第36項亦已為引證資料1 所
揭示，不具新穎性，核亦屬有據。再者，於其他之附屬項 如第37-40 項，被告認其僅再對於方法項中技術內容為進 一步闡述，並無增加實質且必要之技術特徵，仍無法克服 其不具新穎性，亦屬有據。
2.系爭案申請專利範圍第41項，所揭示者是一個廣泛的、未 經限定的概念，其係引證資料1的上位概念，是被告認其 不具新穎性自屬有據。
3.系爭案申請專利範圍第42項及其附屬項第43項，為引證資 料1之摘要部分第3至5行：「在攝氏15度C下過度表現此 UTR導致不只是CspA，連其它的冷衝擊蛋白，諸如CspB及 CsdA的非短暫而是持續性的合成」所揭示；第44項則為摘 要部分第5至6行：「除此之外，不僅抑制了冷衝擊蛋白以 外的細胞性蛋白之合成，也包括抑制了細胞生長。」所揭 示；而第45項係將第44項加以第43項之限定，其技術業經 引證資料1揭示，已如上述；再查第46項為證資料1之摘要 部分第2行：「cspAmR NA 5'端的143個未轉譯鹼基序列（ 5 ' UTR）的區域被過度表現時，我們發現對冷衝擊的適 應會被阻攔。」所揭示；而第47項至第52項則為引證資料 1 第4922頁（本院卷第217 頁反面）上方之第3 圖所揭示 ；第53項至第58項則亦為引證資料1 第4923頁（本院卷第 218 頁）所揭示。
4.系爭案申請專利範圍第59項所稱之載運體係習知，而其所 包含之DNA構築體，係第42項至第58項所指，而該第42 項 至第58項不具新穎性，前已述明，是此項亦不具新穎性； 第60項所稱之轉形的細菌，亦係習知，而其所包含複製的 載運體係第58項所指，同上理由，其亦不具新穎性。 5.系爭案申請專利範圍第61項係方法項，其係以前揭不具新 穎性之第35項之方法，結合以前揭不具新穎性之第42 項 至第58項的DNA構築體之複製的載運體，被告認其不具新 穎性，亦屬有據。
6.另而引證資料2所提及為LACE（low-temperature antibio tic effect of truncated cspA expression）可於低溫 下阻攔細胞生長，其或許可為一新穎之antibiotic之方法 ，其僅係引證資料1之輔助引證，說明系爭案其發明之核 心技術構思亦於申請前被引證資料2所揭示，是被告於比 對新穎性時並未違反應單獨比對之審查基準規定，併予說 明。
七、關於修正申請專利範圍部分：
㈠又按現行專利法（92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施 行）第49條規定：「（第1 項）專利專責機關於審查發明專
利時，得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式。 （第2 項）申請人得於發明專利申請日起15個月內，申請補 充、修正說明書或圖式；其於15個月後申請補充、修正說明 書或圖式者，仍依原申請案公開。（第3 項）申請人於發明 專利申請日起15個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補 充、修正說明書或圖式：一、申請實體審查之同時。二、申 請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知 送達後3 個月內。三、專利專責機關於審定前通知申復之期 間內。四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期 間內。.. .. 」是可知，申請再審查案於再審查核駁審定書 作成後，依法自不得再提修正案。
㈡查本件原告於訴願階段之93年1 月13日始提出新型專利說明 書、專利申請專利範圍修正本，核與上開規定不符，被告與 訴願審議機關均不予審究，於法有據。
八、綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分就原告之申請為 核駁之審定，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持， 亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。九、本件事證已臻明確，兩造其餘之陳述於判決結果不生影響者 ，不予一一論述，附予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 3 月 30 日 第五庭審判長法 官 張 瓊 文
法 官 帥 嘉 寶
法 官 王 碧 芳
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 95 年 3 月 30 日 書記官 葉 瑩 庭