之基礎下，且引證2 說明書第8 頁所載「在每個擋板15、 16、17與該流道本體11之內側壁111 交界處，產生渦流且 因流體經過的方向影響，造成渦流的旋轉方向不同造成混 合，且因為該等次流道12、13注入的流體對流道本體11內 之主流體的衝擊，進而使得該等次流道12、13所注入之流 體有較佳的混合效率」之建議（參附圖3 引證2 圖1 所示 ），系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證 1 所教示凹陷混合槽22之迴旋空間23將二凹陷混合槽之流 體匯流，於引證2 說明書前揭檔板配合次流道注入的流體 對主流體的衝擊之建議，即有為增進混合效果之動機，將 檔板設置位置選定於流體匯流處，而可輕易嘗試將引證1 迴旋空間23設置引證2 之檔板，即能輕易完成系爭專利申 請專利範圍第1 項所界定者，是該具有差異之技術特徵屬 於引證1 、2 所揭露之範圍者；再者，系爭專利之目的係 減少額外的設計與製程步驟且降低成本、於較低的雷諾數 下就有較佳的混合效果（參申請卷第16頁），與引證2說 明書第7 頁（參申請卷第106 頁反面）所載之減少額外的 設計與製程步驟且降低成本、較低的雷諾數下就有較佳的 混合效果相較，難認系爭專利具有無法預期的功效，該具 有差異之技術特徵為引證1 、2 中所建議之技術，故引證 1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不 具進步性。
⒍原告雖又稱：其於101 年3 月5 日修正申請專利範圍，原 處分機關對於修正後申請專利範圍與引證1 、2 相較是否 具進步性，卻未依法給予原告申復說明的機會而逕予作出 「應不予專利」的處分，顯屬違反處分時專利法第46條第 2 項等規定云云，惟查，原處分機關業於100 年11月2 日 以（100 ）智專三（三）05073 字第10020992710 號審查 意見通知函（申請卷第80至82頁），通知原告申復，該函 所引據之法條及引證文件和再審查核駁審定理由相同，參 酌專利審查基準2-6-27頁所載「(14)申請人在收受核駁理 由先行通知書之後提出補充、修正，即使能克服核駁理由 ，但其補充、修正另產生超出原說明書或圖式揭露範圍的 事項，或專利專責機關經再次檢索發現新的先前技術，使 申請案不符合專利要件時，應再發出核駁理由先行通知書 」，自無再給原告申復之必要，揆諸前揭說明，即無所謂 違反處分時專利法第46條第2 項規定可言，原告上開主張 ，尚非可採。
⒎原告雖另謂：引證1 須考量複雜的高壓液體與菱形凸塊搭 配設計，製作步驟及製作成本均高，引證1 組合引證2 的
態樣須考量複雜的高壓液體與菱形凸塊搭配設計，製作步 驟及製作成本高外，更有影響穩壓效果疑慮，而系爭專利 不用製作複雜的幾何形狀流道，可減少額外的設計與製程 步驟且降低成本云云，惟引證2 說明書第7 頁第3 行亦已 提及「可達成減少額外的設計與製程步驟且降低成本」（ 參申請卷第106 頁反面），尚難認系爭專利具有無法預期 的功效，另引證1 、2 與系爭專利相較，其具有差異之技 術特徵，為系爭專利申請專利範圍第1 項之「每一相鄰菱 形流道的連接部均設置至少一個檔板」之技術特徵，已如 前述，該具有差異之技術特徵為引證1 、2 中所建議之技 術，亦如前述，是原告所稱，自非可採。
㈣引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性，已如前述，系爭專利申請專利範圍第2 項係依 附第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該等菱形 流道之數目係為至少三個，該檔板之數目係為複數個，且相 鄰菱形流道之間係設置至少一檔板。惟查，引證1 第四圖已 揭露三至四個菱形凸出塊21（附圖2 ），引證2 已揭露複數 個檔板15、16、17（附圖3 ），系爭專利所屬技術領域中具 有通常知識者，基於引證1 所教示凹陷混合槽22之迴旋空間 23將二凹陷混合槽之流體匯流，於引證2 說明書第8 頁（申 請卷第106 頁反面）所載檔板配合次流道注入的流體對主流 體的衝擊之建議，即有為增進混合效果之動機，將檔板設置 位置選定於流體匯流處，而可輕易嘗試將引證1 迴旋空間23 設置引證2 之檔板，即能輕易完成系爭專利申請專利範圍第 2 項所界定者；再者，系爭專利之目的係減少額外的設計與 製程步驟且降低成本、於較低的雷諾數下就有較佳的混合效 果，與引證2 說明書第7 頁所載之減少額外的設計與製程步 驟且降低成本、較低的雷諾數下就有較佳的混合效果相較， 難認系爭專利具有無法預期的功效，故引證1 、引證2 之組 合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。 ㈤引證1 、引證2 之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項 不具進步性，已如前述，系爭專利申請專利範圍第3 項係依 附第2 項，包含第2 項全部技術特徵再進一步界定該等菱形 流道包括一第一菱形流道、一第二菱形流道及一第三菱形流 道，該等檔板包括一第一檔板及一第二檔板，該主入口及該 側入口係連接至該第一菱形流道，該第一菱形流道及該第二
菱形流道之間具有一第一連接部，該第一檔板係位於該第一 連接部，該第二菱形流道及該第三菱形流道之間具有一第二 連接部，該第二檔板係位於該第二連接部，該出口係連接至 該第三菱形流道。另由系爭專利說明書第11至13頁（申請卷 第12至14頁）所載「參考圖2 ，顯示根據本發明微型混合器 之第二實施例之示意圖。本實施例之微型混合器4 包含一第 一菱形流道5 、一第二菱形流道6 、一第三菱形流道7 、一 主入口41、二個側入口42、一第一檔板43、一第二檔板44及 一出口45。在本實施例中，該第一菱形流道5 係為最上游之 菱形流道，該第三菱形流道7 係為最下游之菱形流道。…該 第一菱形流道5 係利用其下角落部55與該第二菱形流道6 之 上角落部62互相連接而形成一第一連接部46。…該第二菱形 流道6 係利用其下角落部65與該第三菱形流道7 之上角落部 72互相連接而形成一第二連接部47。…該主入口41及該等側 入口42係連接至最上游之菱形流道（即該第一菱形流道5 ） ，用以分別注入複數所欲混合之流體。在本實施例中，該主 入口41係連接至該第一菱形流道5 之上角落部52，該等側入 口42係連接至該第一菱形流道5 之右角落部53及左角落部54 。該出口45係連接至最下游之菱形流道（即該第三菱形流道 7 ）。在本實施例中，該出口45係連接至該第三菱形流道7 之下角落部75，用以流出混合後之流體。」可知，系爭專利 申請專利範圍第3 項係由第二實施例總括而成。引證1 、2 與系爭專利申請專利範圍第3 項所進一步界定者比對，引證 1 之複數個菱形凸出塊21、迴旋空間23、菱形凸出塊21之迴 旋空間23互相連接、引證2 之檔板，可對應系爭專利之複數 個菱形流道、角落部、連接部、檔板已如前述，系爭專利申 請專利範圍第3 項係由第二實施例總括而成，亦如前述，惟 由系爭專利說明書第14頁（申請卷第11頁）所載「參考圖4 ，顯示利用本發明第二實施例之微型混合器混合時之俯視照 片圖，其中雷諾數為10。參考圖5 ，顯示利用本發明第二實 施例之微型混合器混合時之俯視照片圖，其中雷諾數為20。 在圖4 及圖5 中，該主入口41係注入一黑色液體，該黑色液 體為墨汁和水的混合，其比例約為1 ：20。該等側入口42係 注入一透明液體，該透明的液體則為水。該出口45係流出混 合後之流體。由圖4 可看出，當雷諾數為10時混合效果已大 大提升。由圖5 可看出，當雷諾數升至20時流體確實達到良 好的混合效果。」可知，系爭專利第二實施例於雷諾數為10 時混合效果已大大提升，於雷諾數升至20時流體達到良好的 混合效果，即系爭專利申請專利範圍第3 項所界定菱形流道 之數目係為三個時所導致之功效，對照引證1 並無關於雷諾
數與混合效果之記載，對照引證2 說明書第7 頁僅有「較低 的雷諾數下就有較佳的混合效果」之記載，是引證1 、2 並 未揭露其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，應認 該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭專利申請專利範 圍第3 項並非能輕易完成，故引證1 、引證2 之組合不可證 明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。至被告雖稱： 系爭專利申請專利範圍第3 項只是檔板一個一個下來，引證 2 的第1 圖和第1 圖也是如此，引證1 組合引證2 亦能達成 系爭專利申請專利範圍第3 項之功效，且系爭專利申請專利 範圍沒有雷諾數之記載等語，惟系爭專利申請專利範圍第3 項係由第二實施例總括而成，則系爭專利申請專利範圍第3 項所界定之結構特徵自具相應於系爭專利說明書第14頁所載 功效，而系爭專利既經原處分機關審查並無違反專利法第26 條等情事，該功效自屬可採；又引證1 並無關於雷諾數與混 合效果之記載，對照引證2 說明書第7 頁僅有「較低的雷諾 數下就有較佳的混合效果」之記載，是引證1 、2 並未揭露 其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，已如前述， 是被告上開所稱，並不影響引證1 、2 並未揭露其組合後會 產生於雷諾數為10、20之混合效果，應認該效果為具有無法 預期的功效，得佐證系爭專利申請專利範圍第3 項並非能輕 易完成之認定。
㈥引證1 、引證2 之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第4 項係依附第3 項，包含第3 項全 部技術特徵再進一步界定該第一檔板及該第二檔板係連接至 相對應之側壁。引證1 、引證2 之組合不可證明系爭專利申 請專利範圍第3 項不具進步性已如前述，則引證1 、引證2 之組合不可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性， 更屬灼然。
㈦引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第5 項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第5 項係依附 第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該主入口及 該側入口係分別連接至最上游之菱形流道之不同角落部。經 查，引證1 之迴旋空間23可對應系爭專利之角落部已如前述 ，引證2 之主流道C 、二次流道42、43可對應系爭專利之主 入口、側入口已如前述，系爭專利所屬技術領域中具有通常 知識者，基於引證2 所教示主流道、次流道分別連接至上游 之流道不同處之建議，即有為增進混合效果之動機，將主流
道、次流道設置位置選定於不同之迴旋空間處，而可輕易嘗 試將引證1 不同之迴旋空間23分別設置引證2 之主流道、次 流道，即能輕易完成系爭專利申請專利範圍第5 項所界定者 ；再者，系爭專利之目的係減少額外的設計與製程步驟且降 低成本、於較低的雷諾數下就有較佳的混合效果，與引證2 說明書第7 頁所載之減少額外的設計與製程步驟且降低成本 、較低的雷諾數下就有較佳的混合效果相較，難認系爭專利 具有無法預期的功效，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭 專利申請專利範圍第5 項不具進步性。
㈧引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第6 項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第6 項係依附 第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定每個菱形流 道具有四個子流道，二個相鄰子流道之夾角係介於30度與90 度之間。惟查引證1 之四個凹陷混合槽22即為菱形流道已如 前述（參附圖2 引證1 圖4 所示），引證1 雖未明確揭露二 個相鄰凹陷混合槽22之夾角，惟系爭專利說明書中亦未有此 等子流道之夾角所致功效之記載，尚難就系爭專利申請專利 範圍第6 項限定之夾角範圍是否產生更為顯著的同一性質之 功效或無法預期的不同性質之功效予以認定，倘認系爭專利 申請專利範圍第6 項所限定之夾角範圍之技術特徵與先前技 術相較，既為系爭專利是否具有新穎性與進步性之重要特徵 ，則專利申請人就該系爭專利具有新穎性與進步性之重要特 徵部分自負有於申請專利範圍中一併揭露之義務，以利公眾 使用而換取國家給予之排他獨占專利權能，否則，即屬欠缺 保護之必要，系爭專利申請專利範圍第6 項既難就其限定之 夾角範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的 不同性質之功效予以認定，則與引證1 、引證2 相較其功效 並無不同，尚難認系爭專利有何種無法預期之功效，故引證 1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具 進步性。
㈨引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第7 項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第7 項係依附 第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該檔板之長 度係大於該連接部之寬度之一半。經查，引證2 說明書第7 頁（申請卷第106 頁反面）明確記載「該等檔板15、16、17 係為平板狀結構，其高度係大於該流道本體11之寬度之一半
以上」，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第7 項所進 一步界定者，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請 專利範圍第7 項不具進步性。
㈩引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第8 項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第8 項係依附 第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該等側入口 之數目係為複數個。經查，引證2 說明書第8 頁（申請卷第 106 頁反面）明確記載「該等次流道12、13係連接至該流道 本體11，用以分別注入複數所欲混合之流體該流道本體11內 」，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第8 項所進一步 界定者，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利 範圍第8 項不具進步性。
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第9 項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第9 項係依附 第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該等流體係 選自由水、酒精、生物血清、可相溶之化學流體、可相溶之 生物流體、可互溶之化學流體及可互溶之生物流體所組成之 群。經查，引證2 說明書第8 頁（申請卷第106 頁反面）明 確記載「本發明所欲混合之流體係選自由水、酒精、生物血 清、可相溶之化學流體、可相溶之生物流體、可互溶之化學 流體及可互溶之生物流體所組成之群」，即引證2 已揭露系 爭專利申請專利範圍第9 項所進一步界定者，故引證1 、引 證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性 。
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第10項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第10項係依附 第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該微型混合 器之材質係選自由高分子材料、玻璃、矽及陶瓷所組成之群 。經查，引證2 說明書第9 頁（申請卷第105 頁）明確記載 「製作該微型混合器1 之材質也可以是高分子材料、玻璃、 矽或陶瓷等」，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第9 項所進一步界定者，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專 利申請專利範圍第9 項不具進步性。
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第11項
不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第11項係依附 第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該檔板係為 一平板狀結構。經查，引證2 說明書第7 頁明確記載「該等 檔板15、16、17係為平板狀結構」（申請卷第106 頁反面） ，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第11項所進一步界 定者，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範 圍第11項不具進步性。
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第12項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第11項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第12項係依附 第11項，包含第11項全部技術特徵再進一步界定該檔板係與 該連接部之內側壁相垂直。經查，引證2 說明書第7 至8 頁 （申請卷第106 頁反面）明確記載「該等檔板15、16、17之 一端係連接至該流道本體11之內側壁111 ，且與該內側壁 111 相垂直」，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第12 項所進一步界定者，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專 利申請專利範圍第12項不具進步性。
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第13項 不具進步性：
引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第11項 不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第13項係依附 第11項，包含第11項全部技術特徵再進一步界定該檔板與該 連接部之內側壁間傾斜一角度。經查，引證2 說明書第7 至 8 頁（申請卷第106 頁反面）雖僅記載「該等檔板15、16、 17 之 一端係連接至該流道本體11之內側壁111 ，且與該內 側壁111 相垂直」，惟引證2 檔板與內側壁相垂直，其所致 渦流功效與系爭專利並無不同，另系爭專利說明書中未有此 等檔板之傾斜角度所致渦流功效之記載，尚難就系爭專利申 請專利範圍第13項限定之傾斜角度範圍是否產生更為顯著的 同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定，倘 認系爭專利申請專利範圍第13項所限定之傾斜角度範圍之技 術特徵與先前技術相較，既為系爭專利是否具有新穎性與進 步性之重要特徵，則專利申請人就該系爭專利具有新穎性與 進步性之重要特徵部分自負有於申請專利範圍中一併揭露之 義務，以利公眾使用而換取國家給予之排他獨占專利權能， 否則，即屬欠缺保護之必要，系爭專利申請專利範圍第13項 既難就其限定之夾角範圍是否產生更為顯著的同一性質之功
效或無法預期的不同性質之功效予以認定，則與引證2 相較 其渦流功效並無不同，尚難認系爭專利有何種無法預期之功 效，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍 第13項不具進步性。
綜上所述，引證1 、引證2 之組合固可證明系爭專利申請專 利範圍第1 、2 、5 至13項不具進步性，惟尚不足以證明系 爭專利申請專利範圍第3 、4 項不具進步性，被告為「本案 應不予專利」處分，基於以前實務踐行之「全案准駁原則」 ，固非無據，惟引證1 、引證2 之組合既不能證明系爭專利 申請專利範圍第3 、4 項不具進步性，而原處分就此部分之 認定有所違誤，而未基於正確之認定通知原告申復或更正申 請專利範圍，亦有未洽，訴願決定予以維持，同有違誤。原 告執以指摘，於法有據。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原 處分，為有理由，應予准許。又原告請求撤銷訴願決定及原 處分，意欲命被告為准予專利之處分，惟因本件原告之申請 專利範圍除上開經比對確實不具進步性部分之外，其他經被 告認為亦不具進步性而經本院為不同認定部分，是否具有進 步性，以及原告就系爭專利申請專利範圍是否為更正，尚未 經被告為第一次判斷，其結果如何，亦屬未知，為兼顧原告 於專利專責機關審查階段提出申復或更正申請專利範圍之程 序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查 處分，是原告此部分之請求，自不應准許，應予駁回。應由 本院將原處分及訴願決定撤銷，而由被告機關另為妥適處分 。
五、本件事證已明確，兩造其餘主張陳述，核不影響判決結果， 茲不予一一論述，附此敘明。
據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 9 月 25 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶 法 官 林靜雯 法 官 歐陽漢菁以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ ，亦得為上訴審訴│ 。 │
│ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ │ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 102 年 9 月 30 日 書記官 葉倩如