灣,原告早於43年起,即陸續取得包括14個據以異議商標 在內之註冊第00000883、00000889、00000905號「CAT 」 商標權;註冊第00444685、00452292、00943906、008970 08、00470026、00038828、00467321、00451443、004480 03、00454690、00504636、00456828、00456710、004531 06、00448452、00505661、00456482、00447671、004493 47、00446369、00489018、00448397、00449160、004647 39、00446336、00446297、00447319、00452054、004496 51、00448130、00042942、00041124、00042489、009963 35、00983033、00979596、00981970、00968246、009711 14、00141044、00142398、00448003、00456828、005046 36、01379949、01258117、01258118、01254207、012677 74、01267775、01267776、01267777、00448003、004568 28、00504636、01379949、01258117、01258118、012542 07、01267774、01267775、01267776、01267777號「CAT and Design」商標。且在臺灣,由怡和太平洋重機(臺灣 )於西元1993年取得原告產品之臺灣代理權,且由怡和太 平洋重機(臺灣)之年度銷售報表可知,原告產品於西元 1988年(民國77年)之前,即已在臺銷售,此有各媒體相 關報導及相關數據資料附卷可證(見本院卷一第95至99頁 )。嗣港資利星行集團有限公司(Lei Shing Hong Limit ed,以下簡稱「利星行」)之機械部門亦在西元2003年之 前,在臺灣銷售原告產品,銷售金額約美金200 萬元。其 後利星行於2004年獨家取得銷售原告產品之代理權,並成 立了中華機械,亦有利星行2004至2006年之年報可資參酌 (見本院卷一第100 至107 頁)。而利星行旗下之中華機 械在臺灣之商業活動:①廣告金額於2005年約60,000美元 以上,2006年約30,000美元以上,2007年約100,000 美元 以上,2008年約6,000 美元以上,2009年約40,000美元以 上,②銷售金額在2003年約200 萬美元以上,2004年約50 0 萬美元以上,2005年約800 萬美元以上,2006年約1,10 0 萬美元以上,2007年約1,500 萬美元以上,2008年約1, 800 萬美元以上。綜上,據以異議商標產品在西元1988年 前,即在臺灣銷售至今,銷售期間超過20年,不僅有中文 網站可以搜尋到原告之產品資訊,且銷售據點遍及臺灣北 中南各地。因此,在系爭商標申請日(97年10月24日)前 ,據以異議商標在臺灣已具有相當知名度。
⑷如前所述,原告在臺灣獨家授權中華機械為其代理商,負 責原告據以異議商標產品之銷售及售後服務,中華機械透 過其在桃園、臺中、臺南、高雄之營業所,提供各種樣式
的原告工程機器和設備,從東部的水泥採礦場、北部和中 部的砂石廠,到島內的各項建設和基礎設施工程,皆有使 用原告產品及相關之維護及諮詢服務,例如在八八風災時 於災害現場提供第一線之服務,有中華機械網站資料及照 片可憑(見本院卷一第108 至114 頁)。換言之,表彰原 告產品之據以異議商標,已因中華機械為原告之產品提供 了全方位的銷售及諮詢服務,且服務範圍遍及全臺灣而已 為臺灣消費者所熟悉。除了中華機械網站外,原告亦設有 臺灣中文網站(http://taiwan.cat.com ),網路使用者 只要鍵入「caterpillar 」或「cat 」,即能搜索到介紹 原告產品、服務、新聞與活動、代理商之聯絡資料(參本 院卷一第115 至116 頁)。
⑸原告所提出之據以異議商標所表彰之商品之銷售發票、行 銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統 計之明細資料,亦可證明其著名性:
①就商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準〔 下稱「著名商標審查基準」〕2.1.2.2 第1點部分,依 據知名之「金錢雜誌(CNN.MONEY.COM) 」報導,原告自 西元2001年至2006年、2008年、2009年營業金額皆在美 金20,000百萬元($millions)以上,有CNN 報導資料 在卷足證(見本院卷一第117 至132 頁)。 ②據以異議商標所表彰之商品之國內外報章、雜誌或電視 等大眾媒體廣告資料(著名商標審查基準2.1.2.2 第2 點)部分,前揭網路資訊已提供相當多之廣告資料,原 告復提出(a) 西元1984、1985、1986、1987、1988、19 89年之中國簡訊、(b) 西元1999至2002年在大陸之雜誌 廣告、(c) 西元2007年在日本之商展廣告資料、(d) 西 元2008至2009 年之部分產品型錄,足以證明據以異議 商標所表彰之商品至今仍持續進行大量廣告(分別見本 院卷一第133 至154 頁、第155 至158 頁、第159 至16 1 頁、第162 至171 頁)。
③據以異議商標所表彰之商品之銷售據點及其銷售管道、 場所之配置情形(著名商標審查基準2.1.2.2 第3 點) 部分,因原告在世界各國(包括美國、加拿大、義大利 、荷蘭、日本、南韓、中國大陸及臺灣)皆設有服務營 業所及網站,網路使用者只要鍵入「caterpillar 」或 「cat 」,即能搜索到介紹原告產品、服務、新聞與活 動、代理商之聯絡資料,且在臺灣,原告亦設有中文網 站(http//taiwan.cat.com),而代理商中華機械的網 站(http://www.capitalmachinery.com.tw)也提供原
告產品的相關資訊,已如前所述。
④據以異議商標所表彰之商品在市場上之評價、鑑價、銷 售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料,如由國內 外具公信力之報章雜誌所調查之全球百大品牌排名、臺 灣最具價值的前十大品牌資料、對各類商標商品之消費 者滿意度調查、中文網路討論與網友評價等證據資料( 著名商標審查基準2.1.2.2 第4 點)部分,有知名之「 金錢雜誌(CNN.MONEY.COM )」報導指出原告自西元20 01年至2009年,皆名列為前百大之企業,營業金額皆在 美金20,000百萬元以上,其相關數據已如前述。 ⑤據以異議商標創用時間及其持續使用資料(著名商標審 查基準2.1.2.2 第5 點)方面,據以異議商標早於西元 1950年(民國39年)起即已開始在美國及世界各國包括 日本、英國、新加坡、大陸等國使用,並且持續使用至 今,有據以異議商標使用資料存卷足稽(見本院卷一第 172至248頁)。
⑥據以異議商標在國內外之註冊資料,例如註冊證或世界 各國註冊一覽表等(著名商標審查基準2.1.2.2 第6 點 ) 方面,據以異議商標在世界各國,包括臺灣、日本 、美國、大陸、新加坡、南韓、澳門、歐盟、以色列、 巴西等地均有註冊,已如上述,臺灣、日本、美國、大 陸之註冊一覽表如本判決附表一至附表四所示。 ⑦關於行政或司法機關所為相關認定之文件,例如異議審 定書、評定書、訴願決定書或法院判決書(著名商標審 查基準2.1.2.2 第8 點)部分,於86年間,第三人丞將 企業有限公司曾以「CAT 」商標,申請註冊於第9 類之 「磁帶、磁片、磁碟、光碟」等商品,並經核准列為審 定第00760981號商標。嗣經原告以該商標與原告所有著 名之據以異議商標近似為由,向被告提起異議,並經被 告認定據以異議商標已為著名商標,而撤銷第00760981 號「CAT 」商標之註冊,並發給第G00860986 號異議審 定書,有第00760981號「CAT 」商標之註冊簿查詢結果 明細在卷可參(見本院卷一第249 頁)。由此可知,據 以異議商標早於86年間即經被告認定已臻著名商標之地 位,並持續使用至今日。另被告亦肯認原告自西元1985 年起為多元化發展,且據以異議商標「CAT 」所表彰之 系列商品超過300 項,在全球96個國家皆有零售商,臺 灣亦由展業國際行銷股份有限公司代理進口靴鞋,已為 臺灣消費者熟知,故原告以第444685號、第452292號「 Cat & Design」商標(指定使用於靴鞋商品)所為異議
為有理由,而撤銷第三人洪郁閔第01247139號「CATKID S 俄圖」商標、中中服飾有限公司第01432817號「瑜珈 CAT ヨガぬこ」商標,亦有被告97年7 月23日中台異字 第G00960443 號商標異議審定書、100 年7 月14日中台 異字第G01000021 號商標異議審定書附卷足稽(見本院 卷一第250 至259 頁、第255 至260 頁)。準此,亦可 佐證據以異議商標之具有相當識別性,並為臺灣消費者 所熟知。
⑹承上,原告所提出之使用證據,已符合著名商標審查基準 2.1.2.2 認定著名商標之證據之要求,足以認定據以異議 商標在系爭商標註冊時(97年10月24日)為著名商標。 ⒊二商標近似之判斷:
⑴系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第12款及現行商標法 第30條第11款所稱「商標近似」,係指其近似程度已影響 消費者識別商品或服務之來源,而可能誤認二商品/服務 來自同一來源或不同來源間有所關聯。而所謂商標相同或 近似者,係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人,於 購買時施以普通所用之注意,就兩商標主要部分之外觀、 觀念或讀音隔離觀察,有無引起混淆誤認之虞。又商標乃 整體不可分之識別標識,則具有普通知識經驗之消費者, 於購買時施以普通之注意,對商標寓目印象係整體文字圖 樣,而非商標各別割裂部分,是以判斷商標近似,應以整 (通)體觀察為原則(最高行政法院61年度判字第292 號 判例意旨參照)。惟因商標構成之文字、圖形、記號等標 識之中,有較易引起消費者注意特別顯目部分,亦有不易 引起注意部分,該較易引起消費者注意部分,即為主要部 分,較易影響商標給予消費者之整體印象,此即上開判例 所揭示之商標是否近似,應就構成各商標之主要部分觀察 之意旨所在(最高行政法院55年度判字第262 、265 號, 56年度判字第277 號判例意旨參照),所以主要部分觀察 方法是整體觀察原則在判斷商標近似與否相輔相成具體觀 察方法之一。
⑵系爭商標係由英文字「M 、C 、A 、T 」所組成,而據以 異議商標之圖樣係由英文「C、A、T」所組成,或以英文 「C 、A 、T 」為主要部分而於下方有小三角形,或其後 方有五角梯形為襯托背景。惟在圖樣設計上,英文「CAT 」係據以異議商標之主要部份,亦是消費者據以辨識之重 要部份,就二商標圖樣外觀相較,其相同之英文字「C」 、「A 」、「T 」,均構成其商標之主要部分,因此二商 標之外觀顯屬近似,且近似程度不低。又系爭商標由4 個
英文字母所組成,且字母與字母間並無空格,因此該商標 可能的讀音為分開發音之「M-C-A-T 」,或者按音節讀為 「M-CAT 」,而據以異議商標之發音則為「C-A-T 」或「 CAT 」,無論消費者以何種方式發音,二商標之主要讀音 都將呈現為相同之「CAT 」,從而二商標之讀音亦為近似 。另參照被告機關所頒佈之「『混淆誤認之虞』審查基準 」(下稱「審查基準」)第5.2.6.3 項規定:「外文字詞 之商標,若其字義非我國一般民眾所普遍熟悉,應著重於 文字讀音及外觀之比對。若該字詞已為我國一般民眾所普 遍熟悉,則可加重其觀念比對之比重」,查系爭商標雖係 由「M 、C 、A 、T 」組成為一個不具字義的英文外文字 ,惟誠如被告於原處分所指出:「惟據爭商標之外文『CA T 』為貓之意,屬國人習見習知之外文,稍具識別能力者 包括初學之小學生,莫有不知其意者」,從而,當我國消 費者目見系爭商標時,基於對CAT 之熟識,勢必很自然地 將「MCAT」比為「M 」與「CAT 」之組合,並與據以異議 商標之「CAT 」為聯想,而將系爭商標當作是其他英文字 母與「CAT 」之組合,則二商標於觀念上亦有極高之近似 程度,且參照前述審查基準之規定,基於我國一般民眾對 英文字「CAT 」之熟悉程度,自應加重對「CAT 」之比對 ,從而二商標當然構成近似。
⑶再者,由於系爭商標與原告之據以異議商標構成近似,且 近似程度不低,並使用於類似之商品,已經使原告無論在 商標之維護或業務經營上造成困擾,原告於韓國亦就系爭 商標在韓國之註冊提起商標爭議訴訟,韓國專利法院近日 作成之判決,亦肯認二商標顯然構成高度近似,嗣並經韓 國最高法院肯認而為確定判決,有韓國專利判決原文、中 英文譯本(分別見本院卷一第67至85頁、本院卷二第14至 27頁),有鑒於系爭商標與原告之據以異議商標在韓國亦 屬外文商標,因此在商標近似之判斷上,亦足供我國法院 參考。
⒋商標識別性之強弱:
查本件無論經濟部訴願會訴願決定書及原處分書,均已肯認 據以異議商標較為消費者所熟悉,則縱認系爭商標亦具有識 別性,自應給予據以異議商標較大之保護。然被告竟一方面 認同據以異議商標較為消費者所熟悉,一方面又認為二商標 均有相當識別性,其決定顯屬非適法。
⒌商品是否類似暨其類似之程度:
系爭商標指定使用於第7 類「搬送用機器人;自動搬運機」 、第12類「無人操縱搬運車;貨物輸送用纜車裝置;牽引車
;電動式台車;物品搬送用台車;車體;車輪;載貨架」商 品,與據以異議註冊第00000883號、第0504636 號商標指定 使用之「履帶式牽引機、輪式牽引機」商品、第00000889號 、第0456828 號商標指定使用之「卡車」商品、第1379949 號商標指定使用之「貨板車…農業用牽引車…上述物品之結 構、修理、及替換零件」商品、第1254207 號商標指定使用 之「可伸縮式原料搬運機、履帶原料搬運機、輪式原料搬運 機…輸送機…地下採礦裝載機」商品、第1267774 號商標指 定使用之「(第7 類)可伸縮式原料搬運機、履帶原料搬運 機、輪式原料搬運機、履帶式牽引機」、「(第12類)聯結 卡車、高速公路卡車、地下採礦卡車、高速公路牽引車;內 燃機堆高卡車;電動堆高卡車;電動貨板車」商品、第1267 775 號商標指定使用之「(第7 類)可伸縮式原料搬運機、 履帶原料搬運機、輪式原料搬運機、履帶式牽引機…乾草列 輸送機…地下採礦裝載機」、「(第12類)聯結卡車、高速 公路卡車、地下採礦卡車、高速公路牽引車…電動貨板車、 手動貨板車…農業用牽引車」商品、第1267776 號、第1267 777 號商標指定使用之「聯結卡車、高速公路卡車、地下採 礦卡車、高速公路牽引車…農業用牽引車」商品相較,二者 商品性質相同或相近,在用途、功能、產製者、行銷管道、 銷售場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處,如果標 上近似的商標,依一般社會通念及市場交易情形,易使一般 商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源, 自屬構成同一或類似之商品,且指定使用商品間之類似程度 頗高。而訴願決定及原處分亦肯認系爭商標註冊指定使用之 商品與據以異議商標部分指定使用商品構成類似。 ⒍先權利人多角化經營之情形:
據以異議商標為全世界最大的土方、建設機械及柴油、天然 氣、渦輪引擎的製造商,不僅以高品質之產品與服務著稱, 更跨足多樣產業例如鞋業,並在各產業均取得著名商標之地 位,已如上述,足認參加人即先權利人有多角化經營之情形 ,至於參加人系爭商標是否曾有多角化經營之情形,則無足 夠之證據可供加以認定。
⒎實際混淆誤認之情事:
據以異議商標已經在美國及許多國家具有高知名度,並在我 國相關產業使用多年,反觀系爭商標於我國完全不具知名度 ,若肯認其註冊,勢必使消費者誤以為系爭商標與據以異議 商標有一定之關係,或者為據以異議商標之副線產品,而有 致相關消費者混淆誤認之虞。
⒏相關消費者對二商標熟悉之程度:
據以異議商標在我國享有著名商標之地位,並已在我國相關 業界發展多年,反觀參加人就系爭商標所提出之資料,尚無 法證明系爭商標有任何實際使用之情形,是二商標相較,據 以異議商標顯較為相關消費者所熟悉,此亦為被告在原處分 所肯認。
⒐系爭商標之申請人是否善意:
承前所述,被告既已肯認據以異議商標較為我國消費者所熟 知,豈復能矛盾認定系爭商標所有人在據以異議商標較為知 名之領域內申請註冊,卻猶對據以異議商標毫無所悉,況系 爭商標在韓國已因與原告據以異議商標構成近似,而有致消 費者混淆誤認之虞,故不得註冊,被告之認事用法尚非妥適 ,準此,系爭商標之申請人難認係善意。
⒑綜上,本院因認系爭商標之註冊違反註冊時商標法第23條第 1 項第12款暨現行商標法第30條第11款之規定。 ㈢系爭商標之註冊亦違反註冊時商標法第23條第1 項第13款之 規定暨現行商標法第30條第1 項第10款之規定: ⒈按「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或 申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註 冊,復為系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行 商標法第30條第1 項第10款本文所規定。
⒉系爭商標與申請在先之據以異議商標顯屬近似,已如前述, 且系爭商標與據以異議商標註冊於同一類別商品,而指定使 用商品又類似,並有致相關消費者混淆誤認之虞,原處分之 認定顯非適法,故本院亦認定系爭商標違反註冊時商標法第 23條第1 項第13款暨現行商標法第30條第1 項第10款之規定 。
㈣系爭商標之註冊亦違反註冊時商標法第23條第1 項第14款之 規定暨現行商標法第30條第1 項第12款之規定: ⒈按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務 之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來 或其他關係,知悉他人商標存在者」及「相同或近似於他人 先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他 人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標 存在,意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊,分別為系爭商標 註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款本文所規定。又本款規範之意旨主要在避免剽竊他 人創用之商標而搶先註冊,防止不公平競爭行為,而賦予先 使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會,適用 範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商 標存在搶先註冊之情形,申請人縱非因契約、地緣、業務往
來之關係而直接知悉先使用商標之存在,倘依其客觀證據而 得佐證明申請人係間接知悉先使用商標之存在,而惡意加以 抄襲者,即不應受商標法之保護(最高行政法院99年度判字 第1012號判決參照)。
⒉本件參加人即系爭商標所有人與原告不僅在國內為相關或競 爭同業,於韓國亦就相同之商標爭議涉有訴訟,其情形已有 如上述,從而參加人自然對據以異議商標有所知悉,徵諸據 以異議商標於類似商品之知名度,且參加人與原告之競爭同 業關係,足證參加人有仿襲意圖。故本件系爭商標之註冊亦 有違註冊時商標法第23條第1 項第14款暨現行商標法第30條 第1 項第12款不得註冊之規定。
六、綜上所述,系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第12、 13、14款及現行商標法第30條第1 項第11、10、12款本文不 得註冊之規定,原處分所為異議不成立之審定,即非適法, 訴願決定予以維持,亦非妥適。是以,原告聲明求為撤銷訴 願決定及原處分,並命被告應就系爭商標之註冊為撤銷之處 分,即無不合,應予准許。
七、本件事證已明,兩造及參加人其餘主張或答辯,已與本院判 決結果無涉,爰毋庸一一論列,併此敘明。
據上論結,原告之訴為有理由,爰依智慧財產案件審理法第1 條,行政訴訟法第98條第1 項前段,判決如主文。中 華 民 國 102 年 12 月 12 日 智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行 法 官 林洲富
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由,其未表明上訴理由者,應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書;如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他造人數附繕本)。上訴時應委任律師為訴訟代理人,並提出委任書(行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段),但符合下列情形者,得例外不委任律師為訴訟代理人(同條第1項但書、第2項)。┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│(一)符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 之一者,得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ 訟代理人 │2.稅務行政事件,上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件,上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│(二)非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 列情形之一,│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 經最高行政法│2.稅務行政事件,具備會計師資格者│
│ 院認為適當者│ 。 │
│ ,亦得為上訴│3.專利行政事件,具備專利師資格或│
│ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時,其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合(一)、(二)之情形,而得為強制律師代理之例│
│外,上訴人應於提起上訴或委任時釋明之,並提出(二)所│
│示關係之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 102 年 12 月 12 日 書記官 王月伶
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