98年，彼此間有延續性及相關性，故並無係先申請專利，再 以之申請研究計畫之情形。
②中砂公司支付系爭產學合作契約報酬之轉帳傳票，所以將此 費用歸在宋健民擔任總經理之他案合作案執行單位「鑽石科 技中心」，係因宋健民將系爭產學合作契約專利偽稱為其「 專屬技術」，俾向中砂公司詐取他案合作案權利金所致。系 爭產學合作契約報酬之會計處理，不影響系爭專利之歸屬， 宋健民不得執以否認或推翻系爭產學合作契約，關於專利權 歸屬於中砂公司之明文約定。
⑷宋健民應將系爭專利移轉登記予中砂公司：
宋健民明知中砂公司依系爭產學合作契約，擁有系爭專利之 專利權及專利申請權，宋健民並無任何權利，竟利用職權勸 誘陳盈同，將系爭專利不法據為己有，侵害中砂公司就系爭 專利之專利權，致中砂公司受有無法取得該等權利之損害。 宋健民所為構成「故意不法侵害中砂公司權利」及「故意以 背於善良風俗之方法加損害於中砂公司」侵權行為。宋健民 受中砂公司委任，兩造訂有工作契約及聘任合約書，詎宋健 民明知中砂公司方為系爭專利之專利申請權人及專利權人， 竟將系爭專利登記於宋健民自己名下，逾越其受委任權限， 且屬不符債之本旨之不完全給付，致中砂公司受有損害。中 砂公司為系爭專利之專利權人，宋健民自應將系爭專利之專 利權移轉登記予中砂公司，以回復損害發生前之原狀。再者 ，宋健民明知中砂公司依系爭產學合作契約，擁有系爭專利 之專利權及專利申請權，宋健民並無任何權利，竟利用職權 勸誘陳盈同，將系爭專利不法據為己有，而受有系爭專利之 專利權之利益，其受益並無法律上原因，致中砂公司喪失上 開利益而受損害。
⑸依JV增補條款宋健民應移轉登記系爭專利： JV增補條款第3條第5項約定：本JV終止後，所有因執行本JV 所產生由宋健民名義持有之專利權，除經雙方同意進行量產 製造產品使用之專利權外，宋健民應返還中砂公司為該等專 利權所支付之一切費用加計合理利息，此後該等專利權之權 利及價值歸屬宋健民所有。屬宋健民未返還價款之專利權， 宋健民同意1週內無償過戶予中砂公司。中砂公司並未商業 化量產系爭專利所涉之BODD產品，宋健民亦未於102 年10月 28日他案合作案屆期終止後1 週內償還系爭專利之相關費用 予中砂公司，故宋健民應依上開約定，將系爭專利無償移轉 登記予中砂公司。陳盈同已確認3 年度計畫之專利權均為系 爭產學合作契約之成果，且雙方已合意其專利權及專利申請 權應歸屬中砂公司，不因陳盈同教授與他人之其他研究計畫
而有異。
5.中砂公司得就系爭專利行使防止侵害請求權： 中砂公司為系爭專利之真正權利人，因系爭專利仍登記在宋 健民名下，為防止其在系爭專利變更登記為中砂公司所有前 ，擅自就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更而 侵害中砂公司之專利權，爰依專利法第96條第1 項請求防止 侵害。再者，專利權為準物權，得適用或類推適用上開規定 ，具有類似民法第767 條所有權人排除侵害及防止侵害之權 能。
二、宋健民上訴與主張：
宋健民上訴聲明請求：㈠原判決不利宋健民部分廢棄。㈡上 開廢棄部分，中砂公司在第一審之訴駁回。㈢倘受不利判決 ，願供擔保請准宣告免為假執行。就中砂公司上訴部分，駁 回上訴。如受不利判決，請准提供現金或等值之有價證券為 擔保，免為假執行。
(一)宋健民並無支付懲罰性違約金之義務：
1.宋健民並無競業禁止與保密義務：
⑴宋健民為中砂公司之股東而非受聘任：
①兩造於85年10月28日簽訂之英文版JVA ，由中砂公司提供所 有資源支持系爭合資案，以生產製造鑽石之工具。91年8 月 21日所簽之中文版JVA 前言，提及中砂公司提供技術以外必 要資源，合作生產及銷售鑽石相關產品。英文版JVA 第2條 明定系爭合資事業之權利2/3 由中砂公司所享有，1/3 歸宋 健民。英文版JVA 第5 條規定系爭合資事業全年營收之7%歸 宋健民。中文版JVA 第2 條約定系爭合資事業所成立之子公 司，設立資本額2/3 由中砂公司出資，1/3 以宋健民之技術 價值作為出資。中文版JVA 第5 條規定系爭合資事業可在中 砂公司公司內設立獨立之營運單位執行，中砂公司須支付宋 健民每年度營業收入淨額之7%，作為使用宋健民專利之授權 金。中砂公司於93年設立鑽石科技中心，係以獨立於公司之 營運單位執行系爭合資事業。而由英文版JVA 第6 點規定， 系爭合資事業滿10年時，中砂公司有權購買宋健民之權利， 且同意買賣價格為營收總額1/3 ，倘中砂公司未選擇購買， 應依第5 條規定計付權利金，中文版JVA 第7 條第2 項有相 同規定。
②系爭合資事業滿10年後，中砂公司未選擇購買宋健民之出資 ，兩造遂於97年10月15日簽訂JV增補條款，作為中、英文版 JVA 二合約之延續，其中第3 條第2 項規定，倘中砂公司使 用系爭合資事業之智慧財產權於產品或技術發展時，中砂公 司擁有該智慧財產權2/3 權利及價值。第4 項規定，如雙方
同意出讓或對外授權中砂公司已使用之智慧財產權，則所得 對價經扣除成本後，2/3 歸中砂公司、1/3 歸宋健民。第5 項第2 款規定，系爭合資事業終止後，歸中砂公司之專利權 如未來出讓或對外授權時，所得對價經扣除成本後，仍應支 付宋健民1/3 。再者，其中第4 條第2 項以英文版JVA 第5 條所約定之銷額的7%，作為授權金計算之基準。職是，依兩 造間契約之解釋，系爭合資事業關於合資生產及銷售鑽石相 關產品部分屬合資契約，由宋健民以技術價值作為1/3 出資 ，中砂公司以技術以外之資源出資，而各取得系爭合資事業 1 比2 之權利，且無論系爭合資事業之智慧財產權，倘對外 授權或出讓而自第三人處取得對價時，均應扣除成本後，由 宋健民、中砂公司各取得1 比2 之利益。職是，兩造依合資 契約內容，係立於股東與股東之關係。
③倘兩造在前述之合資契約關係之外，另簽署聘任合約書，或 另聘任宋健民擔任其他工作，因標的內容及權利義務完全不 同，聘任合約自屬另一法律關係，聘任關係與合資契約之股 東屬不同之法律關係。93年10月30日之聘任合約書最後頁載 明：本聘任合約書僅適用於附件正式合約書內未規範事項， 附件為有效之正式合約。96年12月13日之聘任合約註明：正 式合約見附件，其中未規範事項見此約。上揭並非專利法律 人士擬定之內容，其重點在於強調聘任合約書之規範，僅適 用於聘任事項，兩造之合資關係應依基本之合資契約條款予 以規範。
⑵保密條款及競業禁止條款自99年5月1日起失效： ①兩造在合資契約之外，另於85年10月29日簽訂工作契約，嗣 於93年11月30日、96年12月13日簽訂聘任合約書，聘任宋健 民管理中砂公司之鑽石科技中心總經理。第一份聘任合約書 雖於93年10月30日簽訂，然聘任合約書所載宋健民受聘日係 自85年11月1 日起，可知宋健民約自英文版JVA 簽訂後受聘 於中砂公司。嗣宋健民於96年12月12日因年滿60歲強制退休 而辦理離職，因宋健民旋於96年12月13日與中砂公司簽訂另 份聘任合約書，契約內容與91年8 月21日簽訂之聘任合約書 相同。復於99年4 月30日再申請離職，依兩造間備忘錄二第 2 條約定，宋健民自99年5 月1 日起改任為中砂公司技術顧 問，聘任日期止於雙方JV到期日。宋健民擔任技術顧問係於 99年5 月1 日後，兩造未簽訂新聘任合約書。依此等締約過 程可知，兩造簽訂相關JV合約後，中砂公司在內部設立鑽石 科技中心作為JV合約之執行單位之一，並聘任宋健民擔任鑽 石科技中心總經理，訂有聘任合約書，至99年5 月1 日後， 因宋健民已改任中砂公司技術顧問，不再擔任鑽石科技中心
總經理，已非中砂公司內部人員，兩造未另訂聘任合約書。 兩造間之法律關係，即應回歸兩造間JV合約或民法一般之規 定處理，並無繼續適用96年12月13日聘任合約書條款。 ②99年4 月30日宋健民依備忘錄二第2 條約定，自鑽石科技中 心總經理卸任，雙方就離職事項簽署離職申請書。其注意事 項第2 點原本載明：依聘任合約書規定，員工不論於受雇期 間或之後離開公司，對於攸關公司本身、公司之母公司、子 公司或其它各附屬機構之各項智慧財產及商業機密，非經公 司書面同意，不得對外公開或洩漏予第三者。離職後2 年內 對本公司負有「競業禁止」之義務；不得於臺灣境內自行經 營，或受僱於與中砂公司營業項目相同或近似之事業單位， 從事與現職相關之工作；或受聘為前開事業單位之顧問。其 後該等條款經畫X 改為「依JV規定辦理」，即該等注意事項 由JV條款取而代之。而因JV條款無營業秘密及競業禁止條款 ，故該等保密及競業禁止注意事項內容等同於業經刪除。 ③雙方刪除該等條款之背景，緣於宋健民本係將鑽石碟技術授 權予合資事業之技術股東，故兩造合意刪除宋健民之保密及 競業禁止義務。且聘任合約之保密及競業禁止條款係因宋健 民擔任鑽石科技中心總經理而簽署，其不擔任該職位後，回 歸合資契約之規範，保密及競業禁止義務自當予以刪除。兩 造於100 年1 月簽署備忘錄三時，約定在100 年12月31日前 隨宋健民前往錸鑽公司上班之鑽石科技中心人員，不受在中 砂公司所簽之競業禁止條款所拘束，係在兩造合意刪除宋健 民之競業禁止義務後，再進一步合意刪除鑽石科技中心人員 在中砂公司所受之競業禁止義務，前後之發展可相互呼應。 ⑶宋健民可轉赴錸鑽公司任職：
兩造於100 年1 月簽署備忘錄三時，約定備忘錄三於錸鑽公 司成立後生效，並約定在100 年12月31日前隨宋健民前往錸 鑽公司上班之鑽石科技中心人員，不受在中砂公司所簽之競 業禁止條款所拘束。可知兩造於100 年1 月間有認知宋健民 將前往錸鑽公司任職，並得從事鑽石碟製造販賣之相競爭行 業。錸鑽公司嗣於100 年2 月18日核准設立，宋健民於10 0 年3 月間前往錸鑽公司上班，宋健民每週僅至中砂公司1 次 ，每次約2 個小時，均是處理專利管理及基本公文，中砂公 司在宋健民轉任技術顧問後，未將其視同員工。職是，宋健 民自100 年3 月後，其與合資事業關係漸行漸遠，中砂公司 無要求原合資事業之技術股東宋健民應負有保密義務及競業 禁止義務之正當理由。
2.中砂公司並無營業秘密主張：
⑴合資事業技術資料並非營業秘密：
①宋健民指導所作成之合資事業技術資料，從未經宋健民指定 或雙方約定應以營業秘密處理，自未成為中砂公司單方擁有 之營業秘密。JV增補條款第5 條第2 項約定：中砂公司對宋 健民所開發之JV產品，得權衡效益後，安排其他事業部或專 案生產製造，而宋健民對該類產品之技術指導有完全管理權 ，並得監督其成本之發生。備忘錄三第3 條約定：宋健民將 為中砂公司聘任為顧問，月支領顧問費及年終獎金。關於宋 健民擔任顧問之職責，備忘錄二第3 條約定：中砂公司自20 10年5 月1 日起委託宋健民全權管理鑽石科技中心及所有JV 之技術。宋健民擁有管理DTC 需要之所有職權，包括預算編 列、人員之任用核薪及考核權DTC 內部組織調整，宋健民執 行對鑽石科技中心之管理應從中砂公司制度規定，宋健民對 於DTC 應訂定有利於雙方之研發計劃，經中砂公司同意後， 配合計劃之預算，中砂公司應予充分支持。可知宋健民有完 全之技術管理權，研發計劃均由宋健民制定。
②中砂公司所稱之BODD營業秘密資料，該等資料係在宋健民擔 任技術指導者，指導合資事業人員所製作，該等資料是否屬 營業秘密，是否應採取保密措施，本應依技術指導者宋健民 指示編列，或依合資事業雙方協商議定，始符合營業秘密法 之營業秘密要件。因過去宋健民從未指定，兩造未約定某特 定資料應屬營業秘密，縱宋健民於99年4 月底前因擔任鑽石 科技中心總經理簽訂競業禁止及營業秘密條款，然此等條款 ，經雙方以99年4 月30日離職申請單，合意刪除注意事項中 關於保密義務及競業禁止之規定，並以文字書寫更正為「依 JV規定辦理」。兩造未有任何競業禁止及保密條款之約定。 宋健民指導所作成之合資事業資料，包含鑽石事業部銷售鑽 石碟之資料，鑽石科技中心之研究成果或專案報告，從未經 宋健民指定或雙方約定應以營業秘密處理，自不得僅以中砂 公司單方之主張，使該等資料成為中砂公司單方擁有之營業 秘密。況宋健民為合資事業之股東，亦為技術資料之技術指 導者，本屬系爭資料之所有人之一，雙方本未曾約定此等資 料應屬營業秘密。職是，本件中砂公司主張之系爭合資事業 資料，均為99年4 月30日雙方合意刪除營業秘密及競業禁止 條款後之產出資料，雙方並無營業秘密或競業禁止條款之約 定，中砂公司主張其擁有營業秘密，為無理由。 ⑵中砂公司未採取合理保密措施：
中砂公司就製作之BODD報告，均未標示不准複印或轉發或為 公司機密之字樣，倘印出紙本，亦未要求回收。而宋健民於 99年4 月30日與中砂公司簽訂離職申請單後，注意事項中關 於保密義務規定，經中砂公司公司董事長及執行長核准刪除
。再者，宋健民於100 年簽訂備忘錄三後，中砂公司緊縮合 資事業之資金投入，宋健民於100 年3 月後，前往錸鑽公司 上班，每週僅至中砂公司公司1 次，每次約2 小時。中砂公 司客觀上並無任何行為，使宋健民瞭解中砂公司有將該資訊 作為營業秘密保護之意，亦未將該資訊以不易被任意接觸之 方式予以控管，中砂公司就系爭資料未採取合理之保密措施 。
⑶宋健民就中砂公司之營業秘密並無故意過失： ①宋健民99年4 月30日離職申請單，注意事項中關於保密義務 規定，經中砂公司公司董事長及執行長核准刪除，並以文字 書寫更正為「依JV規定辦理」。故兩造聘任合約書之保密條 款，不適用於雙方合資事業。宋健民未受保密條款所拘束， 自認為系爭合資事業中由宋健民指導完成之系爭資料，不可 能成為中砂公司之營業秘密。2010年於Advanced Materials Research Vols126-128，標題為「Mosaic Diamond Disks w ith Brazed Pallets for CMP」文章，公開有該等組合式鑽 式碟之概念。該文章刊登時，宋健民於99年4 月27日告知中 砂公司當時之董事長○○○，中砂公司並無異議，故宋健民 認為BODD之技術乃可對大眾公開，並非營業秘密。宋健民於 100 年8 月18日及8 月29日，告知中砂公司之主管，BODD之 介紹已於7 月4 日在舊金山發表公開演說。當時中砂公司之 主管均未有不同意之表示，甚且對此事表示贊同，可見中砂 公司對此等BODD技術之公開，已有默示之同意。宋健民自會 認為就此等已公開之資料，中砂公司並無可能主張營業秘密 之相關權利。
②宋健民曾以「450 mm晶圓的超聲化學機械平坦化」為題，分 上中下三期發表於2011年11月、12月、2012年1 月之工業材 料雜誌。該文經雜誌社同意刊登後，宋健民於2011年11月3 日發出電子郵件表示：附件為我發表18吋晶圓CMP 文章之前 半部，下半部文章將在下月出刊。接獲郵件者包含中砂公司 董事長○○○、高階主管○○○。中砂公司主管嗣後未曾表 示不同意，且對此事表示贊同，可見中砂公司對此等BO DD 技術之公開已有默示同意。宋健民自會認為就此等已公開之 資料，中砂公司無可能主張營業秘密之相關權利。訴外人周 呈祥在2012年3 月22日、2012年9 月17日分別安排將BODD之 樣品寄給AMAT，中砂公司主管○○○均知情且無異議。宋健 民領導之合資事業為尋得BODD樣品之銷售通路，前向台積電 為簡報。2011年12月26日，宋健民致函予台積電魏國修經理 ，副本同時給中砂公司○○○等人，表示感謝安排會議時間 ，會議重點將簡報新一代鑽石碟BODD。準此，中砂公司均未
向宋健民主張BODD技術為營業秘密，定中砂公司並無故意或 過失之行為。
⑷中砂公司之請求消滅時效：
宋健民於2011年8 月18日及8 月29日告知中砂公司之主管， BODD之介紹已於7 月4 日在舊金山發表公開演說，並將演說 之內容寫成文章，寄給該郵件之收信者，繼而刊登文章。該 等文章均公開有中砂公司所主張之○○○所製作圖表。中砂 公司至其知悉該等資料業經宋健民使用，並公開於期刊後之 2 年內，均未曾就該等相同之資料或相同之行為類型，主張 宋健民有侵害其營業秘密，中砂公司之請求顯已罹於2 年之 時效期間。
(二)宋健民不應支付200萬元之懲罰性違約金： 原審雖認定宋健民擔任嵩洋公司董事長違反聘任合約，認定 中砂公司以請求懲罰性賠償200 萬元為適當云云。然中砂公 司已同意解除宋健民之競業禁止責任，且中砂公司於簽訂備 忘錄時亦已同意宋健民與嵩洋公司合作。況所稱宋健民與嵩 洋公司合作之BODD鑽石碟，本非中砂公司生產之產品，中砂 公司本身亦無相關之BODD專利或技術，中砂公司與嵩洋公司 合作，不致使中砂公司受到損害，由此亦可見原審判決宋健 民應賠償200萬元，顯然過高。
(三)系爭專利非衍生自系爭產學合作契約：
1.衍生之智慧財產及專利範圍：
本件訴訟之背景係宋健民與中砂公司簽訂他案合作案，由宋 健民提供技術，中砂公司提供技術以外之資源共同生產販賣 鑽石相關產品。宋健民將簽訂前即發明之鑽石碟專利授權合 資事業，嗣於合資事業之外更發明BODD專利，並指導○○○ 鑽石碟之相關知識，繼而代表兩造合作之合資事業之一，其 為鑽石科技中心，使用鑽石科技中心之預算，而與陳盈同之 中華大學團隊簽訂系爭中華大學96至98年度之系爭產學合作 契約。目的在藉由陳盈同教授之團隊研究各類鑽石碟之性能 。系爭96及98年度產業學術合作委託合約書第7 條約定：本 計畫所衍生之智慧財產及專利為宋健民所有，專利權得由雙 方主持人、共同主持人共同具名申請之。明定限於計畫所衍 生之專利始有適用該條專利權歸屬約定之可能。所謂衍生者 ，係指計畫研究人員於研究計畫過程中所產生，先進行計畫 再產生專利，專利因計畫而產生。
2.系爭專利非由系爭產學合作契約產生：
本件之爭點，在於系爭專利是否為系爭產學合作契約所衍生 ，而非系爭專利與系爭產學合作契約是否有關聯，系爭專利 是否為系爭產學合作契約所衍生之爭點，涉及產學計畫與專
利之前後因果關係。況陳盈同之意見未說明各產學計畫與各 系爭專利之前後因果關係，其與本件爭點實無關聯。系爭專 利係97年底開始寫國科會計畫時，查詢其餘組合式鑽石碟之 技術文件撰寫而成，相關專利曾發表國際論文，並作為國科 會計畫之結案報告。再者，宋健民長期指導陳盈同鑽石碟之 相關知識，嗣宋健民與陳盈同簽訂「鑽石碟專利分享合約書 」，係宋健民與陳盈同締結之合約，前言載明：宋健民曾介 紹鑽石碟知識給陳盈同，並委託陳盈同從事鑽石碟之多種研 究，包括試作多種產品。足見宋健民曾提供鑽石碟所需之知 識技術予陳盈同，陳盈同以此等知識為基礎，先申請專利後 ，再寫成研究計畫，進行專利之測試及改進，系爭專利非自 系爭產學合作契約計畫所衍生。職是，系爭專利源自於國科 會計畫，並非衍生自本件98年產學計畫。
3.97年度產學計畫所生專利不應由中砂公司取得： 97年度之委託合約書未規定所研發產出之專利權歸屬何人， 故應屬發明人所有。系爭產學合作契約之3 個年度計畫分別 為：⑴96年度計畫為「化學機械拋光(CMP) 技術之延伸」， 計畫研究方向包含「滲石墨之導電Pad 」、「CVD 尖錐陣鑽 石碟」。⑵97年度計畫為「次世代鑽石修整器研製及技術開 發」，研究方向為「PCD 鑽石碟設計及研發」、「SEM 結構 分析」。⑶98年度計畫為「鑽石碟新產品開發」，研究方向 為「鑽石排列設計」、「膠合技術」。其研究內容標的各不 相同，為3 份不同之合約。97年之委託合約可能因未預期有 智慧財產權產出或其他因素，未約定智慧財產權之歸屬，不 應認定智慧財產權屬中砂公司所有。縱3 個年度之委託研究 計畫彼此之間具有延續性，然各計畫所研究者為不同之標的 ，各年度簽訂不同之合約，無法認定97年度之智慧財產權歸 屬，應與96、98年度之約定相同，而增加契約所無之約定內 容。
4.系爭專利不應由中砂公司取得：
陳盈同表示其係先申請專利再計畫實施專利，檢測專利之內 容及研究如何改進，專利技術之內容當然會在執行計畫之過 程，出現在計畫研究報告，此等專利與研究計畫之關聯性， 雖導因於陳盈同係以先產出之專利為計畫研究之標的對象， 然不得認定專利是由計畫所衍生。再者，縱部分未揭露於系 爭產學合作契約案之結案報告之技術內容為習知技術，惟中 華大學計畫報告中未揭示有該等習知技術，自無從認定系爭 專利係由計畫所衍生。專利之申請專利範圍，倘係習知技術 特徵與非習知技術特徵相互組合建構而成，如組合發明、修 飾、置換及省略技術特徵之發明、轉用發明等。則針對已獲
准之專利，無論是其中之習知技術特徵、非習知技術特徵或 特徵間之組合方式與排列順序，均因專利技術整體具有新穎 性與進步性，均應視為重要技術之一部，不應獨立拆解認定 。職是，不僅就習知技術特徵，甚而就習知技術與其他技術 特徵間之組合方式，計畫報告自應敘明，始足以認定系爭專 利係計畫所衍生。結案報告無論就習知技術或該習知技術與 其他技術之組合概念，均無任何揭示，足徵系爭專利並非計 畫所衍生。
(四)中砂公司排除侵害之請求為無理由：
系爭專利並非自產學合作計畫所衍生，中砂公司並非系爭專 利之真正權利人，自不得禁止宋健民就系爭專利為處分、設 定負擔、授權或為任何變更。
(五)宋健民未違反競業禁止約款：
1.中砂公司未反對宋健民之競業行為：
⑴備忘錄一、二可證中砂公司未反對宋健民之競業行為： 宋健民自98年4 月1 日起，開始向中砂公司之前董事長○○ ○呈報對外合作事宜，除於98年4 月1 日呈報宋健民簽訂設 立嵩洋公司之股東補充協議外，亦於98年12月29日呈報：DT C 成為JV之執行單位，DTC 現與大陸地區數家公司合作開發 中砂公司未生產，亦未開發之多項專利產品，包括：①嵩洋 公司開發BODD；②鄭州台鑽科技以六面頂生長立方晶鑽石， 第1 、2 、3 項之合約之前，已呈報等語。再者，備忘錄一 前言：本備忘錄為中砂公司與宋健民於97年10月15日所簽訂 JV增補條款之一部，緣因宋健民擬與第三人採用中砂公司與 宋健民共同之JV成果，作為未來業務之發展，因而雙方同意 如下：宋健民目前合作之外部對象包括大陸地區鄭州台鑽科 技、南通晶鑽、江蘇鑫鑽及嵩洋公司等4 個。足見中砂公司 嗣後就宋健民與第三人之合作事宜，另與宋健民簽訂備忘錄 一、二，且就相關之權利義務於上揭備忘錄明訂，復未究責 宋健民未事前告知之責任。準此，中砂公司不得再於事後就 事前未告知中砂公司究責。
⑵備忘錄三可證中砂公司未反對宋健民之競業行為： 中砂公司公司研發本部協理○○○前於99年11月17日寄電子 郵件之副本予當時中砂公司董事長○○○、執行長謝榮哲、 財務長許惠婷等管理階層報告執行情形，而費用分析表明載 「18讓與- 台鑽公司，三個，已完成」、「20讓與- 嵩洋微 電子，一個，已完成」，顯見中砂公司當時已知悉大陸地區 專利申請號00000000.2、00000000.4、00 000000.7 已移轉 予台鑽科技，大陸地區專利申請號00000000 .0 於98年9 月 29日公告移轉予嵩洋公司，中砂公司嗣後未表示反對意見，
續與宋健民簽訂備忘錄三，顯然中砂公司於知悉合資專利移 轉予嵩洋公司後，未表示反對意見，且仍與宋健民繼續合作 ，足認中砂公司事後同意宋健民與嵩洋公司合作之事。 2.中砂公司未對宋健民競業行為究責：
中砂公司已同意將合資事業專利移轉予嵩洋公司，亦從未對 宋健民與嵩洋公司合作之事有所責難，當無理由認定中砂公 司未同意與宋健民與嵩洋公司合作。衡諸常理，倘宋健民有 經營其他事業損害中砂公司利益，豈有自始至終，均將相關 細節向中砂公司報告、雙方並就此簽訂合約之理。準此，嵩 洋公司合作案經中砂公司同意，宋健民擔任該公司董事長， 自無違反聘任合約書第15條競業禁止約定。
參、本院得心證之理由：
一、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事 訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文 。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡 化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如 後：
(一)當事人不爭執事項：
1.兩造於85年10月28日簽訂英文版JVA ，另於91年8 月21日簽 訂中文版JVA 契約，嗣於97年10月15日簽訂JVA 增補條款， 99年1 月7 日簽訂備忘錄一，99年5 月1 日簽訂備忘錄二， 100 年1 月21日簽訂備忘錄三。
2.兩造於85年10月29日另簽署工作契約及聘任合約書，聘任宋 健民為中砂公司人員。嗣宋健民於96年提出第一份離職申請 單，旋即於隔日簽訂第二份聘任合約書，宋健民嗣於99年4 月30日申請離職，提出第二份離職申請單，轉任為中砂公司 技術顧問。
3.宋健民自98年3 月2 日擔任嵩洋公司之持股60% 之股東及董 事長，並於98年4 月1 日以簽呈向中砂公司前董事長報告此 事。宋健民擔任嵩洋公司董事長，其妻○○○及其子○○○ 分別擔任董事，該公司所經營之業務有：⑴研發、加工、生 產CMP 鑽石修整碟；⑵銷售自產產品、相關之技術諮詢及技 術服務；⑶貨物及技術進出口，而與中國砂輪公司競業。 4.宋健民於101 年8 月14日帶領一名美國應材公司人員進入中 砂公司鑽石事業部工廠管制區域，嗣宋健民雖向鑽石事業部 人員○○○表示已得中砂公司同意進入參觀。然趕赴現場之 鑽石事業部總經理○○○，將宋健民及該名美國應材公司人 員請離該管制區域。
5.附件15、15-1至15-4之CMP 專案週報，為中砂公司鑽石科技
中心人員○○○所製作。而宋健民代表中砂公司與中華大學 各於96年、97年、98年分別簽訂產業學術合作委託合約書。 6.除本案訴訟外，兩造間另有未決案件，包含臺灣士林地方法 院檢察署105 年度調偵字第279 號刑事案件，本院102 年度 民專訴字第104 號民事判決、103 年度民專訴字第11號民事 判決、103 年度民專訴字第95號、105 年度民專上字第17號 民事判決、臺灣臺北地方法院102 年重訴字第926 號民事判 決，均提起上訴。
(二)當事人主要爭點：
1.中砂公司與中華大學間於96年、97年、98年度之系爭產學合 作契約，因該等計畫所衍生之專利權，是否應歸中砂公司所 有？
2.宋健民是否應將附表編號2 至5 所示專利之專利權移轉登記 予中砂公司？本院僅就當事人有爭執之請求項，加以分析比 較。再者，中砂公司就原審訴之聲明第1 項聲請假執行，有 無理由？
3.中砂公司依專利法第96條第1 項規定，請求禁止宋健民就將 附表編號2 至5 所示專利為處分、設定負擔、授權或為任何 變更，有無理由？
4.中砂公司是否已同意宋健民與嵩洋公司合作之事，而不得認 定宋健民有違反競業禁止約定？中砂公司請求宋健民給付違 反競業禁止義務及洩漏營業秘密之損害賠償及懲罰性違約金 1,068 萬3,966 元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日 止，按年息5%計算之利息，有無理由？原判決酌定之200 萬 元懲罰性違約金，是否妥適？
二、系爭產學合作契約所生專利應歸中砂公司所有： 中砂公司主張自中華大學96年、97年、98年度之系爭產學合 作契約之計畫，所衍生之專利權應歸中砂公司所有等語。宋 健民抗辯稱系爭產學合作契約所衍生之專利權，非歸中砂公 司所有云云。職是，本院自應審究系爭產學合作契約所衍生 之專利，是否應歸中砂公司所有（參照本院整理當事人爭執 事項1 ）。
(一)中砂公司委託中華大學依據系爭產學合作契約開發技術： 按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利 權之歸屬依雙方契約約定。但出資人得實施其發明、新型或 新式樣。100 年12月21日修正前之專利法（下稱修正前專利 法）第7 條第3 項定有明文，現行專利法第7 條第3 項亦有 相同之規定。中砂公司分別自96年至98年之期間，出資委託 中華大學開發相關鑽石工具新技術，其包含如後研究案：1. 96年簽訂化學機械拋光(CMP) 延伸技術研究案，經費74萬元
。2.97年度簽訂次世代鑽石修整器研製及技術開發研究案， 經費76萬元。3.98年度簽訂鑽石碟新產品開發研究案，經費 76萬元。上開簽訂系爭產學合作契約之事實，業據中砂公司 提出96年度、97年度及98年度委託合約書及研究費轉帳傳票 ，暨該等研究計畫之主要負責人陳盈同教授各於101 年8 月 31日與101 年9 月27日訪談記錄在卷可稽（見原審卷一第22 至39、52至54頁之原證4 至6 、8 、9 ）。準此，本院應依 據前揭專利法規定，作為判斷系爭產學合作契約所生專利， 是否應歸中砂公司所有之基準。
(二)96年與98年系爭產學合作契約約定專利歸中砂公司： 修正前專利法第7 條第3 項前段規定，專利法未規定出資聘 請他人從事研究開發者，其專利申請權與專利權之歸屬約定 ，應以要式書面方式為之，故僅要出資人及受聘人雙方意思 合致，系爭產學合作契約即可依法成立。參諸系爭產學合作 契約之96年度、98年度委託合約書第7 條約定：本計畫所衍 生之智慧財產權與專利為中砂公司所有，專利權得由中砂公 司及陳盈同、共同主持人共同具名申請之。職是，依據96 年度與98年度系爭產學合作契約可知，系爭產學合作契約所 生之智慧財產權與專利均應歸中砂公司所有。
(三)97年系爭產學合作契約約定專利歸中砂公司： 1.97年系爭產學合作契約為96年系爭產學合作契約之延伸： 按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之 辭句，民法第98條定有明文。所謂探求當事人之真意，倘兩 造就其真意有爭執時，應從意思表示所根基之原因事實、經 濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲 使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝 在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之權利義務，是否符合公 平正義（參照最高法院96年度台上字第286 號民事判決）。 參諸系爭產學合作契約之97年度委託合約書雖未明載專利權 歸屬，惟依陳盈同101 年8 月31日訪談記錄之陳述：96年度 之部分成果，有申請I342248 及研發合約書之第二個專利I3 69270 ，如附表編號2 所示專利。97年度之研究成果申請I3 69271 ，如附表編號3 所示專利。公開號000000000 ，如附 表編號1 所示專利，並將I369271 之概念，申請中砂公司之 98年研究計畫，其認為宋健民代表中砂公司，學校與中砂公 司訂約，委託合約書載明專利歸屬企業，雖先申請專利，次 一年度再寫研究計畫申請經費，其個人認為專利是1 年計畫 之延伸，3 年度之計畫彼此間，具有其延續性，依系爭產學 合約書屬中砂公司所有等語（見原審卷一第52至53頁之原證 8第2 至3 頁）。準此，可證97年度系爭產學合作契約為96
年度系爭產學合作契約之延伸。
2.陳盈同證明97年度系爭產學合作契約約定專利歸中砂公司： 陳盈同101 年9 月27日訪談記錄之陳述：其與宋健民共同申 請之二件BODD專利，如附表編號4 、5 所示專利，其與中砂 公司補助中華大學3 年研究計畫之關連性，在於自技術延伸 觀點而言，確實具相關連性，無前面技術不會延伸出98年度 之BODD。宋健民要其轉讓之4 個專利，依計畫之經費來源與 簽約對象應歸屬中砂公司所有，且上述兩個BODD之專利屬於 前項計畫技術之延伸發展，亦屬於中砂公司所有。自專利之 概念、背景及圖式等事項，可與研究成果互相參考（見原審 卷一第54頁之原證9 ）。準此，益徵陳盈同肯認97年度系爭 產學合作契約為96年度系爭產學合作契約之延伸。經本院通 觀系爭產學合作契約全文，並斟酌訂立契約當時及委託研發 專利，，從契約之主要目的及經濟價值以觀，97年度系爭產 學合作契約約定專利應歸中砂公司所有。
(四)系爭產學合作契約約定附表編號2 至5之專利歸中砂公司： 1.證人陳盈同同意由中砂公司取得附表編號2至5專利： 證人陳盈同於原審104 年8 月24日審理時到庭結證稱：就其 101 年8 月31日訪談紀錄之第2 頁最上方段落，並與101 年 9 月27日訪談紀錄第1 頁可知（見原審卷一第52頁背面、第
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