智慧財產及商業法院行政判決
111年度行專訴字第4號
民國112年05月11日辯論終結
原 告 南光化學製藥股份有限公司
代 表 人 陳立賢
訴訟代理人 翁雅欣律師
蘇怡佳律師
陳豫宛專利師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 廖承威
訴訟代理人 簡正芳
參 加 人 瑞士商赫爾辛保健公司
代 表 人 Matteo MISSAGLIA
訴訟代理人 張哲倫律師
陳佳菁律師
劉君怡專利師
參 加 人 美商羅氏帕羅奧多責任有限公司
代 表 人 Sean A. Johnson
Bruce Resnick
(
智股
)上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部智慧財產局中華民國110年11月26日(110)智專三㈣01027字第11021162760號處分，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、被告之代表人原為洪淑敏，嗣於訴訟程序中變更為廖承威，業據其具狀聲明承受訴訟在卷(本院卷二第347頁)，經核並無不合，爰准許之。又參加人美商羅氏帕羅奧多責任有限公司經合法通知，無正當理由未到場，經核並無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依到場當事人之聲請，准由到場當事人為辯論，並為判決。二、事實概要：緣參加人前於民國93年1月28日以「帕洛諾斯瓊之液體醫藥配方」向被告機關申請發明專利，並主張優先權日為92年1月30日，經被告編為第093101810號審查後，准予專利，並發給發明第I342212號專利證書(下稱系爭專利) ，其後於109年5月4日提出更正申請。嗣109年7月6日原告以系爭專利有違核准時專利法第22條第1項第1款、第2款、第4項、第26條第2、3項、第43條第2項、第67條第2、4項規定，對之提起舉發，參加人復於109年11月3日、110年2月22日分別再次提出更正，經被告辦理聽證程序後，以110年11月26日(110)智專三㈣01027字第11021162760號專利舉發審定書為「110年2月22日之更正事項，准予更正」、「請求項1至18舉發不成立」之處分。原告對前開處分不服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。三、原告主張：
㈠由系爭專利實施例1至7所揭露之內容，完全無法得知究竟何種特徵最為重要，以及何種特徵之組合最具成效。其實施例6、7之內容(無需螯合劑就可以穩定)與實施例2揭示之內容(添加螯合劑可以穩定)矛盾，技藝人士倘欲依據系爭專利複製具有穩定性之帕洛諾司瓊溶液時，無法從說明書得知是否應添加何種賦形劑，或根本不用添加，甚至帕洛諾司瓊之濃度亦無需在0.03毫克∕毫升至0.2毫克∕毫升範圍內，致技藝人士無法據以實施。低濃度帕洛諾司瓊較穩定乃基礎化學反應速率理論，為所屬技術領域之基本常識。補強證據11、12足以釋明帕洛諾司瓊鹽酸鹽溶液僅含帕洛諾司瓊鹽酸鹽及水即可形成醫藥上穩定溶液之特徵，系爭專利達成穩定性之技術手段為何，無法令技藝人士理解。系爭專利說明書未揭露「同時具有防止或減少嘔吐且能達成醫藥上穩定溶液」、何謂「醫藥上可接受載劑」、何謂「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」，致使發明說明書不明確且未充分揭露。依基礎化學反應常識，兩種以上化學物質加成時，必須把所有之要件界定清楚，否則無法預期是否能呈穩定之功效。系爭專利請求項1將所有變因加總，任何種類之張力劑、螯合劑或其他醫藥上可接受之載劑均包含在請求項範圍內，有可能因相互反應造成不穩定，無法確認系爭專利請求項1是否為穩定之溶液。系爭專利實施例6、7之配方並不包含螯合劑，與系爭專利請求項1所請內容不同，實施例7之濃度為0.005毫克/毫升至0.025毫克/毫升，根本非系爭專利請求項1所請之帕洛諾司瓊濃度範圍，無法支持系爭專利請求項1，反更證明非系爭專利所請之帕洛諾司瓊配方仍可具有穩定效果。㈡從系爭專利說明書無法知悉低濃度配方之帕洛諾司瓊溶液是否同樣能達成防止或減少嘔吐之效果。系爭專利說明書第9頁第1行至第3行係揭示：「本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)醫藥上可接受之載劑，pH值為約4.0至約6.0」，所屬技術領域人士不能確認其所載之pH為約4.0至6.0，究竟係指載劑之pH值或溶液之pH值。被告並未說明為何所有「帕洛諾司瓊醫藥上可接受之鹽」在未經實驗狀況下，如何推知可形成穩定配方。證據2已揭示「包含0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽及pH值為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑的溶液」以及「該醫藥上可接受之載劑包括螯合劑，且該溶液之pH值為4.0至6.0」技術特徵，另補強證據15、17已揭露單水檸檬酸為醫藥領域技藝人士常用之緩衝溶液，pH在3.0至6.0間，具有良好螯合效力；又補強證據16已揭露單水葡萄糖係醫藥領域技藝人士常用之滲透壓調整劑(即張力劑)，pH在3.5至5.5之間，是證據2與補強證據15至17之組合足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。而系爭專利請求項8至13為請求項1之附屬項，係進一步界定醫藥上可接受之載劑pH值、投與途徑、帕洛諾司瓊之鹽類為鹽酸鹽及各自濃度，而上揭特徵亦為證據2所揭示，故均不具新穎性。㈢被告辯稱證據2未揭示系爭專利請求項1所請之「帕洛諾司瓊濃度範圍(0.03至0.2mg/mL)」云云，惟系爭專利申請人於宣誓書中宣稱本件保持穩定之關鍵在於帕洛諾司瓊之低濃度，此即包含較低濃度帕洛諾司瓊乃系爭專利據以取得專利之技術手段。是只要相對低濃度之帕洛諾司瓊溶液，即具有醫藥上穩定功效，至於低濃度範圍宣誓書中並無特定限制，低濃度帕洛諾司瓊溶液具穩定性乃固有特徵。證據2揭露其帕洛諾司瓊約為0.00001毫克/毫升到100毫克/毫升溶液，顯已涵蓋系爭專利所請之低濃度範圍，足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。另證據4揭示帕洛諾司瓊鹽酸鹽濃度可為0.00110至0.17000毫克/毫升，證據5揭示穩定劑包括緩衝劑(如：醋酸鹽、檸檬酸鹽)、螯合劑(如：EDTA、檸檬酸鈉)、張力劑(如甘露糖醇、葡萄糖)，補強證據之證據15至17則已揭示螯合劑與張力劑，及其pH值為4至6，證據3亦揭示檸檬酸鈉緩衝劑之pH值為3.0至6.0，證據4揭露帕洛諾司瓊鹽酸鹽係配置於等張的氯化鈉溶液中，是證據2至5之組合(補強證據11、12、15至18)，足以證明系爭專利請求項1不具進步性。又證據6、7、8已揭示系爭專利請求項3、4關於甘露糖醇及請求項6之EDTA濃度範圍，是證據2至6之組合及證據2至5、7之組合或證據2至5、8之組合(補強證據11、12、15至18)，亦足以證明系爭專利請求項3、4及6不具進步性。㈣系爭專利說明書並無一處揭示隔離主成分之載劑pH值為4.0至6.0，系爭專利於100年3月2日之修正已超出原說明書揭露之範圍，而參加人所提答辯證據8並非系爭專利說明書一部分，且為系爭專利申請後始提出之實驗數據，不具證據能力。況答辯證據8之實驗僅以「特定的帕洛諾司瓊鹽酸鹽」及「特定溶液配方」進行，與系爭專利請求項1之條件不符，不足以作為系爭專利修正未超出範圍之佐證。又系爭專利說明書第8頁倒數第2行及第12頁第9行至第10行揭示：「發明人進一步發現，藉由調整該配方之pH及/或賦形劑濃度，可以增加帕洛諾司瓊配方之穩定性」，第12頁第18行至第20行記載：「調整配方pH之適當溶液有許多實例，兩個例示溶液為氫氧化鈉與鹽酸溶液，二者均可用於調整配方之pH」等語，均未揭示「溶液pH為4.0至6.0」之技術特徵。另系爭專利公告時請求項15、17之請求標的係貯存方法及裝填方法，與系爭專利請求項1所請之「物」標的不同，系爭專利請求項1公告時申請專利範圍未涵蓋「醫藥上穩定之溶液之pH值為4.0至6.0」之技術特徵，更未涵蓋包含「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」及「醫藥上穩定之溶液之pH為4.0至6.0」同時並存的技術特徵，系爭專利說明書內容既無法支持同時包含「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」及「醫藥上穩定之溶液之pH為4.0至6.0」兩個技術之更正後請求項1，則110年2月22日之更正已超出申請時說明書所揭露之範圍。又系爭專利請求項1更正前之發明目的係為形成「醫藥上穩定溶液」，且其連接詞「包括」為開放式用語，故其發明目的應為不限溶液pH即可達成醫藥上穩定溶液，惟更正後之請求項1因加入「溶液pH值為4.0至6.0」之技術特徵，造成更正後請求項1之醫藥上穩定溶液變更為整體溶液pH值必須為4.0至6.0，使其無法達成更正前該請求項1之只要載劑pH值為4.0至6.0而不限溶液pH，即可達成穩定之發明目的，已實質變更公告時申請專利範圍而違反專利法第67條第4項規定等語。聲明：1.原處分撤銷。2.被告就第093101810號發明專利應為「110年2月22日之更正事項，不准予更正；請求項1至18舉發成立」之處分。四、被告則以：
㈠系爭專利110年2月22日更正係將原公告之請求項1進一步界定技術特徵「其中，該溶液之pH為4.0至6.0」，此為系爭專利申請時說明書已明確記載之技術特徵，與請求項1所請「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」實質相同，未超出申請時說明書、所請專利範圍及圖式，並無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。發明所屬技術領域具通常知識者依系爭專利說明書第8頁倒數第1行至第2行揭露內容，可知配方中承載帕洛諾司瓊之整體溶液系統之pH值係影響帕洛諾司瓊穩定性之重要關鍵。另依系爭專利說明書第9頁第1行至第3行揭露之內容，可知該pH為約4.0至約6.0係指整體醫藥上可接受之載劑所呈現之特性，非個別載劑所必須呈現之特性，況載劑成分眾多，非必以液體形式存在，倘為固體，即無法測得pH值之物性。是所謂「醫藥上可接受之載劑」係一種以上載劑混合而成溶液之「整體載劑」概念，用以承載帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽以利投予病患，而該整體載劑pH值為約4.0至6.0。系爭專利請求項1所請溶液包含之活性成分帕洛諾司瓊為低濃度，與醫藥上可接受之載劑混合形成醫藥上穩定之溶液後，對最終溶液之pH影響甚微，是所屬技術領域具通常知識者可確認「pH為4.0至6.0的醫藥上可接受之載劑」實質上與「醫藥上穩定溶液之pH為4.0至6.0」相等。原告指稱系爭專利更正超出申請說明書、圖式或申請專利範圍，實質變更公告時之申請專利範圍云云。惟系爭專利說明書已揭示藉由調整配方之pH及/或賦形劑濃度以增加帕洛諾司瓊之穩定度，發明所屬技術領域具通常知識者可理解系爭專利之配方溶液pH值約為4.0至6.0時可增加帕洛諾司瓊之穩定性。至系爭專利請求項15、17所請範圍係關於貯存或裝填含有帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的溶液之容器之方法，其中所述及之溶液即為系爭專利所請醫藥上穩定之溶液，可支持更正後系爭專利請求項1之技術特徵，原處分准予更正，並無違誤。㈡系爭專利除以降低帕洛諾司瓊於液體配方中之濃度以改良穩定性外，另證實調整液體配方之pH值及或添加張力劑及螯合劑可進一步增加帕洛諾司瓊調配液體配方之穩定性。系爭專利發明說明提供實例1至7以證實請求項1所請低濃度之帕洛諾司瓊、pH值4.0-6.0，螯合劑及張力劑確有助於帕洛諾司瓊液體配方之穩定性。另系爭專利實例6、7亦揭示穩定性之評估方法、評估指標及穩定性評估結果，於審查過程中另提供補充實驗數據，試驗結果再一次證實低濃度帕洛諾司瓊與pH對所請配方之穩定性具有極大影響。原告所提補強證據11係有關帕洛諾司瓊針劑產品，補強證據12則係有關新藥原料及產品之穩定性試驗基準，由補強證據11僅可知悉其針劑產品係澄清、無變色可適用於注射，與系爭專利之帕洛諾司瓊液態配方於室溫時具有18個月以上之保存穩定性，二者判斷條件及儲存環境有別。由是可知系爭專利請求項1至18對應之發明說明並未違反專利法第26條第2項規定。至原告指稱系爭專利說明書未揭露「同時具有防止或減少嘔吐且能達成醫藥上穩定溶液」、何謂「醫藥上可接受載劑」、何謂「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」云云，惟所屬技術領域具通常知識者藉由系爭專利發明說明，可知請求項1「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」應為一種以上之個別載劑經均勻混合後所得之整體載劑，其整體載劑之pH值落於4.0-6.0範圍之間；另系爭專利說明書第10頁第9行至第18行揭露「醫藥上可接受之鹽」，係指製備醫藥組成物且通常為安全不具毒性及不會於生物學上或其他方面不受歡迎且於獸醫用途及人類醫藥用途上可接受者，所屬技術領域具通常知識者可瞭解帕洛諾司瓊與鹽酸反應形成鹽類，可合理推知其呈鹼性，並經由一般例行性試驗輕易完成「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」；又系爭專利揭露美國專利第5202333號，該美國專利已揭示5-HT3受體拮抗劑之臨床研究，該研究顯示該拮抗劑可用於減少由化療劑引發之延緩發作型噁心作嘔，而帕洛諾司瓊為新穎之5-HT3受體拮抗劑，自亦具有上開作用，是系爭專利發明已充分揭露。㈢系爭專利說明書已揭示「注射用配方典型地係調配以水為基本賦形劑之水性溶液」及「其中醫藥上可接受之載劑包含螯合劑與甘露糖醇」，並揭示溶液pH值可達成醫藥穩定性，則所屬技術領域具通常知識者自可理解系爭專利所指「醫藥上可接受之載劑包含螯合劑和張力劑」係指「以水為基本賦形劑，並包含螯合劑和張力劑及pH調整劑溶於其中之整個溶液系統」。至所謂「醫藥穩定溶液」之判斷，系爭專利說明書實例6曾評估不含地塞米松之帕洛諾司瓊穩定性，獲致之結果顯示溶液保持澄清、微粒負荷及混濁量幾無或未見變化，是發明所屬技術領域具通常知識者可理解請求項1之「醫藥上穩定之溶液」係關於溶液外觀是否清澈澄明，及活性主成分是否因降解而喪失須符合作為醫藥使用上之標準。又系爭專利已分別針對配方1.整體之pH；2.檸檬酸鹽緩衝液、EDTA與低濃度帕洛諾司瓊鹽酸鹽搭配時彼此之濃度及3.張力劑之添加及其濃度以評估對帕洛諾司瓊穩定性之影響，所屬技術領域具通常知識者自可依系爭專利之實例經一般例行性實驗以獲致系爭專利請求項1之「醫藥上穩定之溶液」。是綜上可知，系爭專利請求項1至18所請範圍明確且為系爭專利說明書所支持。㈣證據2並未揭示系爭專利請求項1所請「包含0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽及pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑的溶液」技術特徵，而補強證據15至17無法補充證據2未揭示之「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑的溶液」技術特徵，而請求項8至13為請求項1之附屬項，除請求項1所載全部技術特徵外，另界定所請溶液之pH、投與途徑、添加之帕洛諾司瓊鹽類為鹽酸鹽、帕洛諾司瓊鹽酸鹽之添加濃度等，證據2及補強證據15至17之組合既無法證明請求項1不具新穎性，自亦無法證明請求項8至13不具新穎性。證據4並未揭示系爭專利請求項1之「包含0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽及pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑的溶液」技術特徵；而證據3、5並未教示或建議藉由調整帕洛諾司瓊液體配方之pH值或添加張力劑及螯合劑可進一步增加帕洛諾司瓊液體配方之穩定性，而補強證據18僅揭示EDTA之pH值，證據2至5之組合及補強證據11、12、15至18無法達成系爭專利藉由降低帕洛諾司瓊於液體配方中之濃度以做為改良配方穩定性，以及藉由調整配方pH值或添加張力劑及螯合劑可進一步增加穩定性之功效，自不足以證明系爭專利請求項1、15、17不具進步性。系爭專利請求項2、5、7至14為請求項1之附屬項，請求項16為請求項15之附屬項，請求項18為請求項17之附屬項，所請附屬項除包含獨立項之全部技術特徵外，另分別界定個別技術特徵，而證據2至證據5之組合及補強證據11、12、15至18不足以證明系爭專利請求項1、15、17不具進步性，從而證據2至證據5之組合及補強證據11、12、15至18亦不足以證明請求項2、5、7至14、16、18不具進步性。又系爭專利請求項3、4為請求項2之附屬項，除包含請求項2之全部技術特徵外，另分別界定所請甘露醣醇之濃度，而證據6未教示或建議系爭專利請求項3、4所請發明整體之技術特徵，從而證據2至證據6之組合及補強證據11、12、15至17亦不足以證明系爭專利請求項3、4不具進步性。另證據7僅揭示D-Mannitol可為等張化劑，與EDTA可供靜脈注射，惟證據7並未教示或建議請求項3、4、6所請發明之整體技術特徵，是證據2至5及證據7之組合及補強證據11、12、15至17亦不足以證明系爭專利請求項3、4、6不具進步性。又證據8係揭示於醫藥組合物中最佳螯合劑是EDTA及其含量，惟證據8並未教示或建議系爭專利請求項6所請發明之整體技術特徵，是證據2至證據5及證據8之組合及補強證據11、12、15至17亦不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。系爭專利請求項1所請「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」係指「以水為基本賦形劑，並包含螯合劑和張力劑及pH調整劑溶於其中之整個溶液系統，pH為4.0至6.0」，因所請溶液包含之活性成分帕洛諾司瓊僅為0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升之低濃度，故當活性成分與醫藥上可接受之載劑混合形成醫藥上穩定之溶液後，活性成分對最終溶液之pH影響甚微，故所屬技術領域具通常知識者可確認pH4.0至6.0的醫藥上可接受之載劑實質上與醫藥上穩定溶液之pH為4.0至6.0相等，故系爭專利請求項1至14之修正，並未違反專利法第43條第2項之規定等語置辯。聲明：駁回原告之訴。五、參加人瑞士商赫爾辛保健公司則以:
㈠系爭專利於110年2月22日之更正係於請求項1中加入「pH為4.0至6.0之醫藥上穩定溶液」技術特徵，係將申請時原說明書已明確記載之技術特徵釋明於請求項中，乃屬不明瞭記載之釋明，所屬技術領域具通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容自能明顯了解其固有涵義，蓋說明書或請求項內容係關於貯存或裝填含有帕洛諾司瓊溶液之容器之方法，其中所述及之溶液即為系爭發明所請醫藥上穩定溶液，本即可支持請求項1之技術特徵，且未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。而更正後請求項1併入「其中，該溶液之pH值為4.0至6.0」之技術特徵仍可達成更正請求項1之「醫藥上穩定溶液」之發明目的。又帕洛諾司瓊鹽酸鹽對最終溶液之pH影響甚微，故通常知識者皆可理解系爭專利請求項1之「醫藥上可接受之載劑之pH值」實質上與「醫藥上穩定之溶液之pH值」相等，故更正前請求項1既已包含「pH值為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」及「該溶液之pH為4.0至6.0」兩個同時並存之技術特徵，更正後請求項1之「溶液之pH為4.0至6.0」並未導致實質變更，100年3月2日之修正亦未超出原說明書揭露之範圍。㈡證據11公開日晚於系爭專利申請日，而證據12則未揭示確實之公開日，若依其右上角所載「August 2003」為依據，亦晚於系爭專利申請日，故證據11、12均非適格之證據。況證據11所揭示之帕洛諾司瓊針劑與證據1或證據2所揭示之調配物完全無關，自不得為補強證據；另證據12所揭示之藥品安定性試驗基準乃一般性之藥品試驗基準，並非針對證據1或證據2之調配物之試驗基準，自亦非適格之補強證據，況證據11、12無法說明任意濃度之帕洛諾司瓊溶液皆具有穩定性。至證據15至18之醫藥手冊或化學技術百科全書乃一般性文獻，亦非針對證據2之內容作進一步揭示，故證據15至18自非適格之補強證據。另證據23乃參加人於系爭專利申請過程中呈送之補充數據，與證據2無關，是證據23不得作為證據2之補強證據。系爭專利請求項1係包含：1.低濃度帕洛諾司瓊或其醫藥學上可接受之鹽；2.pH值為4.0-6.0；3.螯合劑及4.張力劑等技術特徵，上開技術特徵分別由實例1至7證實系爭專利所請溶液之醫藥穩定性，倘原告認為系爭專利醫藥調配物之組成會因相互反應造成不穩定，自應提出造成不穩定之證據，非恣意以與系爭專利組成分無關之「水與醇類」或「水與有機酸」之酯化反應即誆稱系爭專利之組成分可能因相互反應造成不穩定。系爭專利說明書第8頁倒數第2段及實例2皆是在說明系爭發明藉由提供低濃度帕洛諾司瓊溶液達到穩定性，非原告錯誤解讀謂系爭發明必須證明低濃度可同時達成醫藥穩定及防止或減少嘔吐功效，事實上，防止或減少嘔吐與投藥之劑量有關，所屬技術領域具通常知識者可視需求將系爭發明之「含有0.03mg/ml-0.2mg/ml帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽之醫藥穩定溶液」依所需劑量投予病患而達到防止或減少嘔吐功效，況依系爭專利申請時所載，帕洛諾司瓊可用於防止或減少嘔吐乃係習知，系爭專利所請發明並非帕洛諾司瓊用於防止或減少嘔吐之新用途，而係關於新穎之醫藥上穩定溶液，原告前開質疑，係將兩種特徵混淆。㈢系爭發明之特點在於確認帕洛諾司瓊濃度為其調配物化學穩定性之關鍵因素，其會因濃度之降低而增加穩定性，原告僅因證據2揭示活性成分非涵蓋系爭專利之1mg/ml至10mg/ml之濃度數值範圍，即認為系爭發明之低濃度可輕易完成，顯未正確認知系爭發明之進步性特徵。況證據2公開時，通常知識並不知系爭專利發明內容，如何能得知帕洛諾司瓊濃度與穩定性間之關係？是證據2(不論是否包含證據15至17)均不足以證明系爭專利請求項1、8至13不具新穎性。原告又稱證據2至5皆屬醫藥領域，對所欲解決之問題、功能或作用、教示或建議等事項皆具有共通性，所屬技術領域具通常知識者自有組合之動機，再與證據6、7、8組合後，足證系爭專利不具進步性云云。惟查，證據3與醫藥毫無關聯，與證據2、4無共通性；而證據6係關於可高壓滅菌之醫藥組合物，其包含眼用活性成分及螯合劑，與證據2至5整體揭示內容、技術領域或所欲解決之問題、功能、作用毫無共通性，亦未提供結合之教示或建議，所屬技術領域具通常知識者自無結合證據2至6之動機。至證據7係醫藥品添加物參考書，所屬技術領域具通常知識者何以能有動機從證據7所揭示之眾多醫藥品添加物特定地選其中D-Manitol與證據2結合，原告並未說明；而證據8係用於局部施藥之藥物組合物防腐系統，其含有脂肪酸/氨基酸皂、抗真菌酸及螯合劑，就證據8與證據2至5整體揭示內容、技術領域之關聯性及所欲解決之問題或功能、作用之共通性綜合考量，皆未明確記載或實質提供教示或建議，證據2至5及8所欲解決之技術問題差異甚大，功能及作用明顯不同，所屬技術領域具通常知識者自無組合證據2至5及8之動機。是證據2至5、證據2至6、證據2至5及證據7之組合、或證據2至5及證據8之組合，加上證據11、12所揭示之內容，均不足以證明系爭專利不具進步性，原處分並無違誤等語置辯。聲明：駁回原告之訴。六、參加人美商羅氏帕羅奧多責任有限公司經合法通知，未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或陳述。七、本件之爭點：
㈠系爭專利請求項1至18對應之發明是否違反專利法第26條第2項之規定(含證據1、9及補強證據11、12)？㈡系爭專利請求項1至18是否違反專利法第26條第3項之規定(含證據1、9及補強證據11、12)？㈢證據2(含補強證據15至17)是否足以證明系爭專利請求項1、8至13不具新穎性？㈣證據2至證據5之組合(含補強證據11、12、15至18)是否足以證明系爭專利請求項1、2、5、7至18不具進步性？㈤證據2至證據6之組合(含補強證據11、12、15至18)是否足以證明系爭專利請求項3、4不具進步性？㈥證據2至證據5及證據7之組合(含補強證據11、12、15至18)是否足以證明系爭專利請求項3、4、6不具進步性？㈦證據2至證據5及證據8之組合(含補強證據11、12、15至18)是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性？㈧系爭專利請求項1至14是否違反專利法第43條第2項之規定(依證據1、補強證據13、14)？㈨系爭專利請求項1至14是否違反專利法第67條第2項之規定(依證據1)？㈩系爭專利請求項1至14是否違反專利法第67條第4項之規定(依證據1)？八、得心證之理由：
㈠系爭專利係於93年1月28日提出申請，於100年3月29日審定准予專利，並於100年5月21日公告，是系爭專利是否有應撤銷之原因，自應適用99年8月25日修正公布，99年9月12日施行之專利法第22條第1項、第4項、第26條第2項、第3項為斷(下稱核准時專利法)；至系爭專利是否有違反專利法第43條第2項及第67條第2項、第4項規定之情事，則應依提起舉發時所適用之108年5月1日修正公布，108年11月1日施行之專利法，合先敘明。㈡系爭專利係有關一種使用帕洛諾司瓊(palonosetron)來減少化學治療及輻射治療所引起之嘔吐之帕洛諾司瓊之具保存穩定性之液體醫藥配方。此配方特別可用於製備靜脈內及經口液體藥劑。此等配方於室溫時具有18個月以上之保存穩定性，因此可以不必冷藏貯存，及可使用非無菌性、終期滅菌程序進行製造(系爭專利摘要及說明書第8頁【發明內容】第1段)。 (帕洛諾司瓊鹽酸鹽
)活性成分帕洛諾司瓊之配方於一些情況下，只需要其他先前已知用於治療嘔吐的化合物之1/10量，此等配方出乎預料地容許使用遠低於一般預期之帕洛諾司瓊濃度。因此，於一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)約0.01毫克/毫升至約5毫克/毫升帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)醫藥上可接受之載劑。且本發明藉由調整該配方之pH及/或賦形劑濃度，可以增加帕洛諾司瓊配方之穩定性。因此，於另一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)醫藥上可接受之載劑，pH為約4.0至約6.0(參右圖所示)。於另一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括約0.01至約5.0毫克/毫升帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；約10至約100毫莫耳檸檬酸鹽緩衝劑；及約0.005至約1.0毫克/毫升EDTA(系爭專利【發明內容】，說明書第8頁第16行至第9頁第7行)。又活性成分帕洛諾司瓊之配方添加甘露糖醇及螯合劑可增加帕洛諾司瓊配方之穩定性。因此，於又另一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽及b)醫藥上可接受之載劑，其中醫藥上可接受之載劑包含螯合劑與甘露糖醇(系爭專利【發明內容】，說明書第9頁第8行至第13行)。又系爭專利申請專利範圍共計18項，其中請求項1、15、17為獨立項，系爭專利權人於系爭專利舉發過程中所提出110年2月22日更正本，經被告於110年11月26日舉發審定時准予更正，更正後系爭專利各請求項所請內容詳如附表所示，茲不再贅。㈢原告主張系爭專利不具新穎性及進步性，主要係提出證據2至8為證，經查，證據2係西元1993年4月13日公開之美國US5,202,333專利案，其公開日早於系爭專利優先權日(即2003年1月30日)，可資為與系爭專利比對之先前技術。證據2說明書第27欄EXAMPLE10揭示式I化合物包含帕洛諾司瓊，該實施例載有(S)-2-(l-氮雜雙環-[2.2.2]辛-3-基)-2,3,3a,4,5,6-六氫-1H-苯并[去]異喹啉-1-酮化合物。另其說明書第9欄第56行至第10欄第5行記載「式I化合物可有效用於預防及治療嘔吐。造成嘔吐的因素包括外科手術麻醉…嘔吐也可能是由攝入的毒素所引起的，例如…為治療目的而使用的藥物，例如…化療劑」；說明書第10欄第6行至第9行記載「式I化合物特別利於治療(特別係預防)由輻射毒害所引發的嘔吐、以一般輻射治療或細胞毒性劑化學治療或藥物治療之癌症治療中顯著副作用的嘔吐症狀」；說明書第4欄第66行及第5欄第1行至第2行記載「藥學上可接受鹽類...此類鹽類包含形成自無機酸例如鹽酸所形成之酸加成鹽」；說明書第12欄第16行至第18行記載「因此，對於70公斤人類之治療有效量的範圍為70ng/day至70mg/day，較佳為700ng/day至7.0mg/day」；說明書第12欄第19行至第24行記載「治療此疾病之所屬領域技藝人士，可無須經過度試驗即根據個人知識與本文之揭露，找到治療給定疾病之式I化合物的治療有效劑量」；說明書第12欄第29行至第38行記載「組成物可以為錠劑、丸劑、膠囊、半固體、粉狀、持續釋放製劑、溶液、懸浮液、酏劑、氣膠或任何其他適當的形式，且通常包含一式I化合物與至少一醫藥學上可接受之賦形劑之組合。可接受之賦形劑為非毒性、可幫助藥物施用且對式I化合物之治療效益無負面影響」；說明書第12欄第64行至第66行記載「一般而言，最終組合物將包含0.000001%w至10.0%w之式I化合物」；說明書第28欄第54行至第29欄第12行實施例13記載「口服配方：式I化合物100-1000毫克、單水檸檬酸105毫克、氫氧化鈉18毫克、調味劑適量、水至100毫升。靜脈注射配方：式I化合物10-100毫克、葡萄糖單水合物適量使等張、單水檸檬酸1.05毫克、氫氧化鈉0.18毫克、水至1.0毫升」等語。另證據3係1974年11月1日公開之The Hexose-Proton Cotransport System of Chlorella, Journal of General Physiology, volume 64(5):568-581文獻，其第569頁第4段第3行揭示使用Sodium citrate buffer(檸檬酸鈉緩衝液)之pH值為3.0-6.0。而證據4係1998年8月公開之The Efficacy of RS-25259, a Long-Acting Selective 5-HT3 Receptor Antagonist, for Preventing Postoperative Nausea and VomitingAfter Hysterectomy Procedures, Anesthesia and analgesia期刊，其第87期第462頁揭示RS-25259(即帕洛諾司瓊鹽酸鹽)為一種治療或預防手術後噁心及嘔吐(PONV)之藥物，該研究為帕洛諾司瓊鹽酸鹽之靜脈注射藥劑治療手術後噁心之試驗，不同劑量組之帕洛諾司瓊鹽酸鹽配製為體積15mL靜脈注射投予病患，實驗組分別為0.1、0.3、1.0、3.0、30µg/kg劑量之帕洛諾司瓊鹽酸鹽，而安慰組為投予鹽水；試驗結果顯示，手術後0至24小時，0.3µg/kg以上之劑量組相對於安慰組，病患手術後噁心之比率降低，且呈現一致性：安慰劑、0.3、1.0、3.0、30µg/kg之嘔吐比率分別為32%、34%、30%及26%(第463頁左欄第2段；表2)。至證據5則係2002年11月公開之Excipient-Drug Interactions in Parenteral Formulations, Journal of Pharmaceutical Sciences, Review, volume 91 No.11文獻，其表1(第2285頁右欄)揭示注射用配方主要賦形劑，其中明確記載注射用配方之穩定劑包括：緩衝液(如：醋酸鹽、檸檬酸鹽)、螯合劑(如：EDTA、檸檬酸鈉)、張力調節劑(如：氯化鈉、甘油、甘露醇或葡萄糖)等內容。而證據6係2002年10月22日公告之美國US6468548B1專利案，其說明書第3欄第3行至第16行揭露「非離子性張力劑，例如，…mannitol(甘露醇)…、Dextrose(葡萄糖)。典型地，足夠量的張力增強劑可被加入以賦予前述眼科組合物約50-1000mOsmol的滲透壓，較佳為100-400mOsmol，更佳為200-400mOsmol…」。另證據7係日本醫藥品添加劑協會編輯，於1994年1月14日公開之「醫藥品添加物事典」首頁、版權頁及第17頁、第130頁、第131頁，其揭露D-Mannitol，並於「用途」段落揭露可以為等張化劑，「投予途徑˙最大使用量」段落揭露可供靜脈內注射等技術內容。而證據8則係2001年9月4日公告之美國US6284749B1專利案，其說明書第3欄第1行至第16行揭露醫藥組合物中最佳螯合劑為EDTA，一般而言，螯合劑於本發明組合物中的量可為約0.001％至約1％，較佳為約0.01％至約0.2％，且更佳為約0.01％至約0.1％等技術內容。㈣系爭專利(更正後)請求項1至18對應之系爭專利發明說明，並未違反專利法第26條第2項之規定:1.原告主張系爭專利說明書之實施例1至7均未揭示「同時」包含(1)該主成分帕洛諾司瓊之濃度且為低濃度；(2)醫藥上可接受之載劑之pH值(約4.0〜6.0)；(3)螯合劑EDTA及張力劑等三種基本單元之實驗資料，無法證明可達成所欲解決之問題及達成所欲之穩定性功效等云云。經查，系爭專利發明說明實例1以80℃評估「pH值」對於帕洛諾司瓊鹽酸鹽之穩定性影響，結果顯示pH5.0時該帕洛諾司瓊鹽酸鹽最穩定，實例2進行配方最適化進行研究，調查「帕洛諾司瓊鹽酸鹽(0.05毫克/毫升至5.0毫克/毫升)、檸檬酸鹽緩衝液(0至80mM)及EDTA(0至0.10％)的濃度之適當範圍」，結果可觀察到帕洛諾司瓊濃度亦為化學性穩定之關鍵因素，於帕洛諾司瓊濃度最低時可得到最大之穩定性，實例3則係評估「張力劑」之添加對帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方穩定性之影響，發現含有甘露醣醇之帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方有較優之穩定性，最適量為4.15％，實例4、5分別揭露靜脈內及口服之代表性配方，實例6、7揭示包含帕洛諾司瓊鹽酸鹽與張力劑配方之穩定性研究。據上可知，系爭專利發明說明實施例業已評估帕洛諾司瓊鹽酸鹽濃度與溶液pH值、螯合劑、張力劑等條件對於溶液中帕洛諾司瓊鹽酸鹽之穩定性影響；再者，系爭專利說明書第9頁第3行揭露系爭專利之發明溶液包括「醫藥上可接受之載劑，pH約4.0至6.0」，參酌上開實例1所揭露「整體溶液之pH值」對於帕洛諾司瓊鹽酸鹽穩定性影響，可理解系爭專利之溶液係排除帕洛諾司瓊鹽酸鹽，僅針對該溶液內醫藥上可接受之載劑。而該醫藥上可接受之載劑既承載帕洛諾司瓊鹽酸鹽，則該載劑之pH值對於溶液中帕洛諾司瓊鹽酸鹽之穩定性自亦有所影響，該發明所屬技術領域具通常知識者參酌系爭專利發明說明內容，經由一般例行性試驗分開或合併驗證，自能瞭解「(1)該主成分帕洛諾司瓊之濃度且為低濃度、(2)醫藥上可接受之載劑之pH值（約4.0〜6.0）、(3)螯合劑EDTA及張力劑、(4)溶液pH值4.0-6.0」各項因素對帕洛諾司瓊鹽酸鹽穩定性之影響，毋庸進一步將上開條件合併評估之實施例盡予揭露，足徵系爭專利業已說明明確且充分揭露而可據以實施。2.原告雖又主張系爭專利說明書實施例分別揭示不同變因，惟系爭專利請求項1既將不同因素加在一起，自應將所有要件界定清楚(即全要件原則)，否則無法預期是否能達成穩定之功效云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第9頁第㈤點)。惟查，系爭專利實例4及5分別揭露靜脈及口服之代表性配方，足以證明低濃度之帕洛諾司瓊(0.05毫克/毫升)、甘露醣醇(張力劑)、EDTA(螯合劑)，或添加緩衝液(檸檬酸及檸檬酸三鈉)均未見有發生溶液不穩定之狀態；再者，原告就系爭專利之溶液組成成分會彼此產生化學反應致不穩定狀態一節，均未提供具體證據證明，是原告上開主張並不足採。原告復主張實例1至6完全無法得知究竟何種特徵最為重要，或何種特徵之組合會有較佳之效果云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第6頁第㈢至㈣點)。惟承前所述，系爭專利業已揭露低濃度之帕洛諾司瓊、醫藥上可接受之載劑之pH值、螯合劑(EDTA)、張力劑(甘露醣醇)及溶液pH值等均會對溶液中所含之帕洛諾司瓊穩定性產生助益，是以何種技術特徵對於溶液中之帕洛諾司瓊穩定性效果最好，自無須進行相關比較試驗，況該類比較試驗亦為所屬技術領域具通常知識者經一般例行性試驗即可輕易完成，故原告主張所有影響穩定性之技術特徵均須比較其優劣，並不足採。3.原告又主張補強證據11與補強證據12可證明帕洛諾司瓊鹽酸鹽只需單純溶於水，不需要加任何載劑，即可形成醫藥上穩定之溶液，故穩定性為帕洛諾司瓊鹽酸鹽溶液的固有特徵，顯見系爭專利之技術手段與其功效毫無對應關係云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第10頁第㈨點)。惟查，原告提供美○○市之帕洛諾司瓊鹽酸鹽針劑與系爭專利之發明兩者分屬二事，系爭專利說明書至少提供實例1至7分別探討pH值、穩定濃度範圍(帕洛諾司瓊鹽酸鹽(0.05毫克/毫升至5.0毫克/毫升)、檸檬酸鹽緩衝液(0至80mM)及EDTA(0至0.10％))及張力劑(氯化鈉及甘露醣醇)等因素如何促進帕洛諾司瓊鹽酸鹽藥劑之穩定性，不應僅因特定帕洛諾司瓊鹽酸鹽針劑符合美國藥○○市所需規範，即認系爭專利之發明不具價值。況原告就該美○○市帕洛諾司瓊鹽酸鹽針劑相較系爭專利之發明何者具有更佳之穩定性，亦未提供比較數據證實，自不足據以否定系爭專利價值。4.原告再主張系爭專利說明書中未揭露「同時具有防止或減少嘔吐且能達成醫藥上穩定溶液」、何謂「醫藥上可接受載劑」、何謂「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」，致使發明說明書不明確且未充分揭露，無法使技藝人士了解並據以實施云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第12頁第㈩點)。惟查，就所謂「同時具有防止或減少嘔吐且能達成醫藥上穩定溶液」部分，系爭專利說明書已揭露系爭專利發明含有帕洛諾司瓊鹽酸鹽之醫藥上穩定溶液，同時亦載明美國專利第5202333號中揭示之一種新穎的5-HT3受體拮抗劑(即帕洛諾司瓊)之臨床研究，可用於減少由化療劑引發的延緩發作型噁心，及利用拮抗與5-HT3受體相關的大腦功能而治療該等嘔吐等，該發明所屬技術領域具通常知識者參酌上開系爭專利發明說明所載內容，可瞭解5-HT3受體拮抗劑能用以治療胞毒治療、輻射治療、與手術後所引起發之嘔吐，而帕洛諾司瓊本身即為新穎的5-HT3受體拮抗劑，可合理預期其具有治療胞毒治療、輻射治療、與手術後所引起之嘔吐之療效。是可知，系爭專利發明說明已明確且充分揭露帕洛諾司瓊之防止或減少嘔吐等效果，則含有帕洛諾司瓊鹽之溶液即應同時具有防止或減少嘔吐之效果，原告所指摘之「同時具有防止或減少嘔吐且能達成醫藥上穩定溶液」內容，已為系爭專利說明書所明確且充分揭露，並可據以實施。至關於「醫藥上可接受載劑」部分，系爭專利說明書第9頁第1行至第3行已揭露「一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)醫藥上可接受之載劑，pH為約4.0至約6.0」，另第11頁第16行至第19行亦揭露「於一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)約0.01毫克/毫升至約5毫克/毫升帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)醫藥上可接受之載劑。」是該發明所屬技術領域具通常知識者依上開記載內容，可理解系爭專利所稱之醫藥上穩定之溶液應包含2個部分，一為「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」，一為「醫藥上可接受之載劑，pH為約4.0至約6.0」。然「醫藥上可接受之載劑」成分眾多，並非每種成分皆以液體形式存在，倘該成分為固體狀，即無法測得pH之物性，是以該「醫藥上可接受之載劑」自應理解為一種以上載劑混合而成溶液的「整體載劑」系統概念，用以承載帕洛諾司瓊(palonosetron)或其醫藥上可接受之鹽以利投予病患，且此「整體載劑」之pH為約4.0至約6.0。準此以解，系爭專利說明書所稱之「醫藥上可接受載劑」亦已為系爭專利說明書所明確且充分揭露，並可據以實施。另就「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」部分，如前所述，系爭專利說明書述及美國專利第5202333號已揭露帕洛諾司瓊化合物，故帕洛諾司瓊係屬已知之化合物，而「帕洛諾司瓊或醫藥上可接受之鹽」則係已知化合物之衍生形式。又系爭專利說明書所揭露之「醫藥上可接受之鹽」係指製備醫藥組成物且通常為安全、不具毒性及不會於生物學上或者其他方面不受歡迎，且於獸醫用途以及人類醫藥用途上可接受之鹽類，是系爭專利發明說明實施例雖均使用帕洛諾司瓊鹽酸鹽，惟所屬技術領域具通常知識者當可瞭解此乃帕洛諾司瓊與鹽酸反應所形成之鹽類，呈現鹼性，進而將帕洛諾司瓊與其他無毒之有機酸或無機酸反應形成穩定之鹽類，如：氫溴酸、硫酸等(系爭專利說明書第10頁第14行至第18行)，故「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」係帕洛諾司瓊之合理延伸之範圍，且所屬技術領域具通常知識者參考系爭專利發明說明之先前技術與實施例所使用之帕洛諾司瓊鹽酸鹽，應可經一般例行性試驗實施「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」，是「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」已為系爭專利說明書明確且充分揭露，並可據以實施。㈤系爭專利(更正後)請求項1至18記載明確且為發明說明所支持，並無違反專利法第26條第3項之規定:1.原告主張系爭專利請求項1所請配方為特定pH值之載劑、且不限制螯合劑和張力劑之種類，也未限定是否必須含有緩衝液，因此，系爭專利所請配方之範圍廣大，技藝人士無法由說明書内容推知其他並未揭示的螯合劑和張力劑是否也能達成使配方具有穩定的功效云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第12頁第3點)。經查，系爭專利說明書實例2進行配方最適化研究(穩定濃度範圍)，其結果可觀察到帕洛諾司瓊濃度亦為化學穩定性之關鍵因素，並於最低帕洛諾司瓊濃度時觀察到最大之穩定性，而實例3評估「張力劑」之添加對帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方穩定性之影響，發現含有甘露醣醇之帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方顯現較優越之穩定性，最適量為4.15％。基於上開內容，該發明所屬技術領域具通常知識者可理解實例2業已評估檸檬酸鹽緩衝液(0至80mM)及EDTA(0至0.10％，螯合劑)之添加與添加濃度，在低濃度之帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方時可獲得最大穩定性，而實例3添加張力劑(如甘露醣醇)亦可促進帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方之穩定性，故該發明所屬技術領域具通常知識者可理解「檸檬酸鹽緩衝液」、「EDTA螯合劑」及「張力劑」均為促進帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方穩定性之貢獻因子之一。更正後系爭專利請求項1雖未限制螯合劑及張力劑之種類，惟發明所屬技術領域具通常知識者仍可利用前述之實驗或分析方法取得延伸之結果。況系爭專利更正後請求項1所請為「一種用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，該溶液『包括』……」，該「包括」一詞係屬開放性連結詞，解釋上所請範圍自不能排除更正後系爭專利請求項1所未記載之緩衝液。而更正後系爭專利請求項7、14係為依附於該請求項1之附屬項，就醫藥上可接受之載劑進一步界定包括「檸檬酸鹽緩衝劑」，請求項2至13均為直接或間接依附於請求項1之附屬項，並分別進一步界定張力劑種類、濃度、螯合劑種類等，是更正後系爭專利請求項1至14所請配方，當可為系爭專利說明書所支持。2.原告復主張審定書通篇未對請求項1至14所請之「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」究竟為何進行論斷，而系爭專利說明書中通篇亦未定義「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」為何，故該發明所屬技術領域具通常知識者自無法瞭解何謂「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」，足見請求項1至14無法由說明書獲得支持云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第13頁第㈡點)。惟如前所述，該發明所屬技術領域具通常知識者參酌系爭專利說明書可理解「醫藥上可接受之載劑」為一種以上載劑混合而成溶液之「整體載劑」概念，用以承載帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽，原處分第13頁就系爭專利所述之「其中，該醫藥上可接受之載劑包括螯合劑和張力劑」之記載，已論明係指「以水為基本賦形劑，並包含螯合劑和張力劑及pH調整劑溶於其中之整個溶液系統」；再參酌系爭專利說明書第9頁第1行至第3行揭露「一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)醫藥上可接受之載劑，pH為約4.0至約6.0」等技術內容，可知前開更正後系爭專利請求項1至14之「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」內容確為系爭專利說明書所支持。3.至原告主張請求項1至14所請之「醫藥穩定溶液」不明確且無法由說明書支持等云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第13頁第㈢點)。經查，系爭專利說明書於實例6曾評估其在5%葡萄糖注射液、0.9%氯化鈉注射液、5%葡萄糖之0.45%氯化鈉注射液、及5%葡萄糖之乳酸化林格氏注射液中製備濃度5與30微克/毫升之帕洛諾司瓊HCl測試試樣並將該注射液置於聚乙烯氯(PVC)袋中，並貯存於4℃下經1、3、5、7與14天後及貯存於23℃下經1、4、24與48小時後，對試樣之物理與化學穩定性進行評估，其所獲致之結果顯示溶液保持澄清，微粒負荷及混濁量(haze level)幾無或未見變化，任何試樣幾無或未發生帕洛諾司瓊或其鹽酸鹽之喪失，前開評估主要係針對注射液溶液外觀(物理性)及活性主成分(帕洛諾司瓊或其鹽酸鹽)是否降解而減低之含量(化學性)所進行，符合上開物理及化學性標準，系爭專利說明書既已揭露「醫藥穩定溶液」之判定標準與試驗步驟，更可證明系爭專利之發明(帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方)屬「醫藥上穩定之溶液」，而為系爭專利說明書所支持。4.原告另主張系爭專利說明書無法支持請求項1至14所請「同時具有防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液」等云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第14頁第㈣點)。承前所述，系爭專利說明書已揭露系爭專利所請含有帕洛諾司瓊鹽酸鹽之醫藥上穩定溶液，另系爭專利說明書亦已揭露美國專利第5202333號所述之一種新穎的5-HT3受體拮抗劑臨床研究，該研究證實該藥物可用於減少由化療劑引發的延緩發作型噁心作嘔。並揭露近年來業界已開發被稱為5-HT3(5-羥色胺)受體拮抗劑之一組藥物，其係利用拮抗與5-HT3受體相關的大腦功能而治療該等嘔吐等內容，是該發明所屬技術領域具通常知識者參酌系爭專利所載上開內容，可瞭解5-HT3受體拮抗劑能用以治療胞毒治療、輻射治療、與手術後所引起發之嘔吐，而帕洛諾司瓊本身即為新穎的5-HT3受體拮抗劑，可減少由化療劑引發的延緩發作型噁心作嘔，亦可合理預期其具有治療胞毒治療、輻射治療、與手術後所引起之嘔吐之潛力，故請求項1至14所請「具有防止或減少嘔吐之溶液」亦可為系爭專利說明書所支持。5.原告復主張系爭專利說明書無法支持「帕洛諾司瓊所有醫藥上可接受之鹽類」均能達成溶液的穩定性等云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第15頁第㈤點)。經查，系爭專利說明書雖均以帕洛諾司瓊鹽酸鹽進行穩定性試驗，惟該「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」乃屬帕洛諾司瓊鹽酸鹽衍生範圍，該發明所屬技術領域具通常知識者可經一般例行性試驗而驗證其帕洛諾司瓊鹽酸鹽衍生範圍之不同鹽類是否對於系爭專利發明溶液之穩定性造成影響。而更正後系爭專利請求項1所請乃係「一種用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，該溶液包括：a）0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升帕洛諾司瓊(palonosetron)或其醫藥上可接受之鹽…」，其「帕洛諾司瓊(palonosetron)或其醫藥上可接受之鹽」既限定為「醫藥上穩定」，則帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽倘會使得溶液穩定性喪失，解釋上自不屬於系爭專利之發明。原告未具體證明究竟何種「帕洛諾司瓊(palonosetron)或其醫藥上可接受之鹽」會造成系爭專利發明之溶液不穩定，所為指摘自非可採。6.原告又主張系爭專利請求項7、14、16及18係界定溶液中包含多少「數量」之檸檬酸鹽緩衝劑；然而在未特定溶液量的情況下，包括特定量的檸檬酸鹽緩衝劑是否還能使該溶液維持醫學上之穩定，並不明確等云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第16頁第3點)。惟查，更正後系爭專利請求項7、14、16及18進一步界定多少含量之檸檬酸鹽緩衝劑，該發明所屬技術領域具通常知識者並無解讀上之困難，難謂有記載不明確之情事。況系爭專利說明書實施例1至3已揭示「溶液pH值」、「低濃度帕洛諾司瓊鹽酸鹽（0.05-5.0毫克/毫升）」、「檸檬酸鹽緩衝液」、「EDTA螯合劑」及「張力劑」均為促進帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方穩定性之貢獻因子，該發明所屬技術領域具通常知識者可理解系爭專利之帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方，主要改良穩定性因素為低濃度之帕洛諾司瓊鹽酸鹽，輔以調整溶液pH值及添加螯合劑、張力劑以優化穩定性，且檸檬酸鹽緩衝劑之功能即在於調整溶液pH值，系爭專利請求項7、14、16及18既已包含有低濃度之帕洛諾司瓊鹽酸鹽（0.03-0.2毫克/毫升），溶液pH值（4.0-6.0），添加EDTA（螯合劑）及甘露醣醇（張力劑）之技術特徵，該發明所屬技術領域具通常知識者自不致因界定添加之檸檬酸鹽緩衝劑記載為量（毫莫耳）而非濃度，進而認為帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方無法維持穩定。㈥證據2(含補強證據15至17)不足以證明系爭專利(更正後)請求項1、8至13不具新穎性:1.有關系爭專利請求項1所載之技術內容(如附表所示)，其中「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」，應解釋為「一種以上之個別載劑經均勻混合後所得之整體載劑，其整體載劑之pH值落於pH4.0-6.0之範圍」，業經說明如上。而證據2第2欄第15行至第60行係揭露一式I化合物通式，其中當p、q=0，n=2，R3為式(b)，u=0，z=2，其結構式即為帕洛諾司瓊，第3欄第13行至第14行揭露該式I化合物之藥學上可接受之鹽，第9欄第56行至第58行揭露式I化合物可有效用於預防及治療手術麻醉等所引起之嘔吐，第4欄第66行至第5欄第1行至第2行揭露藥學上可接受之鹽包括酸加成鹽，可由例如鹽酸等無機酸所形成，實施例13揭露一注射配方，其中包含式I化合物、單水檸檬酸及葡萄糖單水合物及氫氧化鈉，該注射配方中其式I化合物濃度範圍為10-100mg/ml，另，實施例13亦揭露一口服配方，除包含式I化合物、單水檸檬酸及氫氧化鈉，尚包含調味劑，該口服配方中其式I化合物濃度範圍為1-10mg/ml(100-1000mg/100ml)，第12欄第64行至第66行揭露最終組合物所含式I化合物約為0.000001％-10％重量百分濃度，而該重量百分比濃度經換算係為0.00001-100毫克/毫升。由上可知，證據2與更正後系爭專利請求項1之差異在於證據2並未「特定明確」揭露帕洛諾司瓊(palonosetron)或其醫藥上可接受之鹽之濃度(0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升)，亦未記載pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑、以及溶液pH為4.0至6.0之技術特徵，是證據2尚難證明更正後系爭專利請求項1不具新穎性。
2.原告主張證據2實施例13揭露口服與靜脈注射之處方中…所含之成分為單水檸檬酸，由補強證據15及17可知，其為醫藥領域技藝人士常用的緩衝溶液(pH在3.0-6.0之間)且已知具備良好的螯合能力，而由補強證據16可知，Dextrose monohydrate是醫藥領域技藝人士常用的滲透壓調整劑(即張力劑)，pH在3.5-5.5之間，亦即證據2已揭示包含…pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑的溶液云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第16頁)。經查，證據15為2000年出版之Hand of Pharmaceutical excipients第3版，可為適格之證據2之補強證據，其第140頁標題及第6點揭露Citric acid monohydrate(單水檸檬酸)為醫藥領域技術人士常用的緩衝溶液且已知具備良好之螯合效力，第10點揭示單水檸檬酸之1% w/v水溶液之pH值為2.2，可理解證據2實施例13之單水檸檬酸於系爭專利優先權日前已知可作為緩衝液及螯合劑，惟證據15雖可作為適格之補強證據，但無法彌補證據2之不足；而證據16即2000年出版之Hand of Pharmaceutical excipients第3版第175頁標題及第6、10點揭露Dextrose monohydrate(葡萄糖單水合物)乃醫藥領域技術人士常用之滲透壓調整劑(即張力劑)，20% w/v水溶液之pH在3.5-5.5之間，可理解證據2實施例13之葡萄糖單水合物於系爭專利優先權日前已知可作滲透壓調整劑，證據16固可作為適格之補強證據，惟亦無法彌補證據2之不足；另證據17為Kirk-Othmer化學技術百科，其公開時間以證據17-1予以佐證為2002年4月19日，證據17第634頁第3段及第637頁至第638頁第4.6點揭露Citric acid(檸檬酸)水溶液為醫藥領域技術人士常用之緩衝溶液且可結合許多多價金屬離子以形成螯合物，其可緩衝範圍為pH2.5-6.5，緩衝系統可使用檸檬酸及檸檬酸鈉水溶液、或藉由檸檬酸水溶液與鹼例如氫氧化鈉之中和反應所形成，金屬與檸檬酸複合物在pH3-10之條件下穩定常數較高，第635頁表5則例示使用不同比例之檸檬酸與檸檬酸鈉混合而得之緩衝溶液系統，其pH值分別為3.0、4.0、5.0及6.0，可理解證據2實施例13之單水檸檬酸於系爭專利優先權日前已知可作為緩衝液及螯合劑，可緩衝範圍為pH2.5-6.5，惟證據17雖可作為適格之補強證據，但仍無法彌補證據2之不足。又整體載劑之pH值並非僅取決於張力劑、螯合劑或緩衝劑成分，其所包括之所有個別載劑成分及比例均可能影響整體載劑之pH值，發明所屬技術領域具通常知識者實無法僅從一部分個別載劑之pH值或個別載劑之較佳緩衝範圍推知整體載劑之pH值，遑論自證據2所載內容直接且無歧異得知整體載劑之pH值，尚難肯認證據2已揭示包含「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」之溶液。綜上，縱使考量補強證據15至17，證據2仍無法證明更正後系爭專利請求項1不具新穎性。至更正後系爭專利請求項8至13均為請求項1之附屬項，解釋上其技術特徵均包含請求項1之全部技術特徵，而證據2無法證明更正後系爭專利請求項1不具新穎性，自無法證明更正後系爭專利請求項8至13不具新穎性。3.原告復主張由專利權人於申請歷程中所提宣誓書(證據23)顯示可達穩定之帕洛諾司瓊鹽酸鹽濃度為0.01至1.0mg/mL，證據2已揭示濃度為1mg/mL-10mg/mL之活性化合物配方，亦揭示帕洛諾司瓊濃度約為0.000001%～10.0%重量百分比濃度(即0.00001-100mg/mL)，顯已揭示帕洛諾司瓊之低濃度配方，系爭專利所請之帕洛諾司瓊濃度範圍(0.03至0.2mg/mL)無法產生超越先前技術之功效，故無法達到專利權人所宣誓之發明目的，因此其與證據2無法區別云云(111年1月25日行政訴訟起訴狀第17頁至第19頁)。經查，系爭專利請求項1記載所請溶液包括0.03-0.2mg/mL帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽，就此特徵而言，其與證據2所揭示「1mg/mL-10mg/mL」範圍並未重疊，而係屬證據2所揭「0.00001-100mg/mL」之次範圍；由於證據2中所揭露之數值(端點值)均未落入系爭專利請求項1界定之「0.03-0.2mg/mL」，可知系爭專利請求項1與證據2至少於帕洛諾司瓊濃度數值範圍之技術特徵有別，證據2尚不足以否定系爭專利請求項1之新穎性；原告未以系爭專利請求項1所載之發明為對象，卻以「帕洛諾司瓊鹽酸鹽濃度為0.01至1.0 mg/mL」與證據2揭露內容為比對，稱其不具新穎性，顯非可採。㈦證據2至5之組合(含補強證據11、12、15至18)不足以證明系爭專利更正後請求項1、2、5、7至18不具進步性:1.系爭專利請求項1所揭示之「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」，應解釋為「一種以上之個別載劑經均勻混合後所得之整體載劑，其整體載劑之pH值落於pH4.0-6.0之範圍」，已說明如前，茲不復贅。而證據2即美國專利第US5202333號，其係揭露5-HT3受體拮抗劑新式I化合物(式I化合物通式涵蓋帕洛諾司瓊化合物結構)及其預防或治療噁心及嘔吐之功效，其實施例13揭露一包含式I化合物之注射配方，該配方所含載劑包括檸檬酸單水合物及葡萄糖單水合物；另證據3為普通生理學期刊(Journal of General Physiology)文獻，其揭露pH依賴之Km值變化和攝取系統之轉運變數及使用檸檬酸鈉緩衝液之pH為3.0-6.0，證據3係將檸檬酸鈉應用於綠球藻之培養液作為緩衝劑使用，非應用於醫藥領域；而證據4為麻醉鎮痛期刊(Journal of Anesthesia ana analgesia)文獻，其揭露RS-25259(即帕洛諾司瓊鹽酸鹽)在子宮切除術後靜脈注投予病患可預防術後噁心和嘔吐之功效；至證據5則為藥物科學期刊(Journal of Pharmaceutical Science)文獻，其揭露非經口製劑的賦形劑與藥物之相互作用，其中更明確教示注射用配方賦形劑包括：緩衝劑(如：醋酸鹽、檸檬酸鹽)、螯合劑(如：EDTA、檸檬酸鈉)、張力調節劑(如：甘露醣醇、葡萄糖)。綜觀前述，證據2、4、5均屬醫藥領域之運用，具有技術領域之關聯性及共通性，是該發明所屬技術領域具通常知識者具有組合證據2、4、5之動機，惟證據3技術內容非屬醫藥領域之技術，當與證據2、4、5不具有技術領域之關連性，該發明所屬技術領域具通常知識者自不具有將證據3與證據2、4、5組合之動機。2.原告雖主張「證據3雖非屬醫藥領域，但生理學亦與醫藥領域具有相當的關連性」、「證據2及證據4也如同證據3一樣以檸檬酸鹽作為緩衝劑；上開賦形劑之功能及作用均相同」、「證據3也教示檬酸鈉（應為「檸檬酸鈉」之誤繕）可作為pH3至6的緩衝劑，因此證據2至5均提供了pH為4至6賦形劑種類的教示與建議」云云(112年2月9日行政訴訟準備書㈤狀第三點)。惟查，培養綠球藻之生理學與人體所用之醫藥，其原理、機制、作用等均有差異，無從據以認定二者技術領域為相同或相關；再者，證據3中的檸檬酸鹽係作為綠球藻培養液所使用之緩衝劑，其與證據2、4、5所調整pH值之對象顯為不同，證據3亦未教示或建議檸檬酸鹽可作為藥品賦形劑成分使用，且未揭露帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的濃度（0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升）、帕洛諾司瓊溶液所含整體載劑之pH值（4.0-6.0）以及該溶液之pH值（4.0至6.0）等技術特徵，無法彌補證據2之不足，難謂該發明所屬技術領域具通常知識者具有合理動機將證據3與證據2、4、5組合。而證據4固揭露RS-25259一種治療或預防子宮切除手術後噁心及嘔吐(PONV)之藥物(證據4標題)，且RS-25259為帕洛諾司瓊鹽酸鹽(兩造並未爭執)，惟依證據4所研究5種不同劑量之帕洛諾司瓊鹽酸鹽(0.1、0.3、1.0、3.0及30µg/kg)相較於安慰劑組對於預防手術後噁心嘔吐之功效(證據4表1及表2)，其中僅30µg/kg劑量組投予病患之帕洛諾司瓊鹽酸鹽濃度有落入更正後系爭專利請求項1之「0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升」帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽技術特徵範圍。惟證據4之靜脈注射液係病患接受子宮切除手術時為預防術後噁心及嘔吐由醫院住院藥局所「臨時調配」，並於手術結束前20至30分鐘注射完畢，亦即其為依據醫囑而臨時調配含有所需劑量帕洛諾司瓊鹽酸鹽之靜脈注射液，無從自證據4獲得帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方溶液之帕洛諾司瓊鹽酸鹽濃度範圍對整體配方儲存穩定性之影響資訊，發明所屬技術領域具通常知識者參酌證據4後，並無合理動機採用特定組別經換算之帕洛諾司瓊鹽酸鹽濃度，並以之貯存備用；況證據4並未揭示或教示所配置之靜脈注射液包括pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑、以及該靜脈注射液之pH為4.0至6.0等技術特徵，是以證據4無從彌補證據2之不足。至證據5表1固已揭示注射用配方主要賦形劑，並明確教示注射用配方之穩定劑包括：緩衝劑(如：醋酸鹽、檸檬酸鹽)、螯合劑(如：EDTA、檸檬酸納)、張力調節劑(如：甘露醣醇、葡萄糖)；惟證據5未揭露帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的濃度(0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升)、帕洛諾司瓊溶液所含整體載劑之pH值(4.0-6.0)以及該溶液之pH值(4.0至6.0)等技術特徵，當無法彌補證據2之不足。3.原告主張證據11、12已揭露帕洛諾司瓊鹽酸鹽溶液「僅含帕洛諾司瓊鹽酸鹽及水」即可形成「醫藥上穩定之溶液」之固有特徵云云，惟查，證據11並未揭示其公開日期，僅於第1頁第6行「InitialU.S.Approval：2003」記載年度，依據核准審定時專利審查基準第二篇發明專利實體審查第3章專利要件2.5.2.2就判斷刊物公開日之規定，於刊物僅記載發行之年者，以其年之末日定之，則補強證據11公開日應認定為係2003年12月31日，晚於系爭專利之優先權日「2003年1月30日」；至證據12則未揭示公開日期，僅於第1頁右上角標示「August 2003」，亦晚於系爭專利之優先權日，是兩者均非適格之先前技術，自非適格之補強證據，無從補強證據4、5及證據3所未能彌補證據2不足部分之認定。4.前已述及，證據2與更正後系爭專利請求項1之差異在於證據2並未特定明確揭露帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的濃度(0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升)、pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑及溶液之pH為4.0至6.0之技術特徵。而補強證據15至17仍無法補足證據2前開差異部分。又證據18係1979年版之藥品法典，其第304頁右欄第33行至第35行、第44行揭露EDTA之5%溶液pH值為4-5.5，固可藉以理解證據5揭露之螯合劑EDTA之pH值為系爭專利優先權日前之技術，惟尚難因此認為所屬技術領域具通常知識者可從部分個別載劑之pH值進而推知整體載劑之pH值為如系爭專利請求項1所界定之4.0至6.0，是證據18固可作為適格之補強證據，惟亦無法彌補證據2之不足。綜上，系爭專利發明所屬技術領域具通常知識者不具有將證據3與證據2、4、5組合之動機，而證據11及證據12非屬適格之補強證據。縱將證據2、4、5進一步組合證據3，並將證據11、12、15至18作為補強證據之用，該等證據仍無法彌補證據2之不足，亦無法預期系爭專利藉由調整帕洛諾司瓊濃度、整體載劑pH值及溶液pH值而使穩定性更為提升之效果，是證據2至5之組合無法證明更正後系爭專利請求項1不具進步性。5.系爭專利更正後之請求項2、5、7至14均為依附請求項1之附屬項，解釋上其技術內容包含請求項1之全部技術特徵，而證據2至5之組合既無法證明更正後系爭專利請求項1不具進步性，則證據2至5之組合自亦無法證明更正後系爭專利請求項2、5、7至14不具進步性。另細究更正後系爭專利請求項15、17所請內容及更正後依附於請求項15、17之系爭專利請求項16、18技術特徵(均詳附表)，主要內容均為「帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方溶液(具有(i)該帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽以濃度為約0.03毫克/毫升至約0.2毫克/毫升存在，(ii)該溶液的pH約4.0至約6.0，(iii)該溶液包含約0.005至約1.0毫克/毫升EDTA以及(iv)該溶液包含甘露醣醇之技術特徵)」。惟如前所述，系爭專利發明所屬技術領域具通常知識者參酌證據2至5之組合尚無法完成系爭專利更正後請求項1之「帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方溶液」技術特徵，當亦無法輕易完成上開「帕洛諾司瓊鹽酸鹽配方溶液」，故證據2至5之組合無法證明更正後系爭專利請求項15及17不具進步性，自亦無法證明附屬項16及18不具進步性。㈧證據2至6之組合(含補強證據11、12、15至18)不足以證明系爭專利更正後請求項3、4不具進步性:有關系爭專利更正後請求項3、4之技術特徵部分，可參附表所示，茲不復贅。系爭專利更正後請求項3及4係間接依附於更正後系爭專利請求項1之附屬項，解釋上自包含請求項1之全部技術特徵，而請求項3及4進一步所界定者乃甘露醣醇濃度。至證據6為美國專利第US6468548B1號，涉及含有螯合劑之可高壓滅菌的藥物組合物，其說明書第3欄第3行至第10行揭示非離子性的滲透壓增加劑例如mannitol(甘露醣醇)、Dextrose(葡萄糖)；說明書第3攔第13行至第16行揭示添加前述滲透壓增加劑至眼用溶液使等滲透壓約達50-1000mOsmol，較佳係100-400mOsmol，更佳係200-400mOsmol，又更佳係250-350mOsmol。證據6屬醫藥領域之技術，與證據2、4、5具有技術領域之關連性及功能或作用之共通性，是發明所屬技術領域具通常知識者具有組合證據2、4、5、6之動機。惟查，證據6仍未揭露帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽之濃度(0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升)、帕洛諾司瓊溶液所含整體載劑之pH值(4.0-6.0)以及該溶液之pH值(4.0至6.0)等技術特徵，無法彌補證據2至5組合之不足，該發明所屬技術領域具通常知識者無從藉由參酌證據2至6之技術內容，經一般例行性試驗而輕易完成更正後系爭專利請求項1之發明，故證據2至6之組合自亦無法證明更正後系爭專利請求項3及4不具進步性。而證據11、12非屬適格之補強證據，縱將證據11、12另以證據15至18作為補強證據，其等所揭露之內容仍無法證明更正後系爭專利請求項1不具進步性，自亦無法證明附屬項3及4不具進步性，是證據11、12、15至18無法補強證據2至6之組合，無法證明更正後系爭專利請求項3及4不具進步性。㈨證據2至5、7之組合(含補強證據11、12、15至18)不足以證明系爭專利更正後請求項3、4、6不具進步性:有關系爭專利請求項6之技術內容，詳如附表所示。而更正後系爭專利請求項6係間接依附於更正後系爭專利請求項1之附屬項，自包含該請求項1之全部技術特徵，請求項6與請求項3、4係進一步界定甘露醣醇及EDTA濃度。而證據7為日本醫藥品添加劑協會編輯出版之「醫藥品添加物事典」，其揭示D-Mannitol，而在[用途]段落亦揭示可以為等張化劑；[投與途徑˙最大使用量]段落揭示其可供靜脈内注射；證據7第17頁右欄揭示EDTA；其[投與途徑˙最大使用量]段落揭示其可供靜脈内注射，屬醫藥領域之技術，具有與證據2、4、5技術領域之關連性，另該發明所屬技術領域具通常知識者可理解證據7之D-Mannitol、EDTA可應用於帕洛諾司瓊鹽酸鹽注射配方，應與證據2、4、5具有功能或作用之共通性，是該發明所屬技術領域具通常知識者具有組合證據2、4、5、7之動機。惟證據7仍未揭露帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽之濃度(0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升)、帕洛諾司瓊溶液所含整體載劑之pH值(4.0-6.0)以及該溶液之pH值(4.0至6.0)等技術特徵，無法彌補證據2至5組合之不足，該發明所屬技術領域具通常知識者無從藉由參酌證據2至5、7之技術內容，經由一般例行性試驗而輕易完成更正後系爭專利請求項1之發明，故證據2至5、7之組合自無法證明系爭專利請求項3、4及6不具進步性。而證據11、12非屬適格之補強證據，縱將證據11、12另以證據15至18作為補強證據，其等所揭露之內容仍無法證明更正後系爭專利請求項1不具進步性，自亦無法證明更正後系爭專利請求項3、4及6不具進步性，是證據15至18無法補強證據2至5、7之組合，無法證明更正後系爭專利請求項3、4及6不具進步性。㈩證據2至5、8之組合(含補強證據11、12、15至18)不足以證明系爭專利更正後請求項6不具進步性:證據8為美國專利第US6284749B1號，揭示使用於含有脂肪酸、氨基酸皂、螯合劑、抗黴菌藥之局部可施用藥物組合物之防腐劑系統，其說明書第3欄第1行至第16行揭露醫藥組合物中最佳螯合劑係EDTA，通常，存在於所述組合物中螯合劑之量為約0.001%至約1%，較佳係約0.01%至約0.2%，最佳係約0.01%至約0.1%等技術內容，屬醫藥領域之技術，與證據2、4、5具有技術領域之關連性，惟與證據3並不具備關聯性及共通性，是該發明所屬技術領域具通常知識者雖具有組合證據2、4、5、8之動機，然並不包括組合證據3。惟查，證據8仍未揭露帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽之濃度(0.03毫克/毫升至0.2毫克/毫升)、帕洛諾司瓊溶液所含整體載劑之pH值(4.0-6.0)以及該溶液之pH值(4.0至6.0)等技術特徵，無法彌補證據2至5組合之不足，該發明所屬技術領域具通常知識者無從藉由參酌證據2至5及8之組合，經由一般例行性試驗而輕易完成更正後系爭專利請求項1之發明，故證據2至5及8之組合自無法證明系爭專利請求項6不具進步性。而證據11、12非屬適格之補強證據，縱將證據11、12另以證據15至18作為補強證據，其等揭露之內容仍無法證明更正後系爭專利請求項1不具進步性，亦無法證明請求項6不具進步性，故證據15至18無法補強證據2至5及8之組合，無法證明更正後系爭專利請求項6不具進步性。系爭專利更正前請求項1至14於100年3月2日之修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未違反專利法第43條第2項規定:查系爭專利說明書第9頁第2行至第3行及第12頁第12行至第13行均揭露「系爭專利發明溶液包括a)帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)「醫藥上可接受之載劑，pH為約4.0至6.0」，其a)與b)之特徵既係以「分號」相隔，該發明所屬技術領域具通常知識者自不會將該「pH為約4.0至6.0」解讀為係「系爭專利發明溶液之pH為約4.0至6.0」，故系爭專利已明確定義溶液除帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽外，即為醫藥上可接受之載劑，且該醫藥上可接受之載劑其pH值為4.0至6.0；又系爭專利說明書第12頁第11行至第13行亦同樣揭露醫藥上可接受之載劑其pH值為4.0至6.0。是以，系爭專利說明書既已揭露「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」之技術特徵，則系爭專利於100年3月2日所為請求項1之修正(原核准公告請求項1之b)pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑)，並未超出系爭專利原申請時說明書或圖式所揭露之範圍。專利權人於110年2月22日所提之更正本並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，或實質擴大或變更公告時之申請專利範圍:1.按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。專利法第67條第1項、第2項分別定有明文。而所謂「不明瞭記載」，係指公告專利之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確而言，惟倘該發明所屬技術領域具通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有之涵義時，自應允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確之事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解。2.查系爭專利說明書第8頁倒數第2行揭露藉由調整該「配方之pH」及/或賦形劑濃度，可以增加帕洛諾司瓊之穩定度，是所屬技術領域具通常知識者可理解「整個配方溶液之pH值」與帕洛諾司瓊之穩定性有關；另系爭專利說明書第11頁第16行至第19行揭露「於一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)約0.01毫克/毫升至約5毫克/毫升帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)醫藥上可接受之載劑」，系爭專利說明書第12頁第9行至第13行則揭露「發明人進一步發現藉由調整『配方之pH』及/或賦形劑濃度，可以增加帕洛諾司瓊配方之穩定性。因此，於另一具體實例中，本發明提供用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a)帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽；及b)醫藥上可接受之載劑，pH為約4.0至約6.0」等語，再參酌系爭專利說明書第14頁倒數第4行至第15頁第1行至第7行揭露「更進一步之具體實例相關於帕洛諾司瓊配方經輕易改善即可貯存或製造相關。特別是，發明人發現本發明配方容許產品於室溫長期貯存。因此，另一具體實施例中，本發明提供貯存含有帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的溶液之一或多個容器之方法…(i)該帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽存在的濃度為約0.01毫克/毫升至約5.0毫克/毫升，(ii)該溶液pH約為4.0至約6.0，……」及系爭專利更正後請求項15、17所界定包括(i)帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽以約為0.03毫克/毫升至約0.2毫克/毫升濃度存在，(ii)該溶液的pH值約為4.0至約6.0等情，可理解系爭專利發明之「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的溶液」係包含2部分，其1為「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」，其2為「醫藥上可接受之載劑」，而依系爭專利說明書所揭露者，其「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽(例如：濃度為0.01毫克/毫升至約5.0毫克/毫升)溶液」pH值為4-6，而該「醫藥上可接受之載劑」pH值亦同為4-6，則所屬技術領域具通常知識者自可理解所謂「低濃度之帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」對於系爭專利發明之溶液pH值並沒有顯著影響。3.由於前開系爭專利發明之溶液與該溶液醫藥上可接受之載劑之pH值兩者並無差異，但實質上卻於是否包含「帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽」而有所差異，應分屬不同技術特徵，且均有記載於系爭專利說明書中，為避免該發明所屬技術領域具通常知識者參酌系爭專利說明書內容會因相同pH值4-6，而將「整體溶液」與「醫藥上可接受之載劑」兩技術特徵混淆，是以，系爭專利權人以「不明瞭記載之釋明」為由而於原系爭專利請求項1併入「溶液之pH為4.0至6.0」，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。再者，系爭專利說明書第14頁倒數第4行至第15頁第1行至第7行亦揭露「…(ii)該溶液pH約為4.0至約6.0，…」，第8頁倒數第2行揭露藉由調整該配方之pH及/或賦形劑濃度，可以增加帕洛諾司瓊之穩定度，第14頁倒數第4行至第15頁第1行至第7行揭露「…(ii)該溶液pH約為4.0至約6.0…」，該發明所屬技術領域具通常知識者可理解溶液之「pH約為4.0至約6.0」可促進室溫長期儲存，並可合理預期將「溶液之pH值約為4.0至約6.0」之技術特徵併入系爭專利請求項1而進行更正，仍可達成更正前系爭專利請求項1之「醫藥上穩定」之發明目的，系爭專利請求項1之更正並未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，未違反專利法第67條第2項、第4項之規定。4.原告主張說明書第15頁第1段中第6行至第7行及同頁第2段中倒數第5行雖揭露「該溶液pH約4.0至約6.0」，惟說明書第15頁第1段是關於「貯存含有帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的溶液之一或多個容器之方法」、說明書第15頁第2段是關於「裝填含有帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的溶液之容器之方法」；而在公告時請求項15之請求標的為「貯存含有帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的溶液之一或多個容器之方法」、請求項17之請求標的為「裝填含有帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽的溶液之容器之方法」，前揭内容屬貯存方法及裝填方法，與系爭專利請求項1所請之「物」其標的根本不同，三者分屬不同發明，無法據以支持更正後請求項1之揭示内容；且系爭專利請求項1將說明書中已揭露惟公告時未涵蓋之技術內容增加記載於請求項中，又加入「溶液pH值為4.0至6.0」之技術特徵，造成更正後請求項1之醫藥上穩定溶液變更為整體溶液pH值必須為4.0至6.0，致使其無法達成更正前該請求項1之只要載劑pH值為4.0至6.0而不限溶液pH值，即可達穩定之發明目的，已實質變更公告時之申請專利範圍等云云。經查，系爭專利所述之裝填方法或貯存方法，其所裝填或貯存者均為帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽之溶液，即系爭專利所請醫藥上穩定之溶液，是系爭專利相關段落所述之「溶液pH約為4.0至約6.0」之技術特徵，當可支持更正後系爭專利請求項1之內容。又系爭專利揭示之帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽之溶液，其所包含「低濃度」之帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽，基於醫藥上之可接受之載劑pH值為4.0至6.0情形下，並不會顯著改變帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽其溶液之pH值，是以，就該發明所屬技術領域具通常知識者依據系爭專利更正前請求項1內容可理解「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之載劑」可促進帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽之溶液穩定性，實質上已隱含「溶液之pH為4.0至6.0」可促進帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽之溶液穩定性。準此，系爭專利更正後併入「溶液pH值為4.0至6.0」之技術特徵，並無實質擴大申請專利範圍，且仍可達成更正前系爭專利請求項1之「醫藥上穩定」之發明目的，是原告主張並不可採。九、綜上所述，系爭專利更正後之請求項1至18可為系爭專利發明說明所支持，並未違反核准時專利法第26條第2項、第3項之規定；又證據2(含補強證據15至17)不足以證明系爭專利更正後請求項1、8至13不具新穎性，證據2至5之組合(含補強證據11、12、15至18)不足以證明系爭專利更正後請求項1、2、5、7至18不具進步性，證據2至6之組合(含補強證據11、12、15至18)不足以證明系爭專利更正後請求項3、4不具進步性，證據2至5、7之組合(含補強證據11、12、15至18)不足以證明系爭專利更正後請求項3、4、6不具進步性，證據2至5、8之組合(含補強證據11、12、15至18)不足以證明系爭專利更正後請求項6不具進步性，並未違反核准時專利法第22條第1項、第4項規定；另系爭專利更正前請求項1至14未因100年3月2日之修正而超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，於110年2月22日所提之更正本未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，故被告所為「110222之更正事項，准予更正」、「請求項1至18舉發不成立」之處分，並無違誤，原告提起本件訴訟，求為判決撤銷原處分，命被告為不准更正、撤銷系爭專利權之處分，自屬無據，應予駁回。十、兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第218條、第98條第1項前段，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。中 華 民 國 112 年 6 月 15 日 智慧財產第二庭 審判長法 官 彭洪英 法 官 曾啓謀 法 官 汪漢卿以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。中 華 民 國 112 年 6 月 26 日 書記官 邱于婷
附表
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