智慧財產及商業法院民事判決
111年度民專上更一字第2號
上 訴 人 張敏輝
訴訟代理人 余席文律師
被 上訴 人 大研金屬科技股份有限公司
法定代理人 沈尚弘
訴訟代理人 張凱翔律師
林麗珍律師
複 代理 人 吳漢甡律師
廖芷儀律師
上列當事人間專利權報酬爭議等事件，上訴人對於中華民國109
年6月10日臺灣桃園地方法院108年度訴字第1873號第一審判決提
起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於112年2月2日言詞
辯論終結，判決如下：
主 文
一、上訴駁回。
二、第二審及發回前第三審訴訟費用均由上訴人負擔。 事實及理由
一、上訴人主張：
（一）上訴人為我國第100117335號「鹼氏碳酸銅的製備方法」 發明專利（下稱系爭專利）之共有人，亦為世研科技股份 有限公司（下稱世研公司）之股東，被上訴人大研金屬科 技股份有限公司（下稱被上訴人或大研公司）係由世研公 司與訴外人大展電線電纜股份有限公司（下稱大展公司） 所共同成立，因被上訴人急需使用系爭專利，上訴人經系 爭專利共有人陳○○之同意後，將系爭專利授權予被上訴人 實施，兩造於民國100年9月4日簽訂技術移轉暨專利授權 契約（下稱系爭專利授權書），約定被上訴人需支付上限 為新臺幣（下同）1,600萬元之專利技術報酬金予世研公 司。
（二）被上訴人於支付第一期專利技術報酬金320萬元予世研公 司後，世研公司即於101年6月1日股東會（下稱系爭股東 會）經到場股東全數決議（下稱系爭決議），將第二期專 利技術報酬金（下稱系爭報酬金）債權讓與上訴人，上訴 人自得依系爭專利授權書第4條、第5條約定及民法第294 條、第295條有關債權讓與之規定，請求被上訴人給付系 爭報酬金。又兩造簽訂系爭專利授權書約定將專利技術報 酬金支付予世研公司，乃因上訴人斯時為世研公司之股東 ，欲將此技術報酬金用作其個人對於世研公司之出資，詎
料因不可歸責於雙方之事由，即世研公司於101年6月1日 經股東會系爭決議同意大展公司之收購及讓與股權後，上 訴人已非世研公司之股東，顯然與簽約當時平等之基礎環 境迥異，而有重大丕變，如由被上訴人繼續給付系爭報酬 金予世研公司，已顯失公平，故上訴人亦得依民法第227 條之2規定，聲請法院變更其原有之效果，即命被上訴人 逕自將系爭報酬金給付予上訴人。
（三）又依被上訴人自101年至105年之總出貨量，依損益表推算 結果至少有152萬765公斤之出貨量，以每公斤依1.067元 計價換算上訴人得請求之系爭報酬金即為1,622,656元（ 計算式：1,520,765×1.067），爰請求給付上開金額及法 定遲延利息予上訴人等情。
二、被上訴人抗辯：
（一）依系爭專利授權書第4條之約定，系爭專利技術報酬金係 由被上訴人支付世研公司，上訴人不得再請求被上訴人支 付報酬金及其他費用，可知兩造間成立第三人利益契約， 即由世研公司直接取得請求給付之權，上訴人雖為契約之 當事人，亦不得請求被上訴人向其為給付，僅得請求被上 訴人給付世研公司。且大展公司已收購世研公司，則原屬 於世研公司之權利義務，除非有特別約定外，亦不因世研 公司股東間之持股轉換而有所變動，上訴人並不因出售其 持股致系爭報酬金因此轉讓上訴人。
（二）被上訴人否認上訴人主張系爭股東常會議事錄及簽到表之 真正，縱為真正，惟大展公司早於101年5月間即與上訴人 及世研公司之原股東就收購世研公司一事取得共識，並簽 定股權讓渡同意書，足使大展公司取得世研公司之經營權 產生正當信任，上訴人及世研公司原股東於股權過戶前， 擅自召開股東常會，事後亦未告知大展公司關於系爭決議 之存在，已屬權利濫用或違反誠信原則，依公司法第191 條及民法第148條規定，系爭決議應屬無效。況且，系爭 股東會中之股東王○○、李○○、○○成等人未依公司法第177 條規定提出委託書，顯非合法代理，是扣除前述未經合法 代理股東之股數後，顯未達法定開會門檻，該次股東會決 議並不成立。再退步言，縱系爭股東常會議事錄及簽到表 確屬真正，且系爭決議亦屬合法有效，惟系爭決議內容僅 討論系爭專利授權書之專利與世研公司無關，合併後之合 約由雙方另行協商制定，與世研公司原股東無關，亦即系 爭決議並無世研公司拒絕受領系爭報酬金之利益或轉讓債 權予上訴人之意思。
（三）大展公司收購世研公司時所定股權轉讓價格，已包含系爭
報酬金，此從會計師於101年4月30日查核世研公司之資產 負債表，計算世研公司每股淨值應為8.21元，經虧損還原 及設備還原後，大展公司同意承擔世研公司65%之虧損， 最終以每股9.62元向世研公司原股東收購持股，自屬溢價 收購而包含系爭報酬金甚明。又系爭專利授權書於大展公 司收購世研公司前即已簽訂，系爭報酬金請求權係由世研 公司取得乃雙方所明知，上訴人既為世研公司之董事長及 總經理，同時為世研公司之大股東，乃大展公司主要收購 之對象，故此收購案涉及上訴人自身利害關係，上訴人勢 必審慎評估，且大展公司同樣將系爭報酬金請求權一併評 估後方為溢價收購，故上訴人與大展公司對於收購之金額 審慎認定而達成合意，且上訴人於收購時亦未主張系爭報 酬金請求權應另行獨立議價，自應認大展公司收購世研公 司時所訂價格已包含系爭報酬金在內。
（四）又依系爭專利授權契約第5條第3項約定，可知系爭報酬金 係以被上訴人之稅前盈餘支付，即為分潤後酬之約定，然 被上訴人於100年10月20日核准設立後至105年均為虧損， 並無稅前盈餘，上訴人於該期間曾任被上訴人總經理，對 此知之甚詳，從未曾依系爭專利授權書第21條約定以書面 通知並向被上訴人請求給付系爭報酬金，上訴人顯然明知 在公司虧損情形下，被上訴人毋庸給付系爭報酬金。（五）大展公司收購世研公司股份時，上訴人本有同意或拒絕之 權，上訴人既同意以雙方合意之對價將其所有持股轉讓大 展公司，自其出售股權之日起當然喪失世研公司之股東身 分而不再享有認股權或其他股東權，故上訴人自由處分其 股權所造成持股狀態之變更，並非民法第227條之2所定之 情事變更。再者，上訴人出售股權之數量及對價乃其與大 展公司雙方合意之交易，與被上訴人無涉，上訴人自由處 分其股權並取得對價之後，再向被上訴人主張其因出售股 權無法再依當初簽立合資契約書時之計畫繼續對世研公司 出資受有損害顯失公平，毫無依據。
三、原審判決駁回上訴人之訴，上訴人提起上訴並聲明：㈠原判 決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人1,622,656元，及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止，按周年利率5%計算之遲延利息 （上訴人原請求之利息起算日係自「起訴時」起算，嗣於11 1年7月26日當庭減縮自起訴狀繕本送達翌日起算，該減縮之 利息部分已敗訴確定）。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回 。㈡如受不利之判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假 執行。
四、兩造不爭執事項（本院更審卷第185至186頁）：
（一）上訴人與陳○○為系爭專利之共有人，上訴人經陳○○同意將 系爭專利授權予被上訴人實施。
（二）大展公司與世研公司於100年9月4日簽立成立大研公司合 資契約書（下稱系爭合資契約），合資成立大研公司即被 上訴人。
（三）被上訴人已支付第一期技術報酬金320萬元（計算式：1,6 00萬元×20％）予世研公司，惟無支付系爭報酬金予世研公 司。
（四）大展公司於101年6月間，以每股9.62元收購世研公司之股 東股份，並100%持有世研公司之股份，世研公司已於103 年8月13日解散，並於104年1月5日清算完結。（五）上訴人未與世研公司簽署債權讓與契約書面或文件。 五、本院判斷：
（一）世研公司依第三人利益契約已取得系爭專利技術報酬金之 給付請求權，上訴人不得請求被上訴人給付：
⒈世研公司與大展公司於100年9月4日簽立系爭合資契約，合 資成立大研公司即被上訴人，而上訴人為系爭專利之共有 人，業經共有人陳○○之同意將系爭專利授權予被上訴人實 施，兩造復於同日簽訂系爭專利授權書，此為兩造所不爭 執，堪認屬實。
⒉按民法第269條規定之第三人利益契約，係指當事人之一方 與他方約定，由他方向第三人為一定之給付，第三人因此 取得直接請求他方給付權利之契約，是否成立第三人利益 契約，應就當事人間有無約定向第三人給付之合意為判斷 。觀諸系爭合資契約附件即系爭專利授權書第4條之技術 報酬金約定：「甲乙雙方同意之技術報酬金總額以新台幣 壹仟六佰萬元整（不含5%營業稅）為上限，乙方（即上訴 人）同意甲方（即被上訴人）應支付予世研科技股份有限 公司，乙方不得再請求甲方支付技術報酬金及其他費用。 」（原審壢簡字卷第6頁），可知上訴人與合資公司即被 上訴人已約定，其因實施系爭專利所給付之技術報酬金應 全數給付予世研公司，上訴人同意不再向被上訴人請求， 即兩造已合意由世研公司取得直接向被上訴人請求給付技 術報酬金之權利，而成立第三人利益契約，且世研公司既 已受領被上訴人支付之第一期技術報酬金320萬元，此為 兩造所不爭執，世研公司既已享受該利益即技術報酬金， 依民法第269條第2項規定，上訴人已不得變更或撤銷系爭 專利授權書關於給付技術報酬金予世研公司之約定，僅得 請求被上訴人向世研公司給付，而不得請求被上訴人向其 為給付，故上訴人對於被上訴人自無系爭報酬金之給付請
求權存在。
（二）上訴人並未因世研公司股東會之系爭決議而取得系爭報酬 金之給付請求權：
上訴人主張依世研公司股東會之系爭決議，世研公司被大 展公司收購之前已拒絕受領系爭報酬金之給付請求權，甚 將請求系爭報酬金之債權讓與上訴人，而由上訴人取得系 爭報酬金之請求權，固據其提出系爭股東會之股東會議事 錄及簽到表為證（原審壢簡卷第26、27頁）。惟查： ⒈觀諸股東議事錄記載第三至七案分別為：「世研公司股份 轉讓案－轉讓價格。」、「世研公司股份減資案－減資方式 。」、「世研公司股份轉讓案－轉讓方式。」、「世研公 司股份減資及轉讓案－減資及轉讓的日程。」、「世研公 司自101年5月1日起，所有營運狀況由大研公司概括承受 。」；第八案即系爭決議為：「案由：張敏輝（即上訴人 ）與大研科技股份有限公司（即被上訴人）簽訂之技術轉 移暨專利授權契約書，因專利歸屬於人所有，其權利與世 研公司無關，合併後之合約由張敏輝個人與大研公司另行 協商制訂，與世研原股東沒有關係。說明：有關"技術轉 移暨專利授權契約書"後續處理狀況相關事宜。決議：全 體股東照案通過。」可知系爭股東會僅係就世研公司之減 資案、股份轉讓案及後續營運狀況作成決議通過，及世研 公司原股東同意合併後，應由系爭專利授權人即上訴人另 行與被上訴人協商制訂新的系爭專利授權書，並無為任何 拒絕受領系爭報酬金之表示，或作成將系爭報酬金之債權 讓與上訴人之決議。
⒉世研公司股東即證人詹○○於本院證述：世研公司主要營業 項目即使用上訴人授權之系爭專利，自行製造碳酸銅以及 氧化銅粉出售，跟大展公司合作時，上訴人有說要把他的 專利獨立出來，由他個人去處理授權，後來101年6月1日 股東會是上訴人談到因為世研公司與大展公司客戶重疊， 故由大展公司收購世研公司股權、原股東退出及轉讓股價 ，系爭決議則是談論到系爭專利授權，當初只是給世研公 司使用，而世研公司跟大展公司合併後，因系爭專利屬於 上訴人個人的專利，與世研公司之股東無關，故決議由上 訴人自行去處理等語（本院更審卷第251至256頁）；及證 人顏○○於本院證述：當時世研公司與大展公司雙方業務重 疊性太高，後來才賣給大展公司，系爭股東會決議系爭專 利是屬於張敏輝個人所有，因世研公司與大展公司合併成 為大研公司，這是新的公司，與原來世研公司股東無關， 當然由上訴人個人與後續的公司做權利義務之約定，由上
訴人自己處理與被上訴人間技術轉讓與技術轉移等權利， 並沒有講到授權金等語（本院更審卷第263、264、268、2 70、273頁）。復參酌系爭合資契約第1條約定：雙方合作 出資設立負責生產之公司，以代工生產碳酸銅粉及氧化銅 粉為主要產品、第2條約定：合資公司定位為加工廠，只 負責生產不負責銷售業務等語（原審壢簡卷第18頁），及 股權讓渡同意書（原審卷第45至63頁）與前揭股東議事錄 記載，可知世研公司本以上訴人個人之系爭專利技術生產 銷售銅粉做為主要營業收入，為與大展公司合資成立大研 公司，乃由上訴人自行負責與被上訴人簽訂系爭專利授權 書，進行後續技術轉移及授權事宜，嗣因大展公司與世研 公司之客戶重疊性過高，經世研公司股東會決議同意讓渡 股權予大展公司並合併成立新公司，於系爭決議時，因為 系爭專利與其他股東無關，故決定交由上訴人自行處理， 且系爭股東會開會時並未討論到系爭報酬金等情。由此堪 認在世研公司之系爭股東會上，並未有任何股東討論或決 議要放棄所享有系爭授權金之利益或有債權轉讓上訴人之 意思，故上訴人前揭主張即不可採。
⒊上訴人雖以系爭決議考量系爭專利為其所有，而由股東依 系爭決議將系爭專利後續技術授權事宜交由上訴人自行處 理，探究系爭決議之真意，應係不願再對被上訴人行使給 付系爭授權金之權利，完全交予上訴人行使及主張，而將 尚未給付之系爭報酬金債權讓與上訴人之意思等等。惟查 ，觀諸世研公司系爭股東會主要係討論股權轉讓及公司讓 渡事宜，由於世研公司先前與大展公司合資設立大研公司 時，係由上訴人個人自行與被上訴人簽訂系爭專利授權書 及處理專利授權事宜，是以世研公司與大展公司合併之後 ，相關系爭專利授權與技術授權金報酬自應由契約當事人 即上訴人自行處理，因此系爭決議無非僅再重申系爭專利 屬於上訴人所有，而與其他股東無關，並無表示其不願行 使給付系爭授權金權利而交由上訴人行使之意思。 ⒋又參以簽訂系爭專利授權書為兩造，世研公司僅係受益之 第三人，並非該第三人利益契約之當事人，其於系爭股東 會作成之系爭決議並無拘束兩造之效力，倘上訴人欲變更 或撤銷該第三人利益契約，自應由其與被上訴人另行協商 ，而非由世研公司系爭決議決定。而依系爭專利授權書之 大研公司聯絡人即證人羅○○到庭證述：伊在與上訴人於大 研公司共事期間，完全沒有聽聞系爭專利權該如何處理， 上訴人在公司擔任總經理5、6年期間並沒有提過這件事情 ，因為公司沒有賺錢他也知道，而在公司月會時，也沒有
講到系爭專利授權金部分，若有授權金是由伊處理，因為 是用銷售的量去計價，銷售的量是由伊在統計的，所以伊 不會記錯，且上訴人在擔任大研公司總經理期間或離職後 ，亦無依照系爭專利授權書第21條約定，以書面方式請求 討論授權金相關事宜等語（本院民專上字卷第206、208、 209頁）。足認上訴人於擔任大研公司總經理期間，從未 曾透過羅○○向被上訴人通知或要求給付系爭報酬金，亦未 於離職前後要求與被上訴人重新訂立系爭專利授權契約， 自無從變更或撤銷兩造就系爭報酬金應給付予世研公司之 約定。
⒌綜上，上訴人主張世研公司已拒絕受領系爭報酬金之給付 請求權，或依系爭決議將尚未給付之系爭報酬金請求權債 權讓與上訴人，其得請求被上訴人依系爭專利授權契約書 第4、5條約定給付系爭報酬金，顯然無據。
（三）上訴人無從依民法第227條之2情事變更原則之規定，請求 給付系爭報酬金：
⒈按民法第227條之2第1項所規定之情事變更原則，旨在對於 契約成立或法律關係發生後、法律效力終了前，因不可歸 責於當事人之事由，致發生非當初所得預料之變動，如仍 貫徹原定之法律效力，將顯失公平時，賦與法院依公平原 則予以裁量，並合理分配契約當事人間之風險及不可預見 之損失，進而為增減給付或變更其他原有之效果，以調整 當事人間之法律關係。倘所發生之情事，綜合社會經濟情 況、一般觀念及其他客觀情事加以判斷，尚未超過依契約 原有效果足以承受之風險範圍，即難認有情事變更，自無 上開規定之適用（最高法院107年度台上字第345號判決參 照）。
⒉查世研公司尚未受領系爭報酬金之前，大展公司於101年6 月間，以每股9.62元收購世研公司之股東股份，世研公司 於103年8月13日解散，並於104年1月5日清算完結，此為 兩造不爭執，且有股權讓渡同意書、大展公司收購價格表 、決議事項日程說明及每股價格計算資料在卷可憑（原審 訴字卷第45至63頁、第143至145頁、第227至229頁）。 ⒊上訴人以兩造簽訂系爭專利授權書原因，乃世研公司與大 展公司共同成立被上訴人公司，上訴人斯時為世研公司之 股東，欲將此技術報酬金用作其個人對於世研公司之出資 ，詎因不可歸責於雙方之事由，即世研公司依系爭決議同 意大展公司之收購，致上訴人已非世研公司股東，無法再 按當初簽立系爭合資契約之計畫繼續出資或對被上訴人為 增資認股，如由被上訴人繼續給付系爭報酬金予大展公司
所收購之世研公司，已顯失公平，據以主張系爭專利授權 書有契約情事變更原則之適用等等。惟查：
⑴大展公司收購世研公司股份時，上訴人為該公司最大持 股之股東（原審訴字卷第143頁），本有拒絕之權利， 上訴人既同意以雙方合意之對價5,772,000元將其持有 之60萬股股權全數讓與大展公司（同上卷第45頁），自 可預見自其出售股權之日起，當然喪失世研公司股東身 分而不再享有認股權或其他股東權，換言之，上訴人自 由出售處分其股權所造成持股狀態之變更，致無法再依 系爭合資契約繼續出資或對被上訴人為增資認股，並非 客觀上所不可預料或承受之風險範圍，即無情事變更之 情形。
⑵又關於世研公司被收購之轉讓價格每股9.62元，係以公 司現有設備殘值，還有應收應付去計算，當時有把系爭 專利第一期的授權金當作世研公司的收入，直接攤在裏 面，以減少股東損失等情，此經證人顏○○於本院證述在 卷（本院更審卷第268至269頁），堪認大展公司收購世 研公司時已將世研公司取得之系爭專利技術報酬金納入 收購價格之考量。又觀諸系爭合資契約第6條6-2約定： 「甲乙雙方議定之技術報酬金總額以新台幣1,600萬元 整為上限，於合資公司（被上訴人）依法成立、繳足第 一期資本額且乙方（世研公司）大園廠設備移轉予合資 公司資本支出後，即給付予乙方。其餘80％技術報酬金 （含系爭報酬金）支付期限五年，且限於合資公司依法 設立後之前五年。」（原審壢簡卷第19頁），及依系爭 專利授權書第5條第3項約定，系爭報酬金係由被上訴人 之稅前盈餘支付，並以每年不超過當年稅前盈餘之25％ 為限（同上卷第6頁背面）。而被上訴人成立後於100年 至105年間，分別虧損406,870元、24,626,363元、44,4 24,751元、47,145,849元、45,921,698元、28,618,451 元，此有大研公司損益表可參（原審訴字卷第69至75頁 ），並無任何稅前盈餘存在，此復經證人羅○○證述明確 （本院民專上字卷第199頁），堪認屬實。依此可知被 上訴人並無任何稅前盈餘可給付系爭授權金予世研公司 ，則大展公司收購世研公司之後亦無系爭授權金可請求 被上訴人給付，即無上訴人主張仍由被上訴人繼續給付 系爭報酬金予世研公司之顯失公平情事。
⒋從而，本件並無民法第227條之2所定情事變更原則之適用 ，上訴人主張依前揭規定聲請法院變更其原有之效果，請 求被上訴人逕自將系爭報酬金給付予上訴人，即屬無據。
六、綜上所述，本件上訴人並未因世研公司股東會之系爭決議而 取得系爭報酬金之給付請求權，亦無上訴人主張有民法第22 7條之2情事變更原則規定之適用，其依前揭規定，請求被上 訴人給付1,622,656元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日 止，按周年利率5%計算之利息，不應准許。從而，原審為上 訴人敗訴之判決，核無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求 予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌 後與判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。八、結論：本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條， 民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。中 華 民 國 112 年 3 月 2 日 智慧財產第一庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳端宜
法 官 吳俊龍
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 112 年 3 月 10 日 書記官 蔣淑君
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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