智慧及商業財產法院民事判決
108年度民專訴字第89號
原 告 Helsinn Health care SA(瑞士商赫爾辛保健公司)
法定代理人 Matteo MISSAGLIA
訴訟代理人 張哲倫律師
複 代理人 呂書瑋律師
訴訟代理人 陳佳菁律師
複 代理人 張秉貹律師
張雅雯
訴訟代理人 劉君怡
被 告 南光化學製藥股份有限公司
兼 法 定
代 理 人 陳立賢
共 同
訴訟代理人 翁雅欣律師
複 代理人 蘇怡佳律師
許家豪
共 同
訴訟代理人 陳豫宛
複 代理人 林雅婷
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於110 年
11月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、被告南光化學製藥股份有限公司、陳立賢應連帶給付原告新 臺幣貳仟零玖萬壹仟陸佰柒拾貳元，及自民國一百零八年十 月二十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息 。
二、被告南光化學製藥股份有限公司應回收及銷毀如附件所示「 生產銷售明細表」所載批號之中文品名「嘔克朗注射劑」（ 英文品名：OKmilon Injection）。三、原告其餘之訴均駁回。
四、訴訟費用由被告南光化學製藥股份有限公司、陳立賢連帶負 擔四分之一、被告南光化學製藥股份有限公司負擔四分之一 ；其餘由原告負擔。
五、本判決第一項於原告以新臺幣陸佰陸拾玖萬柒仟貳佰貳拾肆 元為被告南光化學製藥股份有限公司、陳立賢供擔保後，得 假執行；但南光化學製藥股份有限公司、陳立賢如以新臺幣 貳仟零玖萬壹仟陸佰柒拾貳元或同額之第一商業銀行赤崁分 行發行之可轉讓定期存單為原告預供擔保，得免為假執行。六、原告其餘假執行之聲請均駁回。
事實及理由
甲、程序方面
壹、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國 法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律 （即準據法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件 ，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄 部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權 ，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本 於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟 法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件原告公司為瑞士公 司，於本件主張其與美國Roche Palo Alto LLC 公司（羅氏 帕羅奧多責任有限公司，下稱羅氏公司）共有之中華民國第 I342212 號「帕洛諾司瓊之液體醫藥配方」發明專利（下稱 系爭專利）受侵害，是本件為涉外民事事件，而被告南光化 學製藥股份有限公司（下稱南光公司）之營業所所在地設在 我國，原告公司主張該當侵害專利權之行為地亦在我國，經 類推民事訴訟法第2條第2項規定，我國法院自有國際管轄權 。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法 律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告公司 於本件主張其依我國專利法規定取得之專利權遭受侵害，是 本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。貳、按數人按其應有部分，對於一物有所有權者，為共有人。各 共有人之應有部分不明者，推定其為均等。依法律規定、習 慣或法律行為，成一公同關係之數人，基於其公同關係，而 共有一物者，為公同共有人。前項依法律行為成立之公同關 係，以有法律規定或習慣者為限，民法第817 條、第827 條 第1 項、第2 項分別定有明文。查系爭專利權由原告公司部 分讓與訴外人羅氏公司而由兩者共有，業據載明於民事起訴 狀，並有專利查詢資料附卷可查（本院卷一第12頁及第58頁 ），故應認系爭專利權為原告公司與訴外人羅氏公司分別共 有，其應有部分各為二分之一。再按各共有人對於第三人， 得就共有物之全部為本於所有權之請求。但回復共有物之請 求，僅得為共有人全體之利益為之；上開規定，於所有權以 外之財產權由數人共有者準用之。民法第821 條、第831 條 定有明文。另民法第821 條規定，各共有人對於第三人得就 共有物之全部為本於所有權之請求，係指民法第767 條所規 定之「物權」請求權而言，並不及於共有人基於債之法律關 係對於第三人為賠償之請求，最高法院94年度台上字第668 號判決意旨可參。本件原告公司為系爭專利權之共有人之一
，所為訴之聲明係本於系爭專利權遭侵害及有受侵害之虞， 而請求排除侵害及防止侵害，並請求系爭專利權受侵害之損 害賠償，由前開規定及說明可知，得以其個人名義起訴為請 求，被告等抗辯系爭專利權為原告公司與訴外人羅氏公司共 有，原告公司以個人名義提起本件訴訟，屬當事人不適格云 云，顯有誤會。至於民事起訴狀所載支持原告公司得以個人 名義提起本件訴訟之最高法院51年度台上字第3495號判例意 旨，係關於共有人就共有物為使用收益而損及其他共有人之 利益，被侵害之共有人得依侵權行為規定，對損及其利益之 共有人行使損害賠償請求權，與原告公司本件起訴主張之事 實，並無關聯，原告公司上開援引及主張，亦有誤解，附此 敘明。
參、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為 本案之言詞辯論者，應得其同意；訴經撤回者，視同未起訴 ；於本案經終局判決後將訴撤回者，不得復提起同一之訴。 民事訴訟法第262 條第1 項、第263 條定有明文。又按訴訟 法上所謂一事不再理之原則，乃指同一事件已有確定之終局 判決或於訴訟繫屬中更行起訴，或原告於本案經終局判決後 將訴撤回，復提起同一之訴者而言。其所謂同一事件，必同 一當事人就同一法律關係而為同一之請求，或就同一訴訟標 的求為相反之判決，或求為與前訴可以代用之判決，否則， 即不得謂為同一事件（最高法院89年台上字第2301號判決意 旨參照）。查原告公司曾就本件事實提起同一訴訟（本院10 8年度民專訴字第58號，下稱前案訴訟），惟原告公司嗣後 撤回前案訴訟，經本院民國108 年9 月26日智院成常108 民 專訴58字第1080003795號函確認發生撤回效力（本院卷一第 133至134 頁），視同未起訴，則原告公司復對被告等提起 本件訴訟，自無違反民事訴訟法第263 條第2 項規定之情事 ，本院仍應為實體審理。
肆、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變更訴訟標的， 而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追 加。民事訴訟法第255 條第1項第3 款、第256 條分別定有 明文。原告公司起訴時訴之聲明原為：「一、被告等應連帶 給付原告新臺幣（下同）1,000 萬元暨自本起訴狀繕本送達 翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。二、被告等不 得使用、為販賣之要約、販賣或進口『嘔克朗注射劑』產品， 亦不得使用、為販賣之要約、販賣或進口其他落入系爭專利 之產品。三、前項聲明之產品，被告等應予回收及銷毀。製 造前項聲明產品之原料及器具，被告等應予銷毀。四、就第
一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之可轉讓定期存 單供擔保，請准宣告假執行。」（本院卷一第11頁），嗣以 109 年3 月30日民事訴之聲明更正狀（本院卷二第146 頁） 、109 年7 月7 日民事訴之聲明更正狀（本院卷三第116 頁 ）、110 年5 月10日民事擴張訴之聲明暨準備（二十二）狀 （保密卷第502 頁）變更訴之聲明為：「一、被告等應連帶 給付原告3,000 萬元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日 止，按年息5 ％計算之利息。二、被告南光公司不得製造、 使用、為販賣之要約及販賣『嘔克朗注射劑』產品。三、前項 聲明之產品，被告南光公司應予回收及銷毀。製造前項聲明 產品之原料及器具，被告南光公司應予銷毀。四、就第一項 及第二項之聲明，原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供 擔保，請准宣告假執行。」經核原告公司所為，係擴張及減 縮訴之聲明，以及為使聲明更加明確，於法並無不符，應予 准許。
乙、實體部分
壹、原告公司起訴主張：
原告公司為系爭專利之專利權人（專利期間自100年5 月21日 至113年1 月27日止），104年8月1日原告公司讓與其部分專 利權予羅氏公司，並向智慧財產局（下稱智慧局）為專利權 讓與登記，故系爭專利現由原告公司及羅氏公司共有。被告 南光公司為『嘔克朗注射劑』【此項產品於110年1月6日經衛 生福利部（下稱衛福部）食品藥物管理署（下稱食藥署）准 予成品檢驗規格方法、仿單變更，准許前、後所製造銷售之 「嘔克朗注射劑」，以下分別稱「系爭產品」、「系爭變更 產品」】之製造商，經原告公司分析系爭產品之仿單後，認 為被告南光公司製造、販售之系爭產品侵害原告公司及羅氏 公司共有之系爭專利權，爰依專利法第96條第2 項、民法第 184 條第1項前段、第185 條、公司法第23條第2 項等規定 ，請求被告等負連帶損害賠償責任，並依專利法第96條第1 項、第3 項等規定，請求被告南光公司排除、防止侵害及回 收銷毀產品與銷毀製造產品之原料與器具。
系爭專利有效性並無疑義：
㈠系爭專利更正前（指109 年5 月4 日之更正，以下皆同） 說明書之揭示已屬明確充分，申請專利範圍已屬明確且可 為說明書所支持：
⒈「醫藥上穩定」乙詞係系爭專利所屬技術領域中具有通 常知識者熟習之用語，系爭專利說明書無須針對該用語 加以界定。又系爭專利說明書已明確揭示及證實系爭專 利之溶液係「醫藥上穩定之溶液」，系爭專利所屬技術
領域中具有通常知識者可瞭解「醫藥上穩定之溶液」之 定義，並確認何種狀態符合「醫藥上穩定」，故請求項 1 所載「醫藥上穩定之溶液」確屬明確，該用語之解釋 並無疑義。
⒉由系爭專利實例1 至7 之揭示內容及系爭專利申請過程 中所呈送之補充數據（即原證41），足以證實所請溶液 確具醫藥上穩定功效。
⒊系爭專利說明書已證實所請帕洛諾司瓊濃度可達成醫藥 上穩定功效，且「防止或減少嘔吐」功效，係與投藥之 劑量有關，系爭專利說明書無須提供「防止或減少嘔吐 」功效之相關數據。
⒋系爭專利說明書可使系爭專利所屬技術領域中具有通常 知識者確認「帕洛諾司瓊之醫藥上可接受之鹽」之穩定 性功效，並可使據以實現，且可確認請求項1、2 、8 、9 、11及13所載之「帕洛諾司瓊之醫藥上可接受之鹽 」範圍。
⒌請求項1之「醫藥上可接受之載劑之pH值為4. 0至6.0」 技術特徵，可為系爭專利說明書所支持：系爭專利說明 書第9頁第1至3行及第12頁第11至13行所揭示「一種用 於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液，其包括a ）. . . 及b）醫藥上可接受之載劑，pH為約4.0 至約6.0 」，其「pH為約4.0 至約6.0 」可解釋為「醫藥上穩定 溶液之pH值」，亦可解釋為「醫藥上可接受之載劑之pH 值」，故系爭專利說明書已提供文字性敘述，可支持「 醫藥上可接受之載劑之pH值為4.0 至6.0 」之特徵。再 者，請求項1 之「醫藥上可接受之載劑之pH值」實質上 與「醫藥上穩定之溶液之pH值」相當。帕洛諾司瓊鹽酸 鹽對最終溶液之pH值影響甚微，此係系爭專利所屬技術 領域通常知識者能無疑義確認的科學事實，且原證76及 民事準備（九）狀之實驗結果皆能證明此事實。據此， 系爭專利說明書及實例已揭示及可支持「醫藥上可接受 之載劑之pH值為4.0至6.0 」之技術特徵。 ⒍請求項1所述之「螯合劑」及「張力劑」已屬明確，且可 為說明書所支持；「螯合劑」及「張力劑」皆係系爭專 利所屬技術領域之通常知識者熟習之用語。系爭專利所 屬技術領域中具有通常知識者可了解系爭專利添加之螯 合劑可增進穩定性，系爭專利說明書已例示代表性螯合 劑EDTA之功效，當可合理支持請求項1 所述「螯合劑」 。且系爭專利說明書確已提供相當充足數量之代表性張 力劑實例，足使系爭專利所屬技術領域中具有通常知識
者，確認可用於系爭專利張力劑之種類為何及其可達成 醫藥穩定功效，當可合理支持請求項1 所述「張力劑」 。
㈡系爭專利說明書之揭示已屬明確充分，且更正後申請專利 範圍已屬明確且可為說明書所支持：
系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者皆能無疑義確認 ，系爭專利中帕洛諾司瓊鹽酸鹽對最終溶液之pH影響甚微 ，故請求項1 之「醫藥上可接受之載劑之pH值」實質上與 「醫藥上穩定之溶液之pH值」相等。系爭專利所屬技術領 域中具有通常知識者當可確認系爭專利實施例所證實之pH 值有助於溶液之醫藥穩定性，以及實例4 、5 所揭示之系 爭專利代表性配方，實際上已同時揭示了系爭專利之「pH 為4.0 至6.0 之醫藥上可接受之載劑」及「該溶液之pH為 4.0 至6.0 」技術特徵，且依說明書內容或實例4 、5之 代表性配方，即可製得溶液之pH為4.0至6.0且載劑之pH為 4.0至6.0 之帕洛諾司瓊調配物，且基於系爭專利實例1至 7之揭示內容及原證41之補充數據，足以證實所請溶液確 具醫藥上穩定性。故系爭專利說明書可據以實施系爭專利 「pH為4.0 至6.0之醫藥上可接受之載劑」及「該溶液之p H為4.0至6.0」兩個同時並存之技術特徵，且更正後之請 求項可為說明書所支持。
㈢系爭專利100年3月2日之修正符合專利法規定： 歐洲專利審查關於修正之審查標準與我國智慧局之專利審 查基準及審查實務明顯不同，歐洲對應案之審查結果尚難 於本件引為評價可專利性之證據。系爭專利100 年3 月2 日修正加入請求項1之「pH為4.0至6.0之醫藥上可接受之 載劑」不僅在說明書中有文字性敘述之支持，其亦為系爭 專利所屬技術領域中具有通常知識者，自原說明書所記載 事項，能直接且無歧異得知者，確實並未超出申請時原說 明書所揭示之內容，符合專利法及相關專利審查基準之規 定。
㈣系爭專利之更正符合專利法第67條規定：
系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，皆能無疑義確 認系爭專利中帕洛諾司瓊鹽酸鹽對最終溶液之pH值影響甚 微，且原證76及民事準備（九）狀之實驗結果皆能證明此 科學事實。更正前請求項1 即已包含「帕洛諾司瓊鹽酸鹽 對最終溶液之pH值影響甚微」之涵義，更正後請求項1 之 「溶液之pH值為4.0至6.0」並未增加新的涵義，故系爭專 利之更正符合專利法第67條規定。
㈤更正前（後）爭專利請求項1 、8 、9 、11及13，相較於
乙證1，具有新穎性：
⒈乙證10、11並非用以評價系爭專利可專利性之適格引證 案，況且被告等將乙證1與補強證據結合來評斷新穎性 ，並不符合判斷新穎性時，分析引證文件所應遵循之單 獨比對原則，亦非審查基準載明可例外視為引證文件的 一部分之情況。
⒉乙證1並未揭示更正前系爭專利請求項1之所有技術特徵 ，故更正前請求項1相較於乙證1及補強證據19至21具新 穎性，請求項8 、9 、11及13係請求項1之附屬項，包 含請求項1所有技術特徵，故亦具有新穎性。
⒊更正後系爭專利請求項1具有與更正前請求項1相同之技 術特徵1A至1E，且另包含了技術特徵1F「該溶液之pH為 4.0至6.0」。由於乙證1並未揭示更正前請求項1A至1E 所有技術特徵，故亦未揭示更正後請求項1A至1E技術特 徵。此外，乙證1實例13所揭示配方之pH為3.7，故乙證 1未揭示請求項1F「該溶液之pH為4.0至6.0」技術特徵 。據此，更正後請求項1相較於乙證1及補強證據19至21 具新穎性，請求項8 、9 、11及13係請求項1 之附屬項 ，包含請求項1 所有技術特徵，故亦具有新穎性。 ㈥更正前（後）系爭專利請求項1、2 、8 、9 、11及13，相 較於乙證1至4之組合，具有進步性：
⒈乙證1至4之組合並未探討帕洛諾司瓊調配物之穩定性問 題，亦未教示或建議提高穩定性之方法，遑論可藉由調 整帕洛諾司瓊之濃度及進一步調整帕洛諾司瓊調配物之 pH值而達成提高穩定性之效果。且系爭專利鑑定出帕洛 諾司瓊濃度為化學穩定性之關鍵因素之事實本身，即已 是無可預期功效，說明書亦進一步證實調整調配物之pH 值可進一步增加帕洛諾司瓊調配物之穩定性。故乙證1 至4之組合並未教示或建議更正前請求項1所請之技術特 徵，更正前請求項1相較於乙證1至4之組合及補強證據1 9至21具進步性，請求項2、8 、9、11及13係請求項1 之附屬項，包含請求項1所有技術特徵，基於同樣理由 亦具有進步性。
⒉更正後請求項1具有與更正前請求項1相同之技術特徵1A 至1E，且另包含了技術特徵1F。由於乙證1至4 之組合 無法使更正前請求項1不具進步性，故亦無法使更正後 請求項1不具進步性。此外，乙證1至4之組合並未探討 帕洛諾司瓊調配物之穩定性問題，亦未教示或建議可藉 由調整帕洛諾司瓊之濃度及進一步調整帕洛諾司瓊調配 物之pH值而達成提高穩定性之效果，請求項1技術特徵1
F「該溶液之pH為4.0至6.0」並非基於乙證1至4 之組合 可輕易預期。故更正後請求項1相較於乙證1至4 之組合 及補強證據19至21具進步性，請求項2、8、9、11及13 係請求項1之附屬項，包含請求項1所有技術特徵，基於 同樣理由亦具有進步性。
系爭產品落入更正後系爭專利請求項1、2、8、9、11、13之 文義範圍：
㈠請求項1：
⒈要件1A：業已清楚界定所請為一種用於防止或減少嘔吐 之醫藥上穩定之溶液。系爭產品之適應症「預防化學療 法引起之噁心和嘔吐」，落入「防止或減少嘔吐」之範 圍。再根據原證73可知「安定性試驗資料」係學名藥查 驗登記必須檢附之資料，以證明所申請藥品為具安定性 之醫藥上穩定溶液，系爭產品既為經查驗登記許可之學 名藥，自屬「醫藥上穩定之溶液」，落入請求項1要件1 A之文義範圍。
⒉要件1B：界定系爭專利所請之溶液包括濃度為0.03毫克/ 毫升至0.2 毫克/ 毫升之帕洛諾司瓊或其醫藥上可接 受之鹽。系爭產品仿單之【主成分】欄已記載系爭產品 之帕洛諾斯瓊濃度係「0.05毫克/ 毫升」，落入請求項 1要件1B所揭示之濃度範圍。
⒊要件1C：系爭專利所請之溶液包含有pH為4.0 至6.0 之 醫藥上可接受之載劑。系爭產品仿單之【賦形劑】欄位 記載，系爭產品包含甘露糖醇、醋酸鈉三水合物、注射 用水、鹽酸和氫氧化鈉所構成之載劑溶液。經原告公司 就所取得系爭產品之配方資料加以實驗重建之結果，可 證明系爭產品之整體載劑的pH值已落入4.0 至6.0 之範 圍。故系爭產品落入請求項1 要件1C之文義範圍。 ⒋要件1D：界定系爭專利所請之溶液所包含之醫藥上可接 受之載劑包括螯合劑。系爭產品仿單已載明其載劑中包 含醋酸鈉三水合物，其為一種螯合劑，落入請求項1 要 件1D「螯合劑」之範圍。
⒌要件1E：界定系爭專利所請之溶液所包含之醫藥上可接 受之載劑包括張力劑。系爭產品仿單已載明其載劑中包 含甘露糖醇，其為一種張力劑，落入請求項1 要件1E之 範圍。
⒍要件1F：界定系爭專利所請之溶液的pH值為4.0 至6.0。 系爭產品仿單之【特性簡述】記載，系爭產品溶液pH值 為4.5 至5.5 ，落入請求項1 要件1F之範圍。 ㈡更正後系爭專利請求項2 為請求項1 之附屬項，進一步界
定該張力劑為氯化鈉或甘露糖醇。系爭產品仿單已載明其 載劑中包含甘露糖醇，已落入請求項2 之範圍。 ㈢更正後系爭專利請求項8 為請求項1 之附屬項，進一步界 定該溶液之pH為約4.5 至約5.5 。系爭產品仿單之【特性 簡述】記載，系爭產品溶液之pH值為4.5 至5.5 ，已落入 請求項8 之範圍。
㈣更正後系爭專利請求項9 為請求項1 之附屬項，進一步界 定該溶液適用於靜脈內投與。系爭產品仿單之【用法用量 】記載，系爭產品係供靜脈注射用，已落入請求項9 之範 圍。
㈤更正後系爭專利請求項11為請求項1 之附屬項，進一步界 定該帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽為帕洛諾司瓊鹽酸 鹽。系爭產品仿單之【主成分】欄已記載系爭產品包含帕 洛諾司瓊鹽酸鹽，故系爭產品已落入請求項11之範圍。 ㈥更正後系爭專利請求項13為請求項1 之附屬項，進一步界 定該帕洛諾司瓊或其醫藥上可接受之鹽濃度為約0.05毫克 / 毫升。系爭產品仿單之【主成分】欄已記載系爭產品含 有濃度「0.05毫克/ 毫升」之帕洛諾斯瓊，完全落入系爭 專利請求項13之範圍。
被告等提出系爭產品變更登記申請書及衛福部函文，宣稱系 爭產品之pH值已修正為6.3 至7.3 ，且該變更業經衛福部准 予云云。惟pH規格變更後之系爭變更產品仍文義落入，或至 少均等落入更正後系爭專利請求項1 、2 、8 、9 範圍，構 成均等侵權：
㈠系爭變更產品落入更正後系爭專利請求項1、2、8 、9文義 範圍：
系爭變更產品的變更登記申請書記載者為藥品每劑之配方 ，與藥品實際含量容有誤差。在變更登記所載之pH值與系 爭專利請求項1 所界定之pH值差值最小僅為0.3 之情況下 （以系爭變更產品pH值登記值為6.3 ，與系爭專利請求項 1之pH值6為比較），系爭變更產品仍非常有可能因誤差而 落入更正後系爭專利請求項1之文義範圍，故亦落入附屬 項請求項2、8 、9 ，構成文義侵權。
㈡縱認系爭變更產品未構成文義侵權，仍已均等落入更正後 系爭專利請求項1 、2 、8 、9 範圍，構成均等侵權： ⒈系爭專利說明書第8 頁倒數第2 行業已明揭「藉由調整 該配方之pH及/或賦形劑濃度，可以增加帕洛諾司瓊配 方之穩定性」。對於製藥技術領域通常知識者而言，不 論pH值為更正後系爭專利請求項1 所界定之4 至6 、請 求項8 所界定之4.5 至5.5或系爭變更產品所界定之6.3
至7.3 ，皆係以實質相同之技術手段（即調整帕洛諾 司瓊配方之pH值）、功能（即可以增加帕洛諾司瓊配方 之穩定性），達到實質相同之結果（即增加帕洛諾司瓊 配方之穩定性）。準此，系爭變更產品與更正後系爭專 利請求項1 及8 對應技術特徵間雖有所差異，惟該差異 （即pH值為4.0 至6.0 變更為6.3 至7.3 ）為該發明所 屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知者 。
⒉不論pH值為更正後系爭專利請求項1 所界定之4 至6 、 請求項8 所界定之4.5 至5.5或系爭變更產品所界定之6 .3 至7.3 ，皆為該製藥技術領域通常知識者於侵權行 為發生時已知可相互置換之數值，且該等數值對於增加 帕洛諾司瓊配方穩定性之功能亦實質相同，因此，系爭 變更產品的pH值與更正後系爭專利請求項1 、8 所界定 之pH數值技術特徵為均等，系爭變更產品仍均等侵害更 正後系爭專利請求項1 、2 、8 、9 。
⒊前開論述更可藉由原告公司於申請系爭專利時所呈送之 實驗數據證明之，在加速實驗下（環境溫度設定為80度 ），pH值為5與7.4之帕洛諾司瓊配方可保存天數分別為 252天與180天，皆可達到增加帕洛諾司瓊配方之穩定性 之結果。足徵，系爭變更產品與更正後系爭專利請求項 1、8 所界定之pH值差異，為發明所屬技術領域中具有 通常知識者依其專業知識顯而易知或能輕易置換者，應 認實質相同。
損害賠償計算：
㈠原告公司請求優先依專利法第97條第1 項第1 款規定計算 損害賠償額，並依同條第2 項規定，就被告等之惡意侵權 行為，請求酌定3 倍之損害賠償數額：本件原告公司所受 具體損害遠超過1,000 萬元，而被告南光公司為臺灣知名 藥品產製商，又系爭專利已核准並公開，則被告南光公司 身為與原告相同產業領域之產製商，對於系爭專利之存在 及其產銷之系爭產品、系爭變更產品侵害系爭專利，應無 不知之理。甚者，原告公司早於108年6月6日即發函要求 被告公司停止侵害系爭專利權行為，但其置之不理，仍繼 續產銷系爭產品、系爭變更產品，顯屬故意侵害原告公司 之系爭專利。為此，原告公司請求依專利法97條第2 項之 規定，酌定3 倍之損害賠償數額，故原告公司請求3,000 萬元之損害賠償，洵屬有據。
㈡縱依專利法第97條第1 項第2 款「侵權所獲利益」計算， 被告等所獲實際利益亦逾1,000 萬元，考量被告等之惡意
侵權行為，原告公司請求依專利法第97條第2 項規定酌定 3 倍之損害賠償數額，已逾原告公司請求3,000 萬元，原 告公司請求3,000 萬元損害賠償額，亦屬合理。 被告陳立賢為被告南光公司之負責人，自應就各項業務之執 行善盡其督導之責，其竟基於對於預充式針筒注射劑之瞭解 ，實際指示公司員工分別執行製造、使用、要約販賣及販賣 系爭產品、系爭變更產品之各項事務，與被告南光公司共同 侵害系爭專利，構成民法第185 條之共同侵權。另因被告陳 立賢為被告南光公司之負責人，依公司法第23條第2 項規定 應與被告南光公司負連帶賠償之責。
並聲明：
㈠被告等應連帶給付原告3,000 萬元暨自本起訴狀繕本送達 翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。
㈡被告南光公司不得製造、使用、為販賣之要約及販賣系爭 產品及系爭變更產品。
㈢前項聲明之產品，被告南光公司應予回收及銷毀。製造前 項聲明產品之原料及器具，被告南光公司應予銷毀。 ㈣就第一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之可轉讓 定期存單供擔保，請准宣告假執行。
貳、被告等抗辯則以：
不應准許原告公司109年5月4日就系爭專利請求項1申請更正 ：
原告公司已非第一次將「溶液之pH」之技術特徵加入系爭專 利所請範圍，原告公司96年1月4日修正劃線本，當時之請求 項14、15、24、25、30及31修正加入限定「溶液pH」之技術 特徵，與原告公司現申請更正之申請專利範圍相似，但智慧 局98年10月14日審查意見通知函第一（二）點指出「所請之 修正本中pH為約4.0 至約5.0 已超出申請時原說明書或圖式 所揭露之範圍」。由此可見，在系爭專利尚未取得專利權時 的「修正」階段，審查委員即已認為將「溶液之pH」限縮入 申請專利範圍已超出申請時原說明書所揭露範圍。既然原告 公司已自行於專利申請時將「溶液之pH」予以刪除，如今又 申請更正將之加入請求項中，明顯違反禁反言原則，應無可 採。
系爭產品並未落入更正前系爭專利請求項1 、2 、8 、9 、1 1及13之文義範圍：
㈠請求項1 ：
⒈要件1A「一種用於防止或減少嘔吐之醫藥上穩定之溶液 」，原告公司完全沒有比對「醫藥上穩定之溶液」此一 技術特徵，顯然無法證明系爭產品是否落入文義讀取，
違反全要件原則。此外，系爭產品仿單之【適應症】係 「預防化學療法引起之噁心和嘔吐」，與系爭專利要件 1A「防止或減少嘔吐」之技術特徵不相同。是以，系爭 產品與要件1A不相同，未落入請求項1 要件1A之文義範 圍。
⒉要件1B「該溶液包括：a ）0.03毫克/ 毫升至0.2 毫克/ 毫升帕洛諾司瓊（palonosetron）或其醫藥上可接受 之鹽」，系爭產品仿單之【特性簡述】說明本品為預充 針筒，每一支針筒含有0.28mg的palonosetron hydroch loride（相當於0.25 mg palonosetron），是以，系爭 產品與要件1B不相同，未落入請求項1 要件1B之文義範 圍。
⒊要件1C及1D，原告公司主張要件1C及1D為「載劑整體之p H」、「載劑整體之pH與溶液pH值相當」，違反系爭專 利申請專利範圍之文義。實則，請求項1 要件1C「及b ）pH為4.0 至6.0 之醫藥上可接受之載劑」及要件1D「 其中，該醫藥上可接受之載劑包括螯合劑和張力劑」應 合併單一要件進行比對，且係指各別載劑的pH為4.0 至 6.0 。系爭產品仿單未具有「各別載劑pH值」之技術特 徵，且系爭產品亦無系爭專利所謂之張力劑和螯合劑。 原告公司稱系爭產品之醋酸鈉三水合物為螯合劑云云， 然而，醋酸鈉三水合物在系爭產品中實為一種緩衝劑， 並非螯合劑，系爭產品並未具有此一特徵，並不符合請 求項1要件1C及1D之文義範圍。
㈡請求項2為請求項1之附屬項，進一步界定該張力劑為氯化 鈉或甘露糖醇，然而，系爭專利說明書並未定義何謂「張 力劑」且符合其pH值為4.0 至6.0 之前提，故系爭產品並 無系爭專利所謂之張力劑，並未具有此一特徵。系爭產品 不落入請求項1 之文義範圍，故亦不落入請求項2之文義 範圍。
㈢請求項8 為請求項1 之附屬項，進一步界定該pH為4.5 至5 .5 ，其中「該pH為. . . 」依據審定公告的請求項1 及8 之記載，唯一僅有的解釋為「該醫藥上可接受之載劑之 該pH」，否則請求項8 之「該pH」中先行詞將失所依附， 所以請求項8 無從解釋為溶液的pH值。如請求項1 要件1C 及1D不侵權部分所述，系爭產品仿單未具有「載劑pH值」 之技術特徵，故系爭產品與系爭專利不相同，未落入文義 讀取。再者，系爭產品不落入請求項1之文義範圍，故亦 不落入請求項8之文義範圍。
㈣請求項9為請求項1之附屬項，系爭產品不落入請求項1之文
義範圍，故亦不落入請求項9之文義範圍。
㈤請求項11為請求項1之附屬項，進一步界定該帕洛諾司瓊或 其醫藥上可接受之鹽為帕洛諾司瓊鹽酸鹽，換言之，請求 項11所界定的範圍為「該帕洛諾司瓊為帕洛諾司瓊鹽酸鹽 或其醫藥上可接受之鹽為帕洛諾司瓊鹽酸鹽」，而「該帕 洛諾司瓊」顯然不可能是「帕洛諾司瓊鹽酸鹽」，因此請 求項11依附關係有疑義。再者，系爭產品不落入請求項1 之文義範圍，故亦不落入請求項11之文義範圍。 ㈥請求項13為請求項1之附屬項，系爭產品不落入請求項1 之 文義範圍，故亦不落入請求項13之文義範圍。 被告南光公司已於109年10月9日申請變更系爭產品之「成品 規格」與「仿單」獲准，將pH值範圍變更為pH 6.3至7.3 。 系爭變更產品未落入更正前（後）之系爭專利請求項1 、2 、8及9 之文義及均等範圍：
㈠系爭變更產品不落入更正前（後）之系爭專利請求項1、2 、8 及9之文義範圍：
⒈原告公司於本件訴訟自始主張依據仿單進行比對，倘若 原告公司認為仿單記載與產品實物間存在誤差，其自需 就產品實物為分析比對，不得憑仿單進行比對。 ⒉系爭變更產品與系爭專利比對，不符合文義讀取：
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