臺北高等行政法院判決
110年度簡上字第56號
上 訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏(局長)
訴訟代理人 陳煒仁
被 上訴 人 洪堯順
上列當事人間有關專利事務事件，上訴人對於中華民國110年2月
23日臺灣臺北地方法院109年度簡字第139號行政訴訟判決，提起
上訴，本院判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回臺灣臺北地方法院行政訴訟庭。 理 由
一、爭訟概要：
被上訴人前於民國99年11月18日領有上訴人核發之專利師證 書，上訴人以被上訴人於105年間有執業事實，依法應於106 年1月1日起至107年12月31日止完成最低時數12小時之在職 進修，並向上訴人提出完成在職進修時數之證明文件，惟被 上訴人並未為之，違反專利師法第12條之1第1項規定，乃以 108年3月25日（108）智專一（一）15176字第10820265590 號函，通知被上訴人應於文到次日起6個月內完成改正（下 稱系爭通知函），惟其屆期仍未完成改正，乃依同法第33條 之1規定，以109年1月3日(109)智專一(一)15180字第109200 04920號函裁處被上訴人罰鍰新臺幣（下同）6萬元（下稱原 處分）。被上訴人不服提起訴願，為經濟部以109年4月22日 經訴字第10906303310號訴願決定駁回後，提起行政訴訟， 經臺灣臺北地方法院109年度簡字第139號判決訴願決定及原 處分均撤銷（下稱原審或原判決），上訴人不服，遂提起本 件上訴。
二、被上訴人起訴主張及訴之聲明、上訴人於原審之答辯及聲明 、原判決認定之事實及理由，均引用原判決所載。三、上訴人提起上訴，認原判決有判決理由不備、理由矛盾並有 不適用法規或適用法規不當之違法，主張略以： ㈠被上訴人受委任辦理專利委任契約所定專利師法第9條各款之 事務，在未解除委任契約之前，均屬於專利師執行業務之狀 態。原判決理由以被上訴人已退出公會及後續未送件，而認 定被上訴人未再執行業務，無須在職進修，顯有不適用行政 程序法第24條第3項前段及第5項、專利師法第12條之1第1項 及第33條之1規定或適用不當之違背法令情事。
㈡原判決理由指摘上訴人未考慮到個別專利師的生涯規劃和職 業狀況而處以罰鍰，惟被上訴人與委任人所簽訂之契約內容 ，係包含整個專利生命週期，原審漠視委任人權益，無視被 上訴人違反專利師法在職進修相關規定，判決顯有不適用專 利師法第1條規定或適用不當之違背法令情事。 ㈢比較會計師法第13條、醫師法第8條及社會工作師法第18條之 規定，前開專門技術人員係將持續進修視為滿足其繼續執業 之必要義務，如違反進修規定，係處分不換發執業執照或停 止其執行業務；反觀專利師法第12條之1規定，違反在職進 修義務時，僅為處分罰鍰仍可繼續執業。且絕大部分之專門 技術人員，只要加入公會，就認定有「執行職務」，必須在 職進修；但因專利師法規範在職進修義務，除專利師外，尚 有無須加入公會之「專利代理人」，為求一致性，故同法第 9條以有「執業事實」才產生專利師及專利代理人在職進修 辦法（下稱進修辦法）第2條第1項所定，完成進修時數之義 務，而不以加入公會作為「執行職務」之依據，原審未審酌 專利師法與其他專門技術人員之規定不同，逕為相同解釋， 僅僅以後續未送件及退出公會等為由，認被上訴人不負進修 義務，有不適用專利師法第12條之1、進修辦法第2條第1項 規定或適用不當之違背法令。
㈣原審未審究被上訴人是否有執行業務(執行業務範圍並非僅有 送件)，亦未對何時受任事務終了加以認定，又以本案無關 之僱傭契約為例，逕以未送件及退出公會，即認被上訴人未 辦理專利師法第9條各款所定事務，構成判決不備理由。 ㈤本件被上訴人除具有專利師身分外，尚具有專利代理人身分 ，即使被上訴人退出公會，仍可以專利代理人身分執業，並 有在職進修之義務，原審對此抗辯視而未見，有不備理由之 違法。
㈥專利師法第12條之1第1項及第33條之1規定係對專利師過去違 反在職進修義務行為之懲處，而非對未來行政秩序之管制， 原判決理由以被上訴人雖違反強制進修義務，惟其既明確表 示不再執行業務，即應給予尊重而無裁處之必要，顯誤會該 條之立法目的及行政罰裁處目的，亦有違論理法則及經驗法 則。
㈦聲明：
⒈原判決廢棄。
⒉被上訴人在第一審之訴駁回。
四、本院查：
㈠按專利師法第1條規定：「為維護專利申請人之權益，強化從 事專利業務專業人員之管理，建立專利師制度，特制定本法
。」第2條規定：「(第1項)本法之主管機關為經濟部。(第2 項)專利師之管理業務，由經濟部指定專責機關辦理。」第6 條規定：「專利師應加入專利師公會，始得執行業務。」第 9條規定：「專利師得受委任辦理之業務如下：專利之申請 事項。專利之舉發事項。專利權之讓與、信託、質權設定 、授權實施及強制授權事項。專利訴願、行政訴訟事項。 專利侵害鑑定事項。專利諮詢事項。其他依專利法令規定 之專利業務。」第12條之1規定：「(第1項)專利師應持續參 加在職進修，每2年向專利專責機關提出完成在職進修之證 明文件。(第2項)前項在職進修實施方式、最低進修時數、 收費、違反規定之處理程序及其他相關事項，由主管機關會 商專利師公會定之。」第33條之1規定：「專利師在職進修 違反第12條之1第1項規定，專利專責機關應通知其於6個月 內完成改正；屆期未完成改正者，由專利專責機關處6萬元 以上30萬元以下罰鍰。」另經濟部依專利師法第12條之1第2 項規定授權訂定進修辦法，其中第2條第1項及第2項規定： 「(第1項)專利師及專利代理人執業期間，應每2年參加與專 利師專業有關之進修，其最低進修時數為12小時。(第2項) 前項所定每2年期間，自中華民國105年1月1日起，以其執業 事實發生之次年1月1日起算。」可知專利師法為建立專利師 制度之法律，依該法第6條規定必須加入專利師公會，始得 執行該法第9條所定受委任辦理之業務；換言之，加入公會 為專利師執行業務之必要手續，而專利師法第9條各款所定 專利業務，即屬專利師得受委任執行之業務。又參酌該法第 12條之1之立法目的，係為促使專利師定期提升專業知能， 故專利師有持續在職進修之義務，如違反該條義務，專利專 責機關應先通知於6個月內完成改正，屆期未完成改正，得 對怠於履行進修義務之專利師處以行政罰鍰。至其在職進修 之實施方式及時數，依進修辦法第2條規定，以專利師執業 期間，應每2年最低進修時數12小時，所謂每2年之計算則自 其執業事實發生之次年1月1日起算之。
㈡經查，被上訴人為專利師，於105年間有執業事實，未於106 年1月1日起至107年12月31日止完成最低時數12小時之進修 ，經上訴人以系爭通知函通知6個月內完成改正，但屆期未 完成改正，為原審所認定之事實。則若被上訴人於該段期間 內，均為專利師法第12條之1所指之「在職」亦即進修辦法 第2條第1項所指之「執業期間」，即負有完成最低時數12小 時之在職進修；反之，若非執業期間，即不負在職進修之義 務。原判決認定：被上訴人於108年4月2日向專利師公會提 出退會申請，經專利師公會以108年4月19日第4屆第3次理監
事會議決議通過，並退還108年4月16日以前之長年會費，此 外，被上訴人陳明因屆齡退休不再執業，則其既於108年4月 16日起未繼續執業，即無須於執業期間持續進修。又被上訴 人雖違反前揭強制進修義務，惟既明確表示不再執行業務， 上訴人仍處以罰鍰，顯未考慮被上訴人個別專利師的生活規 劃和職業狀況，對被上訴人選擇不再執行業務之自由，應給 予相當之尊重。復上訴人雖提出被上訴人迄今尚未解任代理 案件清單，然被上訴人自退出公會日即108年4月16日之後， 未再提出執行專利師法第9條業務之公文內容，並已戮力依 上訴人之指示解除案件之委任，且無可能再重新加入公會執 行業務，上訴人僅以被上訴人尚有委任契約存續而遽認其有 執行業務狀態存在，自非可採。從而，被上訴人訴請撤銷訴 願決定及原處分，為有理由，應予准許，固非無據。 ㈢經核原判決有理由不備及適用法規不當之違背法令，應予廢 棄，發回原審法院。茲論述理由如次：
⒈原判決就上訴人何以屬於專利師法第2條第2項所指為經濟部 指定就專利師之管理業務為專責辦理機關，有未盡調查及說 明之處。
⒉又查，被上訴人於108年4月16日退出公會後，自108年11月15 日起迄原審言詞辯論終結日止，仍持續向上訴人辦理專利代 理人變更申請程序，有被上訴人108年11月15(108)智專一㈠1 3004字第10841697670號、109年1月14日(109)智專一㈠15197 字第10940069140號、109年3月6日(109)智專一㈠15197字第1 0940342530號、109年1月21日(109)智專一㈠15197字第10940 115580號、109年3月3日(109)智專一㈠15197字第1094031326 0號、109年3月12日(109)智專一㈠15197字第10940378810號 、109年3月9日(109)智專一㈠15197字第10940349400號、109 年4月23日(109)智專一㈠15197字第10940598100號准予變更 申請人登記函文可按（見原審卷第43至48、147至175頁）， 另上訴人亦有提出至109年8月31日止，被上訴人尚未解任代 理案件清單（見原審卷第117至120頁），乃為原審認定之事 實，可見被上訴人於108年4月16日退出公會後，仍有持續擔 任專利案件之代理人情形，若所代理之案件性質上屬於專利 師法第9條各款規定之專利業務，難謂非屬執行專利師之業 務，自屬「在職」、「執業期間」，依專利師法第12條之1 第1項及進修辦法第2條規定，即負有於執業事實發生之次年 即106年1月1日起2年內持續進修之義務，原判決認定被上訴 人於108年4月16日退出公會以後，即非屬「在職」、「執業 期間」，有適用專利師法第9條及第12條之1第1項規定不當 之違背法令。
⒊原判決雖以被上訴人已於108年4月16日退出公會，並陳明因 屆齡退休不再執業，即無須持續進修；又以被上訴人雖有違 反進修義務，惟其明確表示不再執行業務，上訴人仍處以罰 鍰，未考慮被上訴人個別專利師的生活規劃和職業狀況，認 對被上訴人選擇不再執行業務自由，應給予相當之尊重，而 將訴願決定及原處分均予撤銷。然而，專利師法第6條固規 定，未加入公會，不得執行業務，可知加入公會為執行業務 之必要手續，惟如被上訴人於退出公會後仍持續受任辦理專 利師法第9條各款所定之專利業務，並未解除委任，仍難謂 已脫離在職、執行業務之狀態。換言之，未加入公會卻執行 業務者，係違反專利師法第6條之問題，是尚難以已退出公 會即認無執行業務之事實。本件被上訴人僅係退出公會，及 後續未再向上訴人遞交專利申請書，倘原受任處理之專利業 務並未終止，應認仍在執行業務。且專利師法第33條之1係 對專利師違反同法第12條之1第1項所定在職進修義務行為之 行政罰規定，則若被上訴人違反在職進修義務，上訴人並據 以裁罰，且無免罰之事由，即難謂有何違誤，至原判決所稱 應尊重被上訴人選擇不執業之自由部分，應與原處分合法性 判斷無涉，此部分論述亦有錯誤。
㈣綜上所述，原判決因有適用法規不當及不備理由之違背法令 ，且影響裁判結果，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢 棄，即有理由。又因本件被上訴人於退出公會後是否尚有執 行專利師法第9條各款所定專利業務，事證尚有未明，本院 無從自為判決，有由原審法院再行調查審認之必要，故將原 判決廢棄，發回原審法院更為審理。
五、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第236條之2第 3項、第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。中 華 民 國 111 年 1 月 21 日 臺北高等行政法院第七庭
審判長法 官 許 麗 華
法 官 林 學 晴
法 官 郭 淑 珍
上為正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 111 年 1 月 21 日 書 記 官 蕭 純 純