損害賠償
臺灣高等法院(民事),上字,108年度,204號
TPHV,108,上,204,20191127,1

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　108年度上字第204號
上　訴　人　全漢企業股份有限公司

法定代理人　鄭雅仁　
訴訟代理人　姚文鈞　
　　　　　　徐志明律師
複　代理人　李佳倫律師
訴訟代理人　方瓊英律師
被　上訴人　碩頡科技股份有限公司

法定代理人　蔣文傑　
訴訟代理人　林繼恆律師
　　　　　　李璨宇律師
　　　　　　陳唯宗律師
　
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國107 年12
月26日臺灣臺北地方法院105 年度重訴字第463 號第一審判決提
起一部上訴，本院於108 年10月30日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣伍佰萬元，及自民國一○五年五月四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
第一（除確定部分外）、二審訴訟費用，均由被上訴人負擔。本判決所命給付，於上訴人以新臺幣壹佰陸拾陸萬柒仟元供擔保後得假執行，但被上訴人如以新臺幣伍佰萬元預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
一、上訴人主張：伊於民國（下同）91年4 月1 日與被上訴人簽 署「Product/Technology Sales Contrast」（即「產品/技 術銷售合約」，下稱系爭銷售合約），向被上訴人採購「電 流逆變器控制器模組」（下稱系爭產品）作為其製造商品之 零件，於91年5 月間接獲英屬開曼群島商O2 Micro International LTD.（下稱O2公司）警告侵害專利權函後， 兩造簽署第1份「Intellectual Property Assurance」（下 稱第1份IPA），被上訴人向伊保證系爭產品並無侵害任何智 慧財產權，如有侵害他人智慧財產權，被上訴人應賠償伊因 此所受任何損害或費用損失。於93年1 月30日，O2公司對兩 造向美國東德州聯邦地方法院（United States District



Court for the Eastern District of Texas）起訴主張系 爭產品侵害其美國專利權（下稱系爭專利侵權訴訟），兩造 因而於93年5 月12日簽立第2 份「Intellectual Property Assurance」 （下稱第2 份IPA ），強調雙方商業關係及保 障到底，並於93年10月1 日簽署備忘錄（下稱系爭備忘錄） ，約定自93年8 月起，被上訴人暫以「出貨折讓」方式，依 所約定之貨品價額之10% 比例，賠償伊就系爭專利侵權訴訟 所支出之訴訟費用及委任律師費用。嗣美國法院將O2公司指 控兩造涉有侵害其美國專利權之訴訟程序分離，伊被訴侵權 部分雖尚未判決，惟被上訴人被訴侵權部分，業經美國聯邦 巡迴上訴法院判決認定被上訴人之系爭產品侵害O2公司之美 國專利權，並已確定，伊於系爭專利侵權訴訟程序分離前，已 支出如附表所示訴訟費用及委任律師費用合計美金29萬8,96 5.41元，而被上訴人依系爭備忘錄給予伊銷貨折讓美金14萬 1,035.63元後即置之不理，爰依第1 份IPA 或第2 份IPA 約 定，或依民法第227 條第2 項規定，請求被上訴人就伊關於 系爭專利侵權訴訟所支出如附表所示費用，共賠償伊新臺幣 500 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息 5%計算之利息（上訴人逾上開部分之請求，經原審為上訴人 敗訴之判決，未據其聲明不服，已經確定，非本件審理範圍 ，茲不贅述）。
二、被上訴人則以：伊為積體電路設計公司，系爭產品係經由代 理經銷商銷售予上訴人，兩造間並無直接買賣關係，兩造先 後簽署第1、2份IPA ，第2 份IPA 末段已明定完全取代（ supercede） 第1 份IPA ，且在簽署第2 份IPA 前，伊已以 表明不同意負擔上訴人自行委任律師之全部訴訟費用，並建 議刪除相關訴訟費用均由伊負擔之文字，上訴人則表示關於 訴訟所產生之費用歸屬問題，另以合約協商之，嗣伊提出2 方案供上訴人選擇，上訴人於93年8 月30日決定接受伊所提 由伊負擔部分系爭專利侵權訴訟之訴訟費用方案，兩造因而 於93年10月1 日簽署系爭備忘錄，伊已依系爭備忘錄給予上 訴人銷貨折讓累積達美金14萬1,035.63元，上訴人不得再請 求伊賠償如附表所示費用；退步言，縱認伊尚應賠償上訴人 ，系爭專利侵權訴訟判決時間為100 年11月18日，上訴人遲 至105 年4 月25日方提起本件訴訟，其請求權亦已罹於2 年 時效而消滅，伊得拒絕給付等語，資為抗辯。
三、上訴人於原審起訴聲明：㈠被上訴人應給付上訴人新臺幣2, 967 萬2,963 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止， 按年息5%計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。被上訴 人於原審答辯聲明：㈠上訴人之訴及假執行之聲請均駁回。



㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。原審為上 訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起一部上訴，於本院 上訴聲明：㈠原判決關於駁回上訴人下開請求部分廢棄。㈡ 上廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣500 萬元，及自 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。 ㈢願供擔保請准宣告假執行。被上訴人於本院答辯聲明：㈠ 上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行 。
四、兩造不爭執事項（見本院卷㈡第321至322頁之108年9月27日 準備程序筆錄，並依判決格式增刪修改文句）： ㈠上訴人公司之英文名稱原為：「SPI Electronic Co., Ltd 」，嗣於96年變更為：「FSP Technology Inc.」；被上訴 人公司之英文名稱為：「Beyond Innovation Technology Co., Ltd」。
㈡兩造於91年5 月間簽立內容如原審卷㈠第8至9頁所示第1 份 IPA 。
㈢93年1 月30日，訴外人O2公司以兩造及訴外人聯昌公司為被 告，向美國東德州聯邦地方法院起訴主張其美國專利權遭受 侵害（即系爭專利侵權訴訟）後，兩造於93年5 月12日簽立 內容如原審卷㈠第10至12頁所示第2 份IPA 。 ㈣兩造於93年10月1 日簽署系爭備忘錄（見原審卷㈠第13頁） ，約定自93年8 月起至系爭專利侵權訴訟終結或被上訴人舉 證有該備忘錄第2 條第2 項A 至C 款事由發生時止，被上訴 人願意分擔部分訴訟費用，按每月實際出貨扣除退貨後金額 之10% ，以「銷貨折讓」名目辦理。自93年8 月起，被上訴 人已給付上訴人相關銷貨折讓累積美金14萬1,035.63元。 ㈤兩造於96年9 月19日簽立如本院卷㈠第281 頁所示協議書。 ㈥O2公司在美國對兩造所提系爭專利侵權訴訟，經美國法院將 訴訟程序分離，其中被上訴人被訴侵權部分，已於100 年11 月18日經美國聯邦巡迴上訴法院判決被上訴人敗訴，並已確 定（見原審卷㈠第14至46頁），上訴人部分仍未判決。五、上訴人主張被上訴人依第1 份IPA 或第2 份IPA 約定，被上 訴人應賠償其就系爭專利侵權訴訟所支出訴訟費用及委任 律師費用，惟被上訴人依系爭備忘錄賠償伊其中美金14萬1, 035.63元後即置之不理，爰依第1 份IPA 或第2 份IPA 約定 ，或依民法第227 條第2 項規定，請求被上訴人就附表所示 費用共賠償新臺幣500 萬元本息等情，為被上訴人否認，並 以前揭情詞置辯。是本件主張爭點為：㈠上訴人所支出如附 表所示費用，是否屬第1 份IPA 、第2 份IPA 第2 段所約定 被上訴人應賠償上訴人之範圍？嗣兩造簽立系爭備忘錄約定



內容，是否影響上訴人得請求之範圍？㈡上訴人主張依第1 份IPA 或第2 份IPA 之約定，或依民法第227 條第2 項規定 （指被上訴人就第1、2份IPA 及系爭備忘錄約定有不完全給 付情形），請求被上訴人就附表所示費用共賠償上訴人新臺 幣500 萬元本息，有無理由？㈢被上訴人辯稱上訴人本件請 求權，已罹於2 年時效而消滅，是否可採？本院判斷如下： ㈠上訴人所支出如附表所示費用，是否屬第1 份IPA 、第2 份 IPA 第2 段所約定被上訴人應賠償上訴人之範圍？嗣兩造簽 立系爭備忘錄約定內容，是否影響上訴人得請求之範圍？ ⒈查被上訴人與上訴人於簽署第1 份IPA 時，即已清楚聲明 及保證：「（“BiTEK”，按指被上訴人）represents and warrants that the BiTEK's Product(“Product/ Technology”）delivered hereunder do not infringe any Intellectual property right…BiTEK shall indemnify SPI against damages,costs and expenses arising out of any claim of any third party that any of the Product/Technology furnished hereunder (i) infringes any third party's right…SPI reserves the right to be represented by counsel(s) of its own choice at BiTEK's expense.」 （見原審卷 ㈠第8頁第1項約定第2至3行、第6至9行及第10至11行，中 譯文內容為：「其（指被上訴人）所交付予上訴人之系爭 產品並未侵害任何第三人之智慧財產權，並約定被上訴人 應就其侵權產品造成上訴人之損失賠償，且上訴人保留自 行選任律師之權限，律師費用並由被上訴人負擔」，見原 審卷㈠第9 頁），足認被上訴人於91年間O2公司寄給上訴 人警告侵權函，有向上訴人擔保系爭產品並無侵害任何第 三人智慧財產權，如因其提供之系爭產品侵權，被上訴人 願賠償上訴人因此所受之相關損害、費用、支出，且約定 上訴人有自行選任律師之權利，並由被上訴人負擔該等委 任律師費用。
⒉嗣於O2公司在美國向東德州聯邦地方法院指控兩造涉有侵 害其美國專利權之系爭專利侵權訴訟後，上訴人與被上訴 人於93年5月12日簽立第2份IPA，其第1 段復載明：「The undersigned,Beyond Innovation Technology Co. Ltd. (“BiTEK”), represents and warrants that the BiTEK's PRODUCT (hereinafter referred as“Product/ Technology”)that was, or will be,furinshed in accordance with the Product/Technology Sales Contract, dated as of April 1,2002 (the“Contract



”）between BiTEK and SPI Electronic. Co. Ltd.(“ SPI”)do not infringe any intellectual property right protected in any jurisdiction,including,but not limited to, copyrights, patent rights,trade dress,trade rights asn trade secret of others.」（ 譯文內容：被上訴人公司以下列簽署之文件聲明並保證被 上訴人以前或將來依兩造間於西元2002年4月1日所簽定之 產品技術銷售合約〈下稱「合約」〉所提供之產品〈下稱 「產品/技術」〉沒有侵害任何司法權下之智慧財產權， 包括但不限於著作權、專利權、商品裝飾、商品權利和營 業秘密等，見原審卷㈠第10至12頁）。堪認被上訴人於第 2 份IPA 亦有向上訴人擔保系爭產品並無任何侵害第三人 智慧財產權之情事。
⒊且第2 份IPA 第2 段約定：「BiTEK further agrees to indemnify SPI against all loss, liability,claims, damage, costs and other expenses arising out of any final and irrevocable court judgment or arbitration award which holds that the Product/ Technology (i)infringes the intellectual property right of a third party or (ii)causes injuries to any person or property」（下稱「系爭約定」（中譯文 ：被上訴人公司進一步同意賠償上訴人公司所有自任何終 局確定法院裁判或仲裁判斷所衍生之損失、責任、債務、 損害、成本及其他費用，該法院裁判或仲裁判斷應認定系 爭產品/技術有下列情形：（i) 侵害第三人之智慧財產權 ，或(ii)造成任何他人或財產之損害），此經專家證人楊 岳平於本院證述明確，並有其所出具專家證人意見在卷可 證（見本院卷㈡第59至73頁），是系爭約定僅要求確定終 局法院裁判認定系爭產品有侵害第三人之智慧財產權或造 成任何他人或財產之損害時，被上訴人即應對上訴人負賠 償責任，並非以經確定裁判認定上訴人因系爭產品對他人 負侵害智慧財產權之損害賠償責任時，為上訴人請求被上 訴人賠償其所受損失之清償期，且依系爭約定，被上訴人 應賠償上訴人之範圍，應及於所有衍生自終局確定裁判之 損失、責任、債務、損害、成本及其他費用，蓋被上訴人 於第1、2份IPA 均有表明向上訴人保證系爭產品並無侵害 任何第三人智慧財產權包括專利權，如經認定構成侵權， 被上訴人願賠償上訴人所有損失，而上訴人依被上訴人於 第1、2份IPA 所為上開保證，如系爭產品確無侵害任何第 三人智慧財產權之情事，上訴人依美國專利法第285 條規



定，於與O2公司所提系爭專利侵權訴訟中如獲勝訴判決， 上訴人得請求O2公司賠償該訴訟案件其所支出之合理律師 費，且應由敗訴之O2公司負擔訴訟費用，除據證人楊岳平 於本院證述在卷外（見本院卷㈡第180 頁），此由93年9 月13日被上訴人寄予上訴人之電子郵件記載：「…⒉針對 IPA 部份，貴我雙方之前已簽定，其中對於訴訟部份已明 列若碩頡敗訴之相關應付責任，另外倘若碩頡及全漢勝訴 ，全漢更可以向O2 Micro要求賠償（legal & 其他損失） …」等語（見原審卷㈤第191 頁），亦足徵兩造均明知倘 系爭產品確如被上訴人所保證並無侵害他人智慧財產權之 情，則O2公司將敗訴，除訴訟費用係由敗訴之O2公司負擔 外，上訴人就系爭專利侵權訴訟支出之律師費用亦得向O2 公司求償。而系爭產品嗣經美國聯邦巡迴上訴法院就O2公 司指控被上訴人系爭產品專利侵權部分，於100 年11月18 日判決認定構成專利侵權並核發永久禁制令，且已確定在 案，此為兩造所不爭執，並有該判決書及中譯文在卷可證 （見原審卷㈠第14至46頁），足認被上訴人之系爭產品確 有侵害O2公司之美國專利權，是上訴人遭O2公司指控專利 侵權案件，雖尚未終結，惟被上訴人系爭產品已經美國聯 邦巡迴上訴法院確定判決認定侵害O2公司之美國專利權而 核發永久禁制令，禁止系爭產品再銷往美國，實已符合第 2 份IPA 系爭約定經確定終局法院判決認定系爭產品有侵 害第三人智慧財產權之請求要件，則上訴人於O2公司所提 系爭專利侵權訴訟支出之訴訟費用及委任律師費用，既係 因被上訴人提供之系爭產品侵害O2公司專利權，致上訴人 因而受有支出該等費用之損失，上訴人主張依第1、2份IP A 約定之法律關係，請求被上訴人賠償其此部分之損失， 核屬有據。
⒋雖被上訴人辯稱第2 份IPA 已取代第1 份IPA ，且第2 份 IPA 自簽訂背景及雙方修改過程可知，上訴人就系爭專利 侵權訴訟自行聘請律師所生之費用並非第2 份IPA 所定「 確定終局判決或仲裁結果所生損害」之範圍云云，固據被 上訴人引用上訴人所提原證32即93年4 月28日電子郵件為 證（見原審卷㈤第189至190頁），然為上訴人否認，經查 ：93年4 月28日電子郵件係被上訴人之委任律師事務所， 就上訴人所提出第2 份IPA 修改版本內容記載：「 Notwithstanding the above, SPI reserve the right to be represented by counsel(s), hire export(s) and/or patent attorney(s) of its over choice, whose fee and associated expenses shall be full



reimbursed by BiTEK」 等上訴人要求被上訴人負擔所有 訴訟費用之要求內容，認為並不合理，並表示「其原因有 三（按該郵件實際僅列2 點原因）：於IPA 中已列有碩 頡（按指被上訴人）同意補償全漢（按指上訴人）因侵權 訴訟敗訴判決所生之所有損失之條款，其中訴訟費用應已 經包括在損失計算之內，無須另行規定。…」等語，堪認 被上訴人已與上訴人於IPA 中約定同意補償上訴人包括因 侵權訴訟敗訴判決之訴訟費用、委任律師費用之所有損失 ，嗣並於第2 份IPA 之第2 段為系爭約定，參以依上訴人 提出之93年9 月13日被上訴人寄予上訴人之電子郵件第2 點記載：「針對IPA 部份，貴我雙方之前已簽定，其中對 於訴訟部份已明列若碩頡敗訴之相關應付責任，另外倘若 碩頡及全漢勝訴，全漢更可以向O2 Micro要求賠償（ legal & 其他損失）」等語（見原審卷㈤第191 頁），益 徵被上訴人確有向上訴人擔保系爭產品並無侵害他人智慧 財產權，如有侵害他人智慧財產權，被上訴人願賠償上訴 人因訴訟而支出之訴訟費用、委任律師費用等所有損失， 而系爭產品既經美國聯邦巡迴上訴法院認定確有侵害O2公 司美國專利權之情事，上訴人顯已喪失依美國專利法第28 5 條規定向O2公司請求負擔賠償委任律師費用之利益，且 須負擔系爭專利侵權訴訟敗訴之訴訟費用，是上訴人依第 1、2份IPA 之約定，請求被上訴人賠償其因系爭專利侵權 訴訟所受支出訴訟費用及委任律師費用之損失，應屬有據 。被上訴人辯稱第2 份IPA 已取代第1 份IPA 云云，則無 足採信。
⒌至被上訴人辯稱第2 份IPA 已經兩造於93年10月1 日簽立 之系爭備忘錄內容取代，其已依系爭備忘錄給予上訴人累 計達美金14萬1,035.63元之銷貨折讓，上訴人不得再向其 請求賠償因系爭專利侵權訴訟支出之訴訟費用及委任律師 費用云云，亦為上訴人否認，經查由系爭備忘錄約定：「 ⒈鑒於貴公司（按指上訴人）與碩頡（即被上訴人）長期 合作關係及碩頡對客戶所一向秉持之服務態度，碩頡從知 悉O2 Micro於對貴公司於德州法院提出專利訴訟後，即積 極協助貴公司處理相關程序及事務。如先前本公司代表與 貴公司相關人員會議時表示，本公司將提出方案供貴公司 參考，以表達感謝貴公司支持之意。2.依（西元）2004年 8 月30日會議中協議，本公司願意分擔部分訴訟費用，其 內容及條件如下：⑴折扣：依全漢每月實際出貨扣除退貨 後金額之10% ，以銷貨折讓名目辦理。⑵期間：自民國93 年8 月開始，至德州訴訟案終結或碩頡舉證有下述條款發



生時為止。A.全漢與德州訴訟案原告O2 Micro開始進行和 解談判程序時；或B.全漢於訴訟上或訴訟外為任何行為或 陳述經碩頡美國委任律師評估可能於訴訟上發生不利於碩 頡之結果且經碩頡要求停止而不停止時；或C.全漢訴訟上 或訴訟外之任何行為或陳述使碩頡於德州訴訟案上實際受 有不利益時。3.全漢於每個月10日前提出前一個月之折讓 明細及說明，並以傳真或電子郵件送予碩頡人員確認之。 」等語（見原審卷㈠第13頁），及證人即上訴人公司法務 人員鄭如婷於原審證述系爭備忘錄約定之銷貨折讓只是過 渡約定，並非被上訴人公司全部賠償約定等語（見原審卷 ㈥第109 頁背面），另證人即以捷泰法律事務所名義擔任 上訴人公司系爭專利侵權訴訟法律顧問之韓邦財律師於原 審證述：上訴人就其與被上訴人在臺灣發生的法律問題部 分，上訴人會諮詢我，當時上訴人公司剛上市不久，就遭 O2公司在美國起訴，上訴人公司並不熟悉美國訴訟程序， 我介紹美國律師替上訴人處理該案件，上訴人因跟美國律 師不熟，所以與捷泰律師事務所簽立委任契約，經伊與美 國蔡錫坤律師商量之後，就系爭專利侵權訴訟，由捷泰法 律事務所開立請款收據給上訴人公司，上訴人給付後，捷 泰法律事務所再轉匯款項給美國律師，上訴人已支付全部 款項，伊記得當初是因為兩造談好IPA ，但因為雙方認知 美國訴訟費用金額很大，所以雙方就協議先由被上訴人以 出貨折讓方式來先行支付部分將來的損害賠償，待將來損 害賠償確定之後，再確認是否不夠，如果不夠的話，被上 訴人應該要補足差額給上訴人等語（見原審卷㈥第83頁背 面至84頁），核與93年9 月13日被上訴人寄予上訴人之電 子郵件記載：「⒈此份備忘錄係在IPA 之外我方提供的額 外條件，這部份應該是生意上雙方的協議，…⒉針對IPA 部份，貴我雙方之前已簽定，其中對於訴訟部份已明列若 碩頡敗訴之相關應付責任，另外倘若碩頡及全漢勝訴，全 漢更可以向O2 Micro要求賠償（legal & 其他損失） .⒊ 倘若全漢順利取得相關賠償，試問屆時全漢會將10% 還給 碩頡嗎？⒋貴公司是否想過如果這10% 的折扣金額高過律 師費用支出，我方並未提出要扣除吧？…」等情相符（見 原審卷㈤第191 頁），足認系爭備忘錄並未取代第1、2份 IPA 約定，而係被上訴人另外給與上訴人之額外條件，並 佐以因被上訴人於第1、2份IPA 均向上訴人保證系爭產品 過去及將來均無侵害任何第三人智慧財產權之情事，上訴 人因而繼續買入系爭產品，且簽立系爭備忘錄時兩造就O2 公司所提系爭專利侵權訴訟程序尚未分離，上訴人仍有繼



續支出訴訟費用及委任律師費用，益徵上訴人主張系爭備 忘錄係被上訴人先以銷貨折讓方式暫負擔其部分訴訟費用 及委任律師費用支出乙節，應可採信，被上訴人辯稱其已 依系爭備忘錄給與上訴人銷貨折讓美金14萬1,035.63元， 上訴人不得再請求其賠償系爭專利侵權訴訟之訴訟費用及 律師費用云云，亦不足採信。
㈡上訴人主張依第1 份IPA 或第2 份IPA 之約定，或依民法第 227 條第2 項規定（指被上訴人就第1、2份IPA 及系爭備忘 錄約定有不完全給付情形），請求被上訴人就附表所示費用 共賠償上訴人新臺幣500 萬元本息，有無理由？ 承上所述，依兩造間所簽第1、2份IPA 約定，如任何終局確 定法院裁判或仲裁判斷認系爭產品有侵害第三人之智慧財產 權，或造成任何他人或財產之損害，被上訴人進一步同意賠 償上訴人所有自任何終局確定法院裁判或仲裁判斷所衍生之 損失、責任、債務、損害、成本及其他費用，而被上訴人生 產之系爭產品，經O2公司在美國對兩造提起系爭專利侵權訴 訟，經美國將訴訟程序分離，其中被上訴人被訴侵權部分， 已於100 年11月18日經美國聯邦巡迴上訴法院判決被上訴人 敗訴，並已確定在案（見原審卷㈠第14至46頁），此為兩造 所不爭執，且該終局確定判決認定系爭產品確有侵害O2公司 之美國專利權，為防止侵權行為將來繼續發生，聯邦地方法 院就被上訴人生產之系爭產品核發永久禁制令應予維持等語 ，是系爭產品確有侵害第三人智慧財產權之情事，經美國聯 邦巡迴上訴法院判決認定系爭產品侵害O2公司之美國專利權 ，被上訴人公司不得將系爭產品再銷售至美國，依第1、2份 IPA 約定，被上訴人即應賠償上訴人所有任何終局確定法院 裁判或仲裁判斷所衍生之損失。又被上訴人向上訴人保障系 爭產品並無侵害第三人智慧財產權之情事，致上訴人以為使 用系爭產品製造之商品不致侵害第三人智慧財產權，如第三 人主張系爭產品侵權，經美國法院判決該第三人敗訴，則該 第三人除應負擔全部訴訟費用外，並應依美國專利法第285 條規定負擔上訴人自行委任律師之合理費用，然因系爭產品 已經美國聯邦巡迴上訴法院判決認定確定侵害O2公司之美國 專利權，上訴人因而喪失其原以為得向該指控其侵權敗訴之 第三人求償之委任律師費用，並應負擔其原以為由對造負擔 之訴訟費用，且第2 份IPA 之系爭約定已載明被上訴人同意 賠償上訴人因法院之確定判決所衍生之損失，已如前述，此 部分損失即上訴人實際所受損害，且因上訴人與O2公司間之 訴訟尚未終結，上訴人所請求如附表編號1 所示費用其中美 金5 萬元固如被上訴人抗辯為擔保金，然因案件尚未終結，



上訴人迄未能取回該美金5 萬元，實已受有無須支出但卻支 出，且已不能再使用該美金5 萬元之損害，且被上訴人既於 第1、2份IPA 保證並無侵害他人智慧財產權，如有侵害他人 智慧財產權，願賠償上訴人因法院確定判決所衍生之所有損 失，自應依約定履行賠償該部分金額予上訴人之義務，是上 訴人主張依第1、2份IPA 約定，請求被上訴人就其因系爭專 利侵權訴訟所支出如本判決附表編號1 至9 所示費用，合計 美金29萬8,965.41元，扣減被上訴人前依系爭備忘錄以銷貨 折讓方式先給予上訴人之賠償共美金14萬1,035.63元，及上 訴人主張依起訴時美金兌換新臺幣匯率以1：32 計算乙節， 為被上訴人所不爭執，則上訴人請求被上訴人就附表所示費 用【計算式：（美金29萬8,965.41元- 美金14萬1,035.63元 ）×32=新臺幣505萬3,752.96元】，賠償共新臺幣500 萬元 ，核屬有據，應予准許。
㈢被上訴人辯稱上訴人本件請求權，已罹於2 年時效而消滅， 是否可採？
承上所述，上訴人係請求被上訴人履行第1、2份IPA 所約定 保證義務，被上訴人既已於第1、2份IPA 保證系爭產品並無 侵害任何第三人智慧財產權，如有侵害他人智慧財產權，願 意賠償上訴人包括因系爭專利侵權訴訟所支出之訴訟費用及 委任律師費用在內之損失，此部分損失請求權核屬一般債權 ，並非承受律師對上訴人之報酬請求權，其請求權之消滅時 效期間為15年，並非被上訴人抗辯之2 年，且於100 年11月 18日美國聯邦巡迴上訴法院判決認定被上訴人系爭產品確有 侵害O2公司美國專利權而核發永久禁制令確定時，上訴人之 請求權消滅時效開始起算，是上訴人於105 年4 月26日向原 審法院提起本件訴訟（見原審卷㈠第2 頁），其請求權並未 罹於15年時效，是被上訴人辯以上訴人請求權已罹於2 年請 求權消滅時效，拒絕給付云云，於法不合，無足採信。六、綜上所述，上訴人依第1、2份IPA 約定，請求被上訴人給付 新臺幣500 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日即105 年5 月 4 日（於105 年5 月3 日送達被上訴人，見本院卷㈡第455 頁）起至清償日止，按年息5%計算之利息部分，自屬正當， 應予准許。從而原審就上開應准許部分為上訴人敗訴之判決 ，尚有未洽，上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改 判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示。又兩 造均陳明願供擔保宣告准免假執行，經核均無不合，爰分別 酌定相當擔保金額准許之。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不



逐一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第 78條、第463 條、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決 如主文。
中 華 民 國 108 年 11 月 27 日
民事第十九庭
審判長法 官 魏麗娟
法 官 游悅晨
法 官 陳慧萍
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 108 年 11 月 28 日
書記官 任正人
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
　
附表：
┌──┬────┬─────┬───────┬────────────────────┐
│本院│原審附表│傳票編號 │金額(美金) │費用項目 │
│編號│2 編號 │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ 1 │ 1 │000000000 │ 53,000.00元│系爭專利侵權訴訟 │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ 2 │ 10 │000000000 │ 22,765.91元│西元（下同）2004年11月份德州律師費 │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ 3 │ 13 │000000000 │ 19,853.98元│2004年10月25日至同年11月25日德州律師費 │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ 4 │ 15 │000000000 │ 35,019.60元│2004年11月24日至同年12月23日德州律師費 │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤




│ 5 │ 16 │000000000 │ 42,314.71元│2004年12月27日至2005年1月23日德州律師費 │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ 6 │ 19 │000000000 │ 24,237.61元│2005年1月24日至同年2月23日德州律師費 │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ 7 │ 20 │000000000 │ 21,338.87元│2005年4月27日德州律師費 │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ 8 │ 24 │000000000 │ 43,236.49元│2005年7月7日德州律師費 │
├──┼────┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ 9 │ 28 │000000000 │ 37,198.24元│2005年7月31日德州律師費 │
├──┴────┴─────┼───────┼────────────────────┤
│ 請求總計 │ 298,965.41元│ │
├─────────────┴───────┴────────────────────┤
│起訴時美金對新臺幣匯率約1:32（見原審卷㈢第404 頁），請求被上訴人賠償新臺幣 │
│共500萬元【計算式：（美金298,965.41元-被上訴人以銷貨折讓方式賠償之美金141, │
│035.63元）×32=新臺幣505萬3,752.96元）】。 │
└──────────────────────────────────────────┘