返還價金
臺灣臺北地方法院(民事),訴字,99年度,1806號
TPDV,99,訴,1806,20110415,2

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　99年度訴字第1806號
原　　　告
即反訴被告　(薩摩亞)廣科投資有限公司(HIROTECH INVESTMENT
　　　　　　LIMITED)
法定代理人　邱錦城
訴訟代理人　莊乾城律師
複代理人　　李佳翰律師
被　　　告
即反訴原告　台灣加飾科技股份有限公司
法定代理人　楊慶昌
訴訟代理人　李文中律師
　　　　　　顏鳳君律師
上列當事人間請求返還價金事件，本院於民國100年3月29日言詞
辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
反訴被告應給付反訴原告美金壹拾萬元，及自民國九十九年七月七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。反訴訴訟費用由反訴被告負擔。
本判決第三項於反訴原告以新臺幣壹佰貳拾萬元為反訴被告供擔保後，得假執行；但反訴被告如以新臺幣參佰壹拾捌萬肆仟元為反訴原告預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不 失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者 ，依民事訴訟法第40條第3項規定，自有當事人能力，至其 在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院50年台 上字第1898號判例參照）。查，原告為未經認許之依薩摩亞 （SAMOA）法律組織成立之公司，設有代表人，業據其提出 證明書為證（見本院卷第20、26頁），依前開判例意旨，應 其有當事人能力。又原告為外國公司，本件具有涉外因素， 核屬涉外事件，而兩造對本件訴訟所涉交易而生債之關係之 成立要件及效力，約定以我國法為準據法，並合意以本院為 第一審管轄法院，復經兩造陳述在卷，並有技術授權契約（ 下稱系爭契約）第13條約定可參（見本院卷第6頁、第106頁 反面），故本件以中華民國法律為準據法，且本院就本件訴 訟有關管轄權。
二、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原



告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的， 如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連 者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項定有明 文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關 係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者 之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主 張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的 之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的 之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律 關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的 之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有 牽連關係。查，原告以其已解除系爭契約為由，依民法第25 9條第1款規定，請求返還已付之第一期授權金美金15萬元， 被告則於民國99年7月5日主張原告解除權之行使並不合法， 卻遲不給付第2期授權金，茲依系爭契約第4條第1項約定提 起反訴，請求給付美金10萬元（見本院卷第63-64頁）。其 反訴標的法律關係所發生之原因，與本訴標的法律關係所發 生之原因，均與系爭契約所授權之技術（下稱系爭技術）有 無權利瑕疵相關，彼此間之請求有重大關連，且其提起反訴 乃循上揭法律規定所為，自為法之所許。
三、又按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求 之基礎事實同一者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項但 書第2款亦有明文。原告於99年10月8日主張如被告於簽訂系 爭契約之時確未取得系爭技術之專利權，則系爭契約係以不 法之技術為標的，且違反專利法第61條規定而應屬無效，追 加依民法第179條、第113條規定，請求被告返還其已付之第 一期授權金美金15萬元（見本院卷第147-148頁）；又於99 年10月15日，主張系爭契約已經解除，依民法第179條規定 ，被告亦應返還第一期授權金美金15萬元（見本院卷第162- 163頁）。原告雖追加請求權基礎，惟均係本於系爭技術有 無專利權及被告是否保證取得專利權之事實，原所提訴訟資 料仍得援用，應認請求之基礎事實同一，依前揭規定，自無 徵得被告同意之必要，仍應准許原告所為之變更及追加。貳、實體方面：
一、本訴部分：
㈠原告起訴主張：被告向伊宣稱其已提出「水壓轉印膜及水壓 轉印方法」專利權之申請，願將該專利衍生之「水轉印加工 應用專門」技術（即系爭技術）授權伊使用10年，並保證一 定可以取得專利權，雙方遂於西元2009年（即民國98年）3 月6日簽立技術授權契約書（即系爭契約），約定授權金為



美金25萬元、系爭技術取得之專利權仍由被告擁有，另保證 系爭技術權時無任何牽涉智慧財產權糾紛。詎伊依約支付第 一期授權金美金15萬元，並耗資建置廠房、添購設備、使用 技術開始生產，竟接獲日商TAICA公司所發出伊生產之產品 侵害該公司專利權之通知（下稱系爭信函），經伊委請律師 於98年12月16日發函催告被告於文到7日內補正專利權之取 得，被告逾期未予理會，伊乃再次委請律師於99年1月7日限 期於文到5日內補正，逾期不為系爭契約即行解除，被告仍 未履行，足見被告係以不法之技術為授權之標的，系爭契約 自因違反專利法第61條之規定而應屬無效，被告收受之授權 簽約金自無法律上之原因而應予返還；又縱系爭契約並非無 效，但日商TAICA公司已為前所述侵害專利權之通知，被告 所為授權即有權利之瑕疵，顯然無法依系爭契約目的繼續生 產，伊既已委請律師於98年12月16日依民法第349條、第350 條、第227條、第254條規定發函行使解除權，被告自有返還 美金15萬元，並附加自98年12月29日起之利息之責。為此， 依民法第179條、第113條、第259條第1、2款規定起訴，並 聲明：⒈被告應給付美金15萬元，及自98年12月29日起至清 償日止，按年息5%計算之利息。⒉願供擔保，請准宣告假執 行。
㈡被告則辯以：未取得專利權之「專門技術」亦得為授權之標 的，此觀諸營業秘密法第2條及第7條第1項之規定即明，系 爭契約自非無效。又楊慶昌即伊公司之法定代理人於95年5 月26日公司成立前，即先後三次赴大陸，向原告法定代理人 邱錦城提出技術開發之簡報，並說明未來申請專利之方向及 計畫；其後簽訂之系爭契約開宗明義明載授權之標的為「專 門技術」而非「專利權」，第3條另有關於若符合申請專利 要件權利如何歸屬之約定，並且刪除前言、第1條及第10條 有關「專利證書號碼、登記地」及「擔保本技術之專利性」 等文字；邱錦城與其兄邱錦聰共同出資之經城企業有限公司 （下稱經城公司）仍同意入股而成為伊公司之其一創始股東 ，97年12月10日更由邱錦城以個人名義向訴外人蔡明球及黃 昌銘分別購入伊公司股份各9萬股、8萬股；邱錦城投資並擔 任總經理之廣科轉印公司復曾向伊訂購膠膜等產品，足見伊 並無宣稱擁有專利權，亦從未保證系爭技術可取得專利。況 系爭信函之對象為Hirotech Co.Ltd及邱錦城，並非原告， 且該信函並無隻字片語提及原告使用伊授予之系爭技術而侵 害該公司專利，而係擔心其商業秘密洩漏，擔心其知識產權 被人擅自使用，原告依之主張系爭技術之授權有瑕疵，亦屬 無稽等語。並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉



如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。二、反訴部分：
㈠反訴原告即被告起訴主張：除援引本訴之抗辯外，另補稱： 原告之股款已於98年3月27日收足，依系爭契約第4條第1項 約定，反訴被告應為第二期授權簽約金美金10萬元之給付， 惟經伊委請律師先後於98年11月26日、98年12月16日催請反 訴被告給付，迄未獲付款，爰依系爭契約第4條第1款約定起 訴，並聲明：⒈反訴被告應給付美金10萬元，及自反訴起訴 狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⒉願 供擔保，請准宣告免為假執行。
㈡反訴被告即原告則以：除援引本訴之主張外，另補稱：系爭 契約無效，縱非無效亦已經伊合法解除，縱未解除，反訴被 告既無專利權，欠缺授權之權利，依民法第264條或類推適 用第265條規定之同時履行抗辯或不安抗辯，於反訴原告取 得專利權、能合法授權或擔保合法授權之前，伊亦得拒絕給 付等語，資為抗辯。並聲明：⒈反訴原告之訴駁回。⒉如受 不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實（見本院卷第267頁反面至第268頁）： ㈠日商Cubic（即TAICA之前身）於94年11月1日向中國申請水 壓轉印薄膜用塗布劑、水壓轉印方法即水壓轉印品之專利（ 見本院卷第165頁原證11）；被告公司於95年5月26日設立， 邱錦城與其兄邱錦聰共同成立之經城公司亦出資，成為被告 公司之創始股東（見本院卷第96-97頁被證2），經城公司並 擔任一席董事，且由其代表人邱錦聰出席股東會及董事會。 邱錦城並於97年12月間以個人名義受讓蔡明球及黃昌銘之持 股（見本院卷第98-101頁被證3-4）。 ㈡兩造於98年3月6日簽訂技術授權契約書（即系爭契約），同 意被告以技術入股15%。原告於98年3月9日支付第一期授權 簽約金美金15萬元（見本院卷第3-7頁原證1、第70-72頁反 訴原證2）；原告嗣於98年3月27日收足公司出資之股款（見 本院卷第74-75頁反訴原證3）。
㈢日商TAICA公司於98年10月27日，以未經授權使用TAICA技術 信息及相關知識產權事宜，致函（即系爭信函）Hirotech Co.Ltd 及邱錦城（見本院卷第8-9頁原證2）。 ㈣被告委請律師於98年11月26日致函原告，催請原告於文到10 日內給付系爭契約所約定之第二期授權簽約金，是項律師函 於98年11月30日送達於原告法定代理人邱錦城（見本院卷第 76-78頁反訴原證4，第258頁反訴原證6）；原告則委請律師 於98年12月16日致函被告，催告被告於文到7日內補正專利 權之取得，逾期若不為，系爭契約即為解除，不另通知，被



告並應於系爭契約解除之日起3日內返還伊已支付之美金15 萬元，是項律師函於98年12月18日送達於被告（見本院卷第 10-14頁原證3-4）。
㈤被告委請律師，繼於98年12月16日致函原告，再次催告原告 給付第二期授權簽約金（見本院卷第79-83頁反訴原證5）； 原告所委請之律師又於99年1月7日發函予被告，再次催請被 告於文到5日內補正專利權之取得，逾期不為，系爭契約即 為解除，是項律師函於99年1月8日送達於被告（見本院卷第 37-38頁原證6）。
四、原告主張系爭技術既無專利權，系爭契約即係以不法之技術 為標的，依專利法第61條之規定，應屬無效，縱非無效，既 已遭日商TAICA公司主張侵權，系爭技術即有權利瑕疵，經 其催告卻未獲補正，其解除權之行使自屬合法，被告應返還 其所給付之第一期授權金美金15萬元；被告則辯以前揭情詞 。是本件爭執事項為：㈠被告得否以尚未取得專利權之系爭 技術為授權之標的？系爭契約是否違反禁止規定而無效？ ㈡被告是否保證一定取得系爭技術之專利權？被告應否負擔 權利瑕疵擔保責任？㈢原告得否行使同時履行抗辯權及不安 抗辯權？被告得否請求第二期授權金美金10萬元？五、被告得否以尚未取得專利權之系爭技術為授權之標的？系爭 契約是否違反禁止規定而無效？
原告主張法律行為之標的應屬合法、可能、確定，被告卻以 未得取得專利權之系爭技術作為授權之標的，該標的顯然不 法，且違反專利法第61條之禁止規定，系爭契約應屬無效云 云；被告則辯稱依營業秘密法第2條及第7條第1項規定，可 知尚未取得專利權之系爭技術亦得為授權之標的等語。經查 ：
㈠按「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未 經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的 而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外， 專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要 約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」 、「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未 經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的 而進口該新型專利物品之權。」「新式樣專利權人就其指定 新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人 未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目 的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」，專利法 第56條第1、2項、第106條第1項，及第123條第1項雖定有明 文。惟所謂專利，係出於鼓勵發明，及促進社會進步之目的



，對於利用自然法則之新穎的技術思想之創作者，給與一定 期間得獨佔地實施該技術思想之權利。因此，前開排他之權 利，乃經核准審定並發給專利權證書之專利權人所取得之權 利。至於審查認為不予專利申請或未提出專利申請之發明、 新型或新式樣，則僅係未具備專利要件，或未經由專利專責 機關審查而已，不當然不具有財產價值，自不認該發明人或 創作人對其所完成之發明或創作不享有任何權利，合先敘明 。
㈡被告公司於95年5月設立登記前，楊慶昌即多次赴大陸向邱 錦城提出技術開發之簡報，並說明未來申請專利之方向及計 畫，其後並保持密切聯絡，且相互溝通系爭技術之改善內容 ，有被告所提技術開發之簡報，及邱錦城與楊慶昌互相溝通 之往來電子郵件（見本院卷第90-95頁被證1、第174-177頁 被證10-13）；而邱錦城與其胞兄邱錦聰出資之經城公司復 入股成為被告公司之其一創始股東，邱錦城嗣並以個人名義 向蔡明球、黃昌銘分別購入被告公司9萬股、8萬股股份，為 原告所不爭執（見不爭執事實㈠）；其後進行系爭契約之草 擬、契約文字之意見交換，98年3月6日再為系爭契約之簽訂 ，復有被告所提電子信件及契約稿件可參（見本院卷第215- 232頁被證14-16），自足證系爭契約所授與實施之系爭技術 確為被告所研究發明，且早為原告所知悉。故縱令被告並未 取得專利權，但被告既因研究發明系爭技術而有自由支配之 權，自得締結授權原告實施系爭技術之系爭契約。原告依專 利法第61條規定「發明專利權為共有時，除共有人自己實施 外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但 契約另有約定者，從其約定。」，主張被告未得系爭技術之 專利權，卻授權實施，已違反前開禁止規定，依民法第71條 之規定，系爭契約應屬無效云云，容有誤會，並不可取。 ㈢依前所述，被告得以尚未取得專利權之系爭技術為授權之標 的，系爭契約並非無效，原告主張被告無受領第一期授權金 美金15萬元之法律上原因，應依民法第179條、第113條規定 返還美金15萬元云云，於法無據，不應准許。六、原告是否保證取得系爭技術之專利權？被告應否負擔權利瑕 疵擔保責任？
原告主張依系爭契約開宗明義、第8條第1項、第15條約定， 及邱錦城、證人黃盛昌證詞，足明被告曾為系爭技術一定可 以取得專利權之保證，惟被告迄未提出合法專利證明，自應 負權利瑕疵擔保責任，其解除權之行使應屬合法云云，但遭 被告否認。
㈠按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之



辭句，民法第98 條定有明文。故解釋當事人所立書據之真 意，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以 當時之事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥字 面或截取書據中一二語，任意推解致失真意。經查： ⒈系爭契約開宗明義載明：「緣由甲方（即被告）將其所有之 水壓轉印膜及水壓轉印方法『專利』所衍生之水轉印加工應 用專門技術（即系爭技術）依本契約之規定授權予乙方（即 原告）使用」；系爭契約第8條第1項約定：「甲方同意『保 證』『本技術』授予乙方同時，無任何牽涉智慧財產權糾紛 訴訟。若隱瞞致乙方或第三人受任何損害時，甲方須負擔賠 償責任。」；第15條：「本契約另附附件頁，說明本技術移 轉之內容與標的材料，於本契約生效時合法轉予乙方使用， 另說明本技術目前所取得之專利證書號碼及其登記地。」， 雖有系爭契約足稽；楊慶昌保證可取得專利權，復經邱錦城 陳述在卷（見本院卷第198頁反面、第199頁正反面）；證人 黃盛昌亦證稱：「是我被投資人邱錦城、余澤民（即原告公 司前任法定代理人）要求而草擬的。…他們給我一個方向， 說要去綁專利，並要獨家授權、獨家販賣，我依照它們指示 去擬合約書。」「…第一次，邱錦城與余澤民是要求有專利 權…」等語（見本院卷第239頁正反面）。
⒉惟綜觀系爭契約全文，並無專利證號之記載，亦乏系爭契約 第15條所定「說明目前所取得之專利證號」之附件；自系爭 契約第3條觀之：「若『本技術』有符合專利申請要件， 則專利申請與維護之一切費用由甲方支付，…『本技術』 取得之專利權由甲方擁有，乙方基於『本技術』為生產產品 所自行研發或添加之衍生產品，其智慧財產權歸乙方。」， 又僅假設性地為日後取得專利權之維護費用負擔及權利歸屬 之約定；對照雙方往來之契約草稿（見本院卷第215-232頁 被證14-16），系爭契約10條又改為「擔保『本技術』之合 用性及商品可行性」。系爭技術應否取得專利權，即難遽斷 。原告拘泥於系爭契約開宗明義、第8條第1項及第15條所用 文字，主張被告保證取得系爭技術之專利權，尚有未洽，並 不可取。
⒊次從系爭契約修改及締約過程而言，證人即為被告檢視系爭 契約草稿之陳春池既證稱：「至於系爭契約第3條所載若本 技術符合專利申請要件等等，工研院的契約也常用。一般廠 商跟工研院簽約，要的是技術的know how，如果該技術符合 申請要件，就會去申請，但申請專利不當然一定獲准，於是 才用系爭契約第3條之文字，如果有專利，會將專利證號載 明於契約，如沒有專利，但符合申請專利要件，我們也會去



做技術授權，也會去申請，只是不見得會過。」「…因他（ 指楊慶昌）尚未取得專利，故我建議將跟專利有關的部份予 以刪除。…」「依我們經驗不一定能取得專利，故擔保技術 專利性因此刪除，改為擔保本技術之合用性，及商品化之可 行性。」等語（見本院卷第241頁反面），自可明系爭契約 無專利證號、未明確地約定將來取得之專利權之維護費用負 擔及權利歸屬，及僅擔保『本技術』之合用性及商品可行性 等約定係有一定之原因。被告所言其未保證一定取得專利權 等語，即非全然無可採信。
⒋原告雖稱證人陳春池前開證詞乃其與楊慶昌間之對話，並未 向其表示專利不一定會獲准或沒有專利的技術是可以授權云 云。惟依證人黃盛昌所為證詞：「第一次，邱錦城與余澤民 是要求有專利權，故我所草擬之被證14是有約定專利證號的 ，而被證16後附之契約是修改後對方即楊慶昌回傳回來給邱 錦城的，是將專利證號拿掉，增加技術權轉讓、次授權之約 定。」「邱錦城、與楊慶昌如何談判，我沒有參與，我不清 楚他們協談之內容，邱錦城將被證16後附之契約交給我，表 示這就是談的意思，我就幫忙製作成契約，讓他們簽名用印 。」「系爭契約最終版本不是我修改的，是他們談好後給我 ，我印出來的。」等語（見本院卷第239頁反面、第240頁） ，可知邱錦城與楊慶昌曾對是否取得系爭技術專利權進行協 商，倘未變更邱錦城原先之要求，何以不堅持使用黃盛昌為 原告所擬載有專利證號，及擔保專利性等等約定之契約草稿 ，又何以指示黃盛昌備妥已無專利證號及刪除有關保證取得 專利權重要之點之系爭契約。職此，原告以其不知情之前詞 ，主張被告保證一定取得專利權云云，仍有未當，亦不可取 。至被告於簽約時提出專利申請文件乙節，固經證人黃盛昌 證實（見本院卷第239頁反面），但證人黃盛昌另稱：「我 在場沒聽到楊慶昌說這已經是專利或絕對會取得專利。」等 語（見本院卷第240頁），故不因楊慶昌提示專利申請文件 之情，即為被告保證取得系爭技術專利權之認定 ⒌原告又稱其所轉投資之東莞廣科轉印技術有限公司（下稱廣 科轉印公司）在98年9月22日向被告訂購系爭技術所需使用 之膠膜之訂購單上要求「檢附專利權報告及其他第三方證明 文件，例：SGS report」，足見被告應取得系爭技術之專利 權云云，並提出訂購單為證（見本院卷第102-103頁）。惟 暫且不論訂購時即附加此出貨條件之主張已遭被告否認，附 加此出貨條件之原因，邱錦城既已陳稱：「對於Taica發律 師函（原證2），被告也無好的解釋，故我們主張被告應負 責。」等語（見本院卷第200頁），自足認檢附專利權證書



之條件並非基於被告保證取得系爭技術之專利權之約定。原 告依前開出貨條件而為主張，仍有未洽，尚難依之為有利於 原告之認定。
⒍自前開契約草擬、修改、締約及履約等情形整體觀察，既乏 被告保證取得系爭技術專利權之證據，自難謂被告保證取得 系爭技術之專利權為系爭契約之內涵。原告擷取系爭契約開 宗明義、第8條第1項、第15條約定，及證人黃盛昌部分證詞 ，暨98年9月22日訂購單附加之條件而為主張，仍屬無稽， 委不足取
㈡次按所謂權利瑕疵擔保，依民法第349條及第350條規定，出 賣人僅擔保第三人就買賣之標的物對買受人不得主張任何權 利及擔保其權利確係存在，亦即出賣人應擔保買賣標的之權 利完整無缺或權利存在之謂。經查：
⒈原告主張系爭契約以有合法之專利為前提，並以取得有專利 之技術為契約標的，被告無法取得專利權，自應負權利瑕疵 擔保責任云云。惟被告為系爭技術之研究發明人，有權自由 支配其對系爭技術之權利，且並未為取得系爭技術專利權之 保證，均於前述（見前開五、六㈠所述），系爭技術之權利 即無不完整，亦無權利不存在等情事，原告要求被告負擔權 利瑕疵擔保責任，自非有理。
⒉原告雖以邱錦城所稱「我在這行業已經20年，Taica公司都 認識我，因找不到被告公司人員，才給我一個警告」等語， 主張系爭信函確係對原告為侵害專利權之通知，被告對其技 術之授權顯有瑕疵，致其無法依契約目的繼續生產，被告仍 應負權利瑕疵擔保責任云云，並提出系爭信函為證（見本院 卷第8-9頁原證2）。然系爭信函係對Hirotech Co. Ltd.（ 即廣科轉印公司）及邱錦城所發出之信件，為原告所不爭執 （見本院卷第124-127頁、第148頁），觀之系爭信函，主旨 欄記載「未經授權使用TAICA的技術信息及相關知識產權」 ，內容復提及「據本律師的調查，Hirotech在公司介紹資料 中載有關於TAICA的曲面印刷的技術訊息（以下簡稱TAICA信 息）。因您曾在TAICA授予實施權的東莞廣澤汽車飾件有限 公司（以下簡稱廣澤）擔任股東及董事，我們有理由懷疑您 在任職期間獲得了TAICA信息，並轉用於Hirotech公司介紹 。TAICA非常擔心其商業秘密洩漏，擔心其知識產權被人擅 自使用。…」，不僅與系爭技術無關，參以該信函要求邱錦 城「銷毀有關於CUBIC PRINTING的信息，並應採取有效措施 ，保證CUBIC PRINTING的技術不被Hirotech使用。」，更可 確認此係就Hirotech公司介紹資料及邱錦城有無違反保密義 務而為之通知。再從系爭信函發出時點而言，雖在98年9月2



8日廣科轉印公司向被告訂購膠膜之後，但原先約定之交貨 期限為98年10月20日（見本院卷第102頁），在日商TAICA公 司委請律師於98年10月27日發出系爭信函之前，被告是否如 期交付膠膜，原告或廣科轉印公司（即Hirotech Co.Ltd.， 下稱廣科轉印公司）是否已使用系爭技術加工生產，有無加 工完成之物件可供銷售等情，則未見原告加以說明與舉證。 日商TAICA公司對原告或廣科轉印公司主張侵害專利權之事 實，自非無商榷之餘地。故不得逕依系爭信函即逕為系爭技 術已遭他人主張侵害專利權之認定。又是否依系爭技術繼續 生產產品，則繫於是否向被告訂購膠膜之前提，原告或廣科 轉印公司既未訂購膠膜，如何將未依系爭技術生產產品之責 任歸由被告負擔。原告以無法繼續生產之詞，要求被告負擔 權利瑕疵擔保責任，亦有未洽，仍不可取。
⒊從而，原告依民法第349條、第350條、第22 7條、第254條 之規定行使解除權後，再依民法第259條、第179條規定，請 求被告返還其所支付之第一期授權金美金15萬元，於法亦有 未合，仍不能准許。
七、原告得否行使同時履行抗辯權及不安抗辯權？被告得否請求 給付第二期授權金美金10萬元？
被告主張原告迄未給付第二期授權金，屢經催討未果，茲依 系爭契約第4條第1款約定提起反訴而為請求等語；原告則稱 被告並無專利權、欠缺「授權」之權利，亦未取得系爭技術 之專利，依民法第264條第1項或類推適用第265條規定，於 被告取得專利權、能「合法授權」或擔保合法授權之前，其 得拒絕給付云云。
㈠按民法第264條第1項前段規定：「因契約互負債務者，於他 方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。」。所謂他 方未為對待給付，應包括他方之對待給付有可歸責於債務人 之事由致生瑕疵之情形在內；買賣契約為雙務有償契約，是 買受人於付清價金前，知悉買賣標的物有權利瑕疵或有可歸 責於出賣人之事由致生物之瑕疵時，自得依上述規定主張同 時履行抗辯，最高法院74年度台上字第1796號裁判要旨雖足 供參照。惟被告無庸負擔權利瑕疵擔保責任，已於前述（見 前六㈡），自無被告未為對待給付之情形，依民法第264條 第1項前段之規定，原告自不得行使同時履行抗辯權。 ㈡次按當事人之一方應向他方先為給付者，如他方之財產於訂 約後顯形減少，有難為對待給付之虞時，如他方未為對待給 付或提出擔保前，得拒絕自己之給付，民法第265條亦有明 文，惟所謂「難為對待給付之虞」，係指他方當事人顯有未 依債之本旨提出對待給付之虞而言。然如前五.所述，被告



並未保證取得系爭技術之專利權，且無欠缺授權之權利之情 事，則縱迄未取得專利權，亦不構成有難為對待給付之虞之 要件。原告所為不安抗辯，於法有違，顯無足取。 ㈢又按「授權簽約金：乙方同意於本契約簽署後分二期支付 甲方授權簽約金共美金貳拾伍萬元整（第一期美金150,000 元於本契約簽署後支付，第二期美金100,000元於乙方收足 股款後支付）」，系爭契約第4條第1項定有明文。原告業已 收足股款（見不爭執事實㈡），則被告依前開約定提起反訴 ，主張原告應給付美金10萬元等語，於法應認有據。八、綜上所述，被告非無授與實施系爭技術之權利，系爭契約並 非無效，被告亦無庸負擔權利瑕疵擔保責任，原告解除權之 行使並不合法，原告依民法第179條、第113條、第259條及 第179條規定，請求被告給付美金15萬元，及自98年12月29 日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為無理由，不能准 許；系爭契約既非無效，亦未經原告合法解除，原告自有於 收足股款後給付第二期授權金美金10萬元之義務，是被告依 系爭契約第4條第1項前段約定提起反訴，請求原告給付美金 10萬元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日即99年7月7日（見本 院卷第106頁反面）起至清償日止，按年息5%計算之利息， 為有理由，應予准許。又兩造均陳明願供擔保，請准宣告假 執行及免為假執行，但原告之訴已經駁回，其假執行之聲請 即失附麗而應予駁回。至被告所提反訴勝訴部分，經核均無 不合，爰各酌定相當之擔保金額分別准許之。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊與防禦方法均與判決結果 不生影響，不再一一論述，附此敘明。
十、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 100 年 4 月 15 日
民事第四庭 法 官 許純芳
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 100 年 4 月 18 日
書記官 陳怡君