㈨被上訴人又抗辯：依專利法第一百零五條反面解釋，專利權 人於專利撤銷前實施其專利，對於他專利權人不負損害賠償 責任云云。惟按「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於 撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責 。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當 注意而行使權利者，推定為無過失。」專利法第一百零五條 定有明文。上開條文係九十二年二月六日修正時增訂，增訂 之原因乃我國專利法對於新型專利改採形式審查，而不再採 實體審查，特就新型專利權人之專利權撤銷時之賠償關係加 以規範，明定專利權人就其於撤銷前對他人因行使新型專利 權所致損害原則上應負賠償責任，但新型專利權人如係基於 智慧財產權所做成之新型專利技術報告或已盡相當之注意對 他人行使權利者，則可推定為無過失。則專利法一百零五條 係以專利權人於專利撤銷前對他人行使權利造成之損害為規 範內容，並以依據新型專利技術報告之內容或已盡相當注意 而行使權為為推定免責要件，與專利權人於專利撤銷前實施 其專利是否侵害他人之專利，應否對他專利權人負損害賠償 責任完全無涉。被上訴人執此抗辯，已達曲解法條文義之程 度，即非可採。被上訴人又辯稱，智財局以八十九年九月十 三日（八九）智專05017字第08989001585號舉發審定書， 認系爭專利與據爭專利二者定位技術手段、構造不同，且未 指出二者有再發明關係，被上訴人自欠缺侵權認識云云。惟 新型專利是否具備「新穎性」及「進步性」，乃屬該專利是 否符合專利要件之問題，而與某物品究否「侵害」專利分屬 二事，前者屬專利舉發之範疇，後者屬專利侵害判斷之範疇 。專利舉發之審定係以被舉發專利與引證案之比對，以判斷 被舉發專利究否係「於申請前已公開」（即新穎性要件）或 「為熟習該項技術者所能輕易完成」（即進步性）。而專利 侵害鑑定係以「待鑑定物品」及「受侵害專利」間依「全要 件原則」、「均等論」及「禁反言」原則分析待鑑定物品是 否落入受侵害專利之申請專利範圍；兩者判斷對象、判斷原 則大相逕庭，自不得以所謂舉發不成立之審定，逕謂其主觀 上認知無專利侵害。被上訴人執此抗辯，仍非可採。 ㈩按「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成 之發明。再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其 再發明。」專利法第七十八條第一項、第二項定有明文。凡 利用他人申請在先之發明或新型之申請專利範圍任一請求項 中的主要技術內容所完成者，即屬再發明，故再發明相較於 原發明而言，雖係為獨立之專利，但再發明未獲得原專利權 人同意實施自己專利時，仍構成侵權行為，有智財局九十四
年二月十五日函文在卷可稽。（見原審卷一第四九五頁）綜 上所述，被上訴人雖另行取得據爭專利，然因如附件二所示 之組成要件係上訴人先申請而取得專利，被上訴人按據爭專 利實施既須利用如附件二所示之組成要件，即落入上訴人系 爭專利之申請專利範圍，而構成侵害上訴人之系爭專利。正 因兩專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利 之可能，故於專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」 與「主張受侵害之專利」間是否符合全要件、均等論及禁反 言原則作為鑑定依據，至該項物品是否為依據其他專利所實 施，則在所不論。此在工研院鑑定報告亦稱「專利權為排他 權，擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人 專利是兩回事。」亦採相同見解。是被上訴人辯稱其販售中 樑懸掛式眼鏡所依據之專利與系爭專利為兩並存互不侵犯之 專利，且非屬再發明關係，與系爭專利無涉，並非可採。六、上訴人請求被上訴人連帶賠償一百八十萬元本息有無理由？ ㈠按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請 求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。又依前條請 求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第 二百一十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時 ，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減 除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害 。二依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成 本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益 。專利法第一０八條準用同法第八十四條、第八十五條第一 項分別定有明文。復按專利法係為鼓勵、保護、利用發明與 創作，以促進產業發展而制定（專利法第一條參照），故對 於專利權人而言，專利法自應屬保護其權利之法律，侵害專 利行為人應依民法第一百八十四條第二項規定推定為有過失 ，如欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為 無故意、過失。查被上訴人所販售之系爭眼鏡侵害上訴人之 系爭專利，已詳述如前述。被上訴人雖抗辯：其所販售之系 爭眼鏡為據爭專利之專利物品，故主觀上無侵害上訴人系爭 專利之故意、過失云云。惟被上訴人之據爭專利使用如附件 二所示之組成要件（即主要技術），係上訴人系爭專利之再 發明，而再發明專利權人依據專利法第七十八條第二項（修 正前為第八十條第一項）規定，未經原專利權人同意不得實 施其發明，則被上訴人未經上訴人之同意即按據爭專利實施 製造眼鏡，縱非屬故意，亦有重大過失存在。核被上訴人抗 辯其就侵害上訴人之系爭專利無故意、過失云云，顯屬不足 採信。
㈡按於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依上訴人之聲請囑 託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產 權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠 償之數額，亦得命被上訴人提出計算賠償所需之文書或資料 ，作為核定損害賠償額之參考。辦理民事訴訟應行注意事項 第八十七條第二項定有明文。而前開規定應為民事訴訟法第 二百二十二條、專利法第一０八條準用第八十五條之補充解 釋，且依據前開規定，關於損害賠償之數種計算基準中，上 訴人係有選擇權，亦即為免上訴人已證明被上訴人確實有侵 害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加以限制，將 導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而 無法充分保障其權益，由原告擇定關於損害賠償之計算方式 。查上訴人主張其就系爭專利曾授權金可公司販售，自九十 一年五月十日起每年度為一百八十萬元，及授權根茂公司販 售，自九十二年七月二十二日起每年度為一百三十五萬元， 有上訴人提出之專利授權契約書二件在卷足憑（詳原證八、 九）。而被上訴人畢索時尚有限公司係於九十二年五月三十 日設立，有公司基本資料查詢表一件在卷可證，參酌上訴人 九十二年度之授權販賣系爭專利產品之權利金為一百三十五 萬元，則被上訴人畢索時尚有限公司如欲販售落入上訴人申 請專利範圍之眼鏡，亦須按年支付上訴人一百三十五萬元之 權利金，而被上訴人畢索公司之法定代理人甲○○自認，於 九十二年間向台灣嘉義地方法院請命上訴人容忍被告甲○○ 生產、銷售系爭眼鏡，並經該院以九十二年度裁全字第四九 四號假處分准予在案，堪認被上訴人畢索公司迄今仍有販賣 侵害上訴人系爭專利產品之行為，則計算至九十三年十月三 十一日止，上訴人即得請求被上訴人畢索公司給付一百八十 萬元之權利金。又被上訴人甲○○係畢索公司之法定代理人 ，於執行販售眼鏡業務時違反專利法之規定致上訴人受有損 害，自須與畢索公司負連帶賠償責任。
㈢被上訴人上訴意旨雖辯稱：判斷合理權利金時，應有客觀標 準。且縱據爭專利為系爭專利之再發明，其合理權利金應較 授予非再發明之第三人為低，方稱公允云云。惟查我國專利 採公告制，被上訴人甲○○至遲於系爭專利公告時（即八十 七年六月一日）即知悉系爭專利之存在，詎被上訴人除未經 上訴人同意即製造、販售系爭眼鏡外，更對外宣稱其無侵害 系爭專利。上訴人本可依系爭專利享有市場獨佔之權利，然 因被上訴人低價銷售後，除市場萎縮外，更不得不低價求售 ，並有因此拒絕簽署授權契約、拒絕支付權利金者（小林眼 鏡即為一例）。考量被上訴人銷售範圍，原審按侵權時間之
授權金而以一百三十五萬元計算，應屬合理，是被上訴人空 言指摘原審所核定之賠償金額，即非可採。
七、上訴人請求被上訴人再連帶賠償三百六十萬元本息有無理由 ？
㈠上訴人請求被上訴人連帶賠償按上開權利金一百八十萬元酌 定三倍賠償額，而請求被上訴人再連帶賠償三百六十萬元本 息。
㈡按侵害新型專利行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損 害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍，專利法第一０ 八條、第八十五條第三項固定有明文。惟查被上訴人甲○○ 於九十二年間並向台灣嘉義地方法院聲請上訴人應容忍被上 訴人甲○○為生產、銷售「中樑複合式前掛眼鏡」產品之假 處分，並經該院以九十二年度裁定字第四九四號假處分裁定 准許在案，則被上訴人畢索時尚有限公司依據法院之假處分 裁定實施被上訴人甲○○之據爭專利，尚難認有侵害上訴人 系爭專利之故意。復查上訴人系爭專利之公告期間為八十七 年六月一日，而被上訴人聲請據爭專利之日期為八十七年五 月二十二日，早於上訴人系爭專利公告之前，惟因上訴人申 請在先取得如附件二組成要件部分之專利，致被上訴人據爭 專利使用如附件二組成要件部分會侵害上訴人之系爭專利， 此與侵權行為並無專利權卻實施製造侵害他人專利之物品， 尚屬有間。是本院認依本件被上訴人侵害上訴人專利之情節 ，並無酌定損害額以上賠償之必要。
㈢上訴人上訴意旨雖略以：被上訴人有侵害上訴人專利權之未 必故意，由先前甲○○之經銷商創寶公司、統順興業有限公 司委託律師發函，已可預見有侵權可能，被上訴人卻仍刊登 敬告啟事，誣稱上訴人係不肖業者，又提起假處分，乃故意 侵權，上訴人自得請求給付實際損害三倍以下之懲罰性損害 賠償云云。惟查被上訴人等因信賴智財局關於遠盈公司異議 案成立及上訴人舉發案不成立之處理結果，堅信據爭專利與 系爭專利之技術特徵不同，無侵權之虞，並依法院假處分而 實施據爭專利，應無侵權之故意。至於創寶及統順公司之律 師函，或甲○○之敬告啟事，旨在表明中樑複合式前掛眼鏡 係依甲○○之據爭專利製銷，並未侵犯上訴人之專利，此係 被上訴人一貫之認知，上訴人以此等函件推定被上訴人之侵 權故意，並非可採。況是否酌定損害額三倍以上之賠償，屬 法院之職權，法院得依侵害情節，斟酌判斷，自非上訴人可 任意指摘。上訴人執此提起上訴，並無理由。
八、上訴人請求被上訴人甲○○給付不當得利七百二十萬元本息 有無理由？
㈠上訴人主張：被上訴人甲○○自八十八年四月十一日起即授 權創寶發展有限公司實施據爭再發明專利，有被上訴人甲○ ○與創寶發展有限公司簽訂之專利授權契約書一件為證，則 被上訴人甲○○未支付上訴人權利金即授權他人實施侵害上 訴人專利之眼鏡產品，顯有獲得相當於系爭專利權利金之利 益，並致上訴人受有損害，自應將所受利益返還予上訴人。 上訴人自九十一年五月十日起至九十二年五月二十九日期間 授權予金可眼鏡實業股份有限公司之權利金每年度為一百八 十萬元，則被上訴人甲○○自八十八年四月十一日起至九十 一年五月二十九日（即畢索時尚有限公司成立前一日），即 可獲得相當於四年權利金七百二十萬元（計算式：一百八十 萬元×四＝七百二十萬元），上訴人得依不當得利之法律關 係請求被上訴人甲○○返還不當得利七百二十萬元云云。 ㈡按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其 利益，雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」，民 法第一百七十九條定有明文。查上訴人因侵權行為請求權已 罹時效，改依不當得利請求被上訴人甲○○返還所受利益。 然侵權行為與不當得利二者之構成要件與法律效果均不相同 ，「侵權行為乃對於被害人所受之損害，由加害人予以填補 ，俾回復其原有財產狀態之制度，而不當得利乃剝奪受益人 之得利，使返還予受損人之制度，二者之直接目的不同，得 請求之範圍尤未必一致。」、「依不當得利之法則請求返還 不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為 其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度 ，非以請求人所受損害若干為準。」最高法院八十六年台上 字第一七○五號、六十一年台上第一六九五號分別著有判決 、判例可稽。是以上訴人即使受到損害，被上訴人甲○○未 必受到利益。上訴人請求被上訴人甲○○返還不當得利，自 應就被上訴人甲○○所受利益之事實，負舉證責任。 ㈢上訴人雖以原證七甲○○與創寶公司黃文澤之授權合約書， 證明甲○○自八十八年四月十一日授權創寶公司黃文澤銷售 系爭眼鏡云云。惟查甲○○自始否認原證七合約書之真正。 甲○○且曾為原證七之合約書對黃文澤提起偽造文書之告訴 。該案雖經高雄地檢署處分不起訴，但由處分書及卷內筆錄 、資料可知：原證七之授權合約書，確非甲○○授權李學忠 制作，而是李學忠與黃文澤私相授受。黃文澤雖曾經為甲○ ○眼鏡產品在台之總經銷商，八十九年間因被上訴人提出告 訴，為取信下游廠商，黃文澤才委請與其熟識之李學忠開具 授權書，李學忠以為二人有經銷及墊款關係，未向甲○○查 證，率以甲○○委託李學忠代刻作為申請專利之印章蓋於授
權書上。李學忠於九十二年十二月十日之警訊筆錄明白證稱 「（問：你既未經由甲○○同意或授權，因何你會擅自擬具 契約書給黃文澤？）答：我誤以為甲○○知情允諾，所以才 未再向甲○○求證，就依黃文澤之要求開具給他。」。而黃 文澤於台北地檢署訊問時坦承「我們之前合作，並未針對專 利授權作約定。」、「至於授權書的內容有爭議，是因為當 時我們是好兄弟，沒有去留意內容。」。足見甲○○僅口頭 同意將專利產品交黃文澤銷售，並未約定授權期間自八十八 年四月十一日至九十九年五月二十一日，即使黃文澤欠缺偽 造文書之主觀犯意，亦不影響原證七是偽造文書之事實，業 經本院函調該偵查卷宗審查屬實。則原證七之授權合約書上 之簽署日期及授權日期記載為八十八年四月十一日，均非真 實。上訴人自不得以該之授權書，證明甲○○自八十八年四 月十一日起即開始銷售系爭眼鏡。
㈣上訴人雖聲請本院函詢統順公司及創寶公司，並經黃文澤代 表二家公司回覆。對於本院函詢「甲○○與貴公司之專利授 權契約於何時生效，曾否終止上開契約？」，答稱「八十八 年四月十一日生效，不曾終止上開契約」云云。惟查依登記 資料，統順公司代表人為黃洪秋華，創寶公司代表人為李怡 萱，有公司基本資料查詢表在卷可稽（見本院卷二第十六至 十七頁）黃文澤已非該二公司之負責人，不具合法代表性， 回函自不能推定為真正。黃文澤又未到庭具結後作證並接受 詰問，其在審判外自己製作之文書，並不能為本案之證據。 且查創寶公司之授權合約書（即原證七）既係出於無製作權 之李學忠製作，形式上縱然存在，亦屬無效。創寶或統順公 司根本不能主張自八十八年四月十一日生效，亦無所謂終止 。甲○○九十年十月以後因創寶公司被文德公司聲請搜索， 據爭眼鏡全數被扣押，為免糾紛即已停止供貨予創寶公司、 統順公司，二家公司也未再向甲○○下單。黃文澤嗣又與上 訴人和解，改銷上訴人之系爭眼鏡，有上訴人之敬告業界啟 事在卷可稽，（見本院卷二第一二四頁）上訴人當然不准其 再販賣系爭眼鏡，故創寶、統順公司事實上早已終止口頭授 權之經銷關係，自不能昧於事實證稱不曾終止偽造之授權合 約。
㈤上訴人復以甲○○於九十年十月、十一月、十二月在當代眼 鏡雜誌刊登「敬告業界」，表示「創寶發展有限公司及統順 興業有限公司是經由本人正式授權經銷台灣新型專利第一四 五九二二號『中樑附有兩磁鐵含定位梢眼鏡』之代理商」等 語，足證甲○○一直在販售系爭眼鏡云云。被上訴人甲○○ 則辯稱：九十年九月文德公司拿到專利證書後，即開始散布
甲○○侵害其專利權之訊息，甲○○一次預定當代眼鏡雜誌 數期版面，以為釐清。九十年十月二日上訴人突然帶警方搜 索創寶公司，扣押系爭眼鏡，在業界掀起軒然大波，文德公 司隨後大肆發函予甲○○之經銷商，攻詰甲○○侵害系爭專 利權。甲○○為正視聽，不得不於該段期間刊登廣告捍衛權 利（啟事內容在主張自己之專利權，及澄清並未侵害他人專 利權，不在促銷系爭眼鏡）。然而，上訴人既採取激烈之搜 索扣押舉動重挫甲○○，甲○○顧及經銷商人心惶惶，自搜 索後即停止出貨予經銷商，避免其等捲入兩造間之戰爭，故 當非可以九十年十一月及十二月仍有刊登敬告啟事及回覆文 德公司指控之函件，遂認甲○○至九十年底仍有銷售系爭眼 鏡之事實等語。經查創寶公司代銷的眼鏡已在九十年十月二 日全部被查扣之事實，為上訴人所不爭執，甲○○人未再出 貨，上訴人也未提出創寶繼續銷售之事證。而甲○○銷售予 經銷商之眼鏡採賣斷方式，貨已售出給經銷商，甲○○無權 要求退貨，經銷商舖貨給零售商後，甲○○無法控制市面上 零星之系爭眼鏡。則創寶、統順公司既於扣押後改銷上訴人 之眼鏡，自不可能繼續銷售甲○○之眼鏡。足見上訴人所提 之敬告啟事不能證明甲○○至九十年底仍有銷售系爭眼鏡之 事實。
㈥至於上訴人雖提出專嘉眼鏡行九十一年八月八日之發票，主 張甲○○至該日仍在販賣系爭眼鏡。惟查該發票僅記載品名 為眼鏡，看不出確屬系爭眼鏡，不能以此證明甲○○在該時 仍有販賣之行為。
㈦綜上，上訴人未能提出甲○○開始銷售系爭眼鏡之始期及持 續銷售四年之證據，尤其就被上訴人甲○○究竟受有多少利 益之事實，始終不能舉證以實其說，漫然請求四年權利金高 達七百二十萬元之不當得利，即無理由，應予駁回。九、上訴人請求禁止被上訴人為製造、販賣、為販賣之要約、使 用及為上述目的而進口附件所示系爭眼鏡，及任何侵害系爭 專利之行為有無理由？
㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請 求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權 人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權 之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他 必要之處置。專利法第一０六條、第八十四條第一項、第三 項定有明文。
㈡經查被上訴人據爭專利係屬上訴人系爭專利之再發明，未經 上訴人同意自不得實施，則被上訴人按據爭專利實施之製造 之產品自會侵害上訴人系爭專利，上訴人自得請求禁止被上
訴人實施據爭專利以排除侵害，請求禁止被上訴人製造、販 賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件一所示之 眼鏡，及侵害上訴人系爭專利之行為，為有理由，應予准許 。被上訴人製造如附件一所示之成品係侵害上訴人系爭專利 之物，上訴人亦得依前揭規定請求銷燬。
十、從而，上訴人依據專利法之規定及侵權行為、不當得利法律 關係，請求被上訴人應連帶給付上訴人一百八十萬元，及自 起訴狀繕本送達翌日即九十三年六月十一日起至清償日止按 年息百分之五計算之利息。禁止被上訴人製造、販賣、為販 賣之要約、使用及為上述目的而進口附件一所示「中樑前掛 式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及為任何侵害新型第 一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行 為。被上訴人應銷燬其所有如附件一所示「中樑前掛式眼鏡 」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第一七三二 八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品。為有 理由，均應准許。逾上開准許部分之請求，即請求被上訴人 甲○○應給付上訴人七百二十萬元，及自九十三年十月十五 日即追加起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五 計算之利息部分，即屬無據，應予駁回。上訴人敗訴部分， 其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審就超過上開 應准許部分，為被上訴人甲○○敗訴之判決，並為假執行之 宣告，自有未洽。被上訴人甲○○上訴意旨就此部分指摘原 判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至於上開應准許部分 ，原審判命被上訴人及甲○○應予連帶給付，並為假執行之 宣告，核無違誤，而上開不應准許部分，原審駁回上訴人此 部分之訴及假執行之聲請，於法並無不合，兩造上訴意旨， 就此部分，仍執前詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理 由，均應駁回其上訴。
十一、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所提之證 據，經審酌後認均無礙判決之結果，爰不予一一論述。十二、據上論結，本件上訴人及被上訴人之上訴均為無理由，甲 ○○之上訴為一部有理由，一部無理由，爰依民事訴訟法 第四五０條、第四四九條第一項、第七九條，判決如主文 。
中 華 民 國 96 年 7 月 17 日 民事第三庭
審判長法 官 林敬修
法 官 黃騰耀
法 官 藍文祥
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 96 年 7 月 18 日 書記官 顧倪淑貞
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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